商標の訴訟はシルクのように滑らかではない

カルカッタ高等裁判所で行われた最近のBerger Paints India LimitedとJSW Paints Private Limited間の訴訟では、原告Bergerは、被告JSWに対して、原告の商標であるSilkを塗料として使用することを差し止めるように求めました。

原告は1923年から塗料生産事業に携わっており、インドを含む多くの国で大きな存在感を示しています。現在、インドの塗料業界で最も著名な企業の1つとして知られており、この分野ではインド第2位の企業です。原告は、1980年以降、登録商標「Silk」を単独で、または社名であるBerger Lewisと組み合わせて使用していると主張しました。その時から、原告は Luxol Silk、Lewis Berger Silk、Lewis Burger Silk Glamor及びExperience Silkなどのブランドを含む約250の商標を出願しています。

原告は2019年12月、被告による商標侵害の疑いを認識し、同月、停止通知書を発行して、原告の商標「Silk」を単独で、または他のブランドと組み合わせて使用することを直ちに中断するよう被告に求めました。原告は被告に対して、如何なる形態であっても自社の商標であるSilkを宣伝、広報、キャンペーンで使用しないように要請しました。被告はその答弁の中で、商標「Halo Silk」の使用を中止することを拒否したため、裁判所への権利侵害申請が行われました。

裁判所は、Silkは塗料業界で塗料の品質と仕上げを表すためによく使われる言葉であると判断しました。製品は、光沢、マット、サテンなどのさまざまな仕上げで顧客に提供されます。したがって、Silkという言葉の使用は説明的であり、塗装仕上げの特殊な性質を示しています。ですから、Silkという言葉に対する排他的権利を主張する人は誰もいません。

裁判所は、Berger訴訟をさらに棄却し、原告が商標出願で示された方法でのみSilkという言葉を表現すべきであると述べて、4件の商標に付与する条件を受け入れたと指摘しました。さらに登録時に、原告にはSilkという言葉に対する独占的権利が与えられていなかったと判断しました。

裁判所は、異なる商品または製品の商標の希薄化を扱う1999年商標法第29条第4項を分析しました。裁判所は、判決の中で、権利侵害者嫌疑者による商標希薄化訴訟を判定するために、商標権者が立証しなければならない以下の要素を定めました。第一に、商標は同一または類似している必要があります。第二に、商標権者はインドで既に使用されている商標（Senior Mark）の評判を立証する必要があります。第三に、権利侵害者は正当な理由なく、権利を侵害された商標を使用していなければなりません。最後に、権利侵害者は不当な利益を得なければならないか、または商標権者は登録商標の独特の性格や評判に損害を被らなければなりません。

さらに、裁判所は、当事者が使用した商標の外観を比較したところ、製品の形状、パッケージ、色の組み合わせ、被告の商標に使用されている文言などが、原告の商標のものと全く異なると判示しました。これにより、被告の商標が原告の商標と詐欺的に似ているわけではないことが証明されました。被告は、商標Silkを使用することにより自社製品を原告製品として偽装する意図はありませんでした。被告は自社製品をHaloという名前で販売しており、Silkという言葉は単に塗料の品質と仕上げを説明するために使用されていました。これは、原告の商標の希薄化の問題がないことをさらに証明しています。

原告は、被告による商標希薄化訴訟の判定に必要な係争中の主張をいずれも立証していません。Bergerは、被告が使用した商標Silkと既存の商標との間に欺瞞的な類似性があるという事実も立証できませんでした。それで、裁判所は原告が求めた禁止命令を拒否しました。

裁判所は、判決を下すにあたって、商標の保護には製造業者とその製品及びサービスとの間の取引過程でのつながりを確立することが含まれるという点を強調しました。そうしたつながりが製品の原点です。商標権侵害の疑いがある場合は、2 つの商標を並べて比較することによって評価する必要があります。このようにして、裁判所は混乱と欺瞞の可能性を判断することができます。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Shubhankar Sushil Sharmaはアソシエイツです。