商标淡化的构成要素

在最近加尔各答高等法院审理的 Berger Paints India Limited v JSW Paints Private Limited案中，原告 Berger 向法院申请禁令，禁止被告 JSW 在其涂料上使用原告的“Silk”商标 。

原告自1923年以来一直从事涂料生产业务，在包括印度在内的许多国家均有重要影响力。如今，原告已成为印度涂料行业最著名的公司之一，在该行业排名第二。原告称，自1980年以来，它一直在单独使用“Silk”这一注册商标，或将其与公司名称“Berger Lewis”一起使用。从那时起，原告已申请了约250个商标，包括 Luxol Silk、Lewis Berger Silk、Lewis Burger Silk Glamor 和 Experience Silk 等品牌名。

2019年12月，原告发现被告涉嫌侵犯其商标权，并于同月发出停止侵权通知，要求被告立即停止单独使用原告的”Silk”商标或将其与其他标识组合使用。原告要求被告不得以任何方式推广、宣传和在活动中使用其”Silk”商标，但被告拒绝停止使用其“Halo Silk”商标 。因此，原告向法院提出申请，要求被告停止侵权。

法院认为，”silk”（意为丝锻般顺滑）是涂料行业常用的一个词，用来形容涂料的质量和抛光效果。客户使用涂料可以获得各种表面效果，如亮光、哑光和缎面感。因此，”silk”一词的使用是描述性的，形容油漆饰面的性质，没有人可以对 “silk”一词主张专有权。

法院发现，原告当初接受了其四个商标的授予条件，即“silk”一词只能以商标申请书中所示的方式和方法进行使用。商标授予文件还规定，原告并未获得对”silk”一词的专有权。法院进一步驳回了原告申请。

法院援引了1999年《商标法》第29(4)条关于非相似商品或产品中淡化商标的规定。法院在判决中列出了商标注册人要指控被控侵权人淡化商标必须证明的几个要素。首先，商标必须相同或相似。其次，商标注册人必须证明其商标在印度的声誉。再次，侵权人必须是在没有正当理由的情况下使用涉案商标。最后，侵权人获得了不公平的优势，或者商标注册人的注册商标的显著特征或声誉受到了损害。

此外，在比较双方各自使用的商标外观时，法院认为，被告产品的形状、包装和颜色组合以及商标中使用的文字与原告商标中的完全不同，这证明被告的商标与原告的商标并不相似，不存在欺骗性，被告无意通过使用”silk”标识将自己的产品冒充原告的产品。被告以”Halo”为名销售其产品，而”silk”一词只是用来描述涂料的质量和抛光效果，这进一步证明不存在淡化原告商标的问题。

原告未能提供充足的证据证明被告行为淡化其商标。也未能证明被告使用的silk商标与其现有商标之间存在相似性，误导消费者。因此，法院驳回了原告的禁令申请。

法院在做出判决时强调，在商标保护案件中，必须确立销售过程中制造商与其商品和服务之间的关联，即确认商品和服务来源于制造商。在面对商标侵权指控时，法院必须仔细比对两个商标，评估两个商标是否会产生混淆，误导消费者。

Manisha Singh是LexOrbis 合伙人， Shubhankar Sushil Sharma 是该所律师。