일반적인 단어는 상표가 될 수 없어

최근 Calcutta 고등법원의 Berger Paints India Limited v JSW Paints Private Limited 사건에서, 원고 Berger는 피고 JSW를 상대로 원고의 상표 ‘Silk’를 자사 페인트에 사용하지 못하도록 금지명령을 신청했다.

원고는 1923년부터 페인트를 생산해왔고, 인도를 포함한 여러 나라에서 상당한 입지를 확보하고 있다. 현재 인도 페인트 업계에서 가장 유명한 회사 중 하나로 알려져 있으며, 해당 부문에서 두 번째로 규모가 크다. 원고는 1980년부터 ‘Silk’라는 등록 상표를 단독으로 또는 회사 이름인 Berger Lewis와 함께 사용하고 있다고 주장했다. 그 동안, 원고는 Luxol Silk, Lewis Berger Silk, Lewis Burger Silk Glamor, Experience Silk 등 여러 브랜드를 포함하여 약 250개의 상표를 출원했다.

2019년 12월 원고는 피고의 상표권 침해 혐의를 인지하게 되었고, 같은 달 피고에게 원고의 상표인 ‘Silk’를 단독으로 또는 다른 브랜드와 함께 사용하는 것을 즉시 중단할 것을 촉구하는 중지 통지서를 발송했다. 원고는 어떤 방식으로도 ‘Silk’ 상표를 홍보, 광고 및 캠페인에 사용하지 않도록 피고에게 요구했다. 그러나 피고가 답변을 통해 자사 상표 Halo Silk의 사용 중단을 거부하면서 상표 침해 소송으로 이어졌다.

법원은 ‘Silk’라는 단어가 페인트의 품질과 마감을 설명할 때 페인트 업계에서 일반적으로 사용하는 표현이라고 판단했다. 고객은 광택, 무광택, 중간 광택 등 다양한 마감 특성의 제품을 이용할 수 있다. ‘Silk’라는 단어를 사용하여 페인트 마감의 특정 특성을 설명하는 것이다. 달리 말하면, 어느 누구도 실크라는 단어에 대한 독점적 권리를 주장할 수 없다.

법원은 Berger의 사건을 기각하면서 원고가 4개 상표 등록 조건을 받아들였기 때문에 ‘Silk’라는 단어는 상표 출원서에 표시된 방식으로만 사용해야 한다고 지적했다. 또한 등록 시 ‘Silk’라는 단어에 대한 배타적 권리가 부여되지 않았다고 판단했다.

법원은 유사 상품이나 제품의 상표 희석에 관한 1999년 상표법 제29조 4항을 검토했다. 법원은 판결문에서 상표권 침해 혐의자에 의한 상표 가치 희석 사례를 상표권자가 입증하려면 다음과 같은 사항이 필요하다고 명시했다. 첫째, 상표가 동일하거나 유사해야 한다. 둘째, 인도에서 ‘이미 사용되고 있는 상표(senior mark)’의 평판을 상표권자가 입증해야 한다. 셋째, ‘이의가 제기된’ 상표를 침해자가 정당한 사유 없이 사용하고 있어야 한다. 마지막으로, 침해자가 부당한 이득을 취하거나 또는 상표권자가 사용하는 등록 상표의 고유 특성이나 명성에 피해가 발생해야 한다.

이에 더하여, 법원은 양측이 사용하는 상표의 외관을 비교하면서 피고의 상표에 사용된 단어는 물론 제품의 모양, 포장 및 색깔 조합이 원고 상표와 완전히 다르다고 판단했다. 이로써 피고의 상표가 원고의 상표와 기만적으로 유사하지 않다는 것이 입증되었다. 피고는 ‘Silk”라는 상표를 사용하여 자신의 제품을 원고의 제품으로 오인하게 할 의도가 없었다. 피고는 Halo라는 이름으로 제품을 판매했고, ‘Silk’라는 단어는 단지 페인트의 품질과 마감 특성을 설명하기 위해 사용되었을 뿐이었다. 이는 원고 상표의 희석에 대한 문제가 전혀 없다는 것을 보여주는 대목이다.

원고는 피고의 상표 가치 희석 사례에 대한 입증이 필요한 분쟁에서 어떠한 주장도 제시하지 못했다. Berger는 피고가 사용한 상표 ‘Silk’와 자신의 기존 상표가 ‘기만적으로’ 유사하다는 사실도 입증하지 못했다. 이에 따라 법원은 원고가 신청한 금지명령을 거부했다.

법원은 판결을 내리면서 상표를 보호하려면 제조업체와 해당 상품 및 서비스의 거래 과정에 연관성이 있다는 것을 입증해야 한다는 점을 강조했다. 이러한 연관성은 제품의 출발 지점에서 찾을 수 있다. 상표권 침해 혐의는 두 상표를 나란히 비교하면서 평가해야 한다. 이렇게 해야 법원에서 혼동 및 기만 가능성을 판단할 수 있기 때문이다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너이고, Shubhankar Sushil Sharma는 소속 변호사이다.