피해를 방지하기 위한 고유한 의약품 포장 필요

저자: Manisha Singh 및 Puja Tiwari, LexOrbis
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최근 Dr Reddy’s Laboratories Limited 대 SGS Pharmaceuticals (P) Limited 판결에서 Delhi 고등법원은 피고가 Practin 상표로 판매한 의약품 Cyproheptadine (시프로헵타딘)의 등록 상표, 상품 외장, 색채 조합, 독특한 포장이 원고 제품을 침해했다고 판결해 원고 Dr Reddy’s Laboratories Limited를 구제했다. 법원은 피고가 원고 제품과 동일한 포장, 색채 조합, 상품 외장을 사용해 원고 제품인 것처럼 보이게 해 원고 제품의 호의와 명성에 편승했다고 결정했다.

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원고는 1984 년부터 현재까지 세계적으로 활동 중인 국제적인 제약회사이다. 상품 외장과 색채 조합이 독특한 Practin 상표는 1986년 Wockhardt Limited에서 등록한 후 2020년 6월 9일 양도증서를 통해 원고에게 양도되었다.

이 제품은 2020년까지 5년 동안 연간 3억 5천만 – 6억 INR (420만 – 720만 USD) 규모의 시장 가치를 차지하면서 독특한 외관으로 시장에서 상당한 브랜드 인지도 가치를 누렸다. 대부분 의약품에 사용되는 일반적인 은색 포장과 달리 Practin 제품은 한 면이 주황색이고 반대 면이 흰색으로 디자인되었으며, 이 독특하고 식별하기 좋은 포장은 저작권의 보호를 받아 30년 동안 사용되면서 뚜렷한 정체성을 얻었다.

피고는 자사 제품에 원고의 등록상표인 Practin이라는 명칭을 사용하고 있지 않음을 강조하면서 원고에 반박했다. 피고는Cyproheptadine – 4라는 상표로 제품을 판매했는데, Cyproheptadine은 의약품의 기본 성분인 염제의 학명이다. 피고는 유효한 의약품 허가를 받아 2001년부터 Cyproheptadine – 4라는 상표 제품을 사용해 왔다며 계속 판매할 권리를 주장했다.

Puja Tiwari, LexOrbis
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하지만 원고 사건은 상품 외장, 색채 조합을 포함한 동일한 포장을 기만적으로 사용한 피고를 중심으로 전개되었다. 원고는 이 상소가 피고의 상품을 원고의 상품으로 오인할 수 있는 소비자를 위한 것이라고 주장한 반면, 피고는 자사의 의약품이 schedule H 약품으로 의료인의 처방을 통해 약사에게서만 구매할 수 있기 때문에 구매자가 피고의 제품을 원고 제품으로 혼동할 가능성이 지나치게 과장되었다고 주장했다.

법원은 피고가 Cyproheptadine – 4 제품에 대한 의약품 허가권을 보유하고 있으며, 피고가 2001년부터 해당 의약품을 판매해 왔다는 사실을 인정했다.

하지만 피고가 Cyproheptadine – 4를 판매하면서 원고 제품과 동일한 색채 조합, 상품 외장, 배치를 사용한 포장을 해 판매할 이유는 없다고 법원은 판단했다. 특히 원고가 자사 제품을 다른 제품과 구별하기 위해 특별히 고안한 두 가지 색상을 업계에서 유일하게 사용했기 때문에 더 그렇다고 판결했다. 1996년 이후 시장에서 계속 판매되어 왔던 해당 제품은 상당한 영업권과 브랜드 인지도 효과를 창출했으며, 이 두 가지 효과는 유효한 상표 및 상품 외장, IP 등록으로 보호되어 왔다.

법원은 제품의 동일한 포장 사용을 금지하고 피고에게 상품의 외장, 색채 조합, 배치, 포장, 글자 모양, 전체적인 외관이 원고 상품을 침해하지 않도록 상이한 포장 디자인을 자세히 제출하도록 지시했다. 피고 제품이 schedule H 의약품이지만 일반 소비자가 동일한 포장 때문에 혼동할 가능성을 배제할 수 없다고 판결했다.

이 판결은 두 가지 요소를 강조했다. 첫째는 잠재적 소비자의 문맹률이 상당히 높아 제품의 외관이 중요하다는 것과 둘째는 일반적인 소비자나 의약품 구매자가 혼란스러움을 경험하지 않아야 한다는 점이다.

해당 제품은 의약품이기 때문에 동일한 포장의 가능성을 피하기 위해 더 신경을 써야 한다. 각 의약품에 사용된 염제의 학명이 같았지만, 법원은 고유한 상품 외장, 색채 조합, 배치에 있어 원고의 지식재산권을 보호했다.

Manisha Singh & Puja Tiwari는 LexOrbis의 파트너이다.

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