동일한 ‘JBR’ 상표: 법원, 혼동 가능성 분석 기준 적용 요구

상표 분쟁은 종종 해당 상표가 적용되는 상품 또는 서비스가 충분히 유사하여 실제로 소비자 혼동 가능성이 존재하는지 여부에 초점이 맞춰진다. 이는 동일하거나 유사한 상표에 대해 같은 클래스로 출원됐으나, 지정상품은 서로 다른 경우에 발생한다. 상표 등록이 해당 클래스 전체에 대한 독점권을 자동으로 부여하는 것은 아니지만, 단순히 상품 설명을 기술적으로 비교하는 방식만으로는 충분하지 않을 수 있다. 핵심 판단 기준은 평균적인 소비자가 해당 상품들이 서로 유사하다고 생각하거나, 동일한 유통 경로를 통해 판매되거나, 동일한 소비자층을 대상으로 하거나, 혹은 다른 방식으로 연결되어 있다고 오인하여 혼동할 가능성이 있는지 여부이다.

동일한 JBR 상표로 제기된 이의신청 사건

최근 고등법원 항소 사건인 Karan Rathore v Registrar of Trade Marks and Anr에서, 항소인은 제12류에서 동일한 “JBR” 상표 등록에 대해 자신이 제기한 이의신청이 상표등록청에 의해 기각된 것에 대해 불복했다. 양측은 서로 다른 자동차 관련 상품에 대해 동일한 상표를 주장했다. 항소인의 등록상표는 “자동차 부품”에 적용됐다. 해당 상표는 이전 권리자가 2000년부터 지속적으로 사용해왔으며, 그 권리는 2023년 항소인에게 이전됐다. 항소인은 해당 상표가 업계에서 명성과 영업상 신용을 형성했으며, 해당 상표가 자신의 사업과 독점적으로 연관되어 왔다고 주장했다.

반면 제2피항소인은 2023년, 제12류에서 자동차, 오토바이, 그리고 차량 커버에 대해 “JBR” 상표 등록을 출원하면서, 2020년부터 사용해왔다고 주장했다. 이 출원은 수리되어 상표공보에 게재됐고, 이에 항소인이 이의신청을 제기했다. 경쟁 상표가 동일하다는 점에서, 항소인은 피항소인이 자동차 관련 상품에 대해 동일한 상표를 등록하도록 허용될 경우 소비자 혼동이 불가피하다고 주장했다.

법원, 경직된 상품 유사성 판단 방식 배척

2024년 등록관은 항소인의 등록이 자동차 부품에 한정된 반면, 제2피항소인의 출원은 차량 커버에 관한 것이므로 상품이 다르다는 이유로 항소인의 이의신청을 기각했다. 등록관은 항소인이 동일 클래스 내 등록을 가지고 있다는 이유만으로 제12류 전체에 대한 독점권을 주장할 수는 없다고 판단했다. 이에 항소인은 상표등록청이 확립된 법리(상품 유사성 및 혼동 가능성 판단 기준)를 적용하지 않고, 단순히 상품이 다르다는 “라벨”만으로 비유사 판단을 했다고 주장하며 결정을 다퉜다. 항소인은 상품 유사성은 단지 “다르다”고 선언하는 방식으로 결정될 수 없다고 강조했다.

자동차 부품과 차량 커버는 동일 상품은 아닐 수 있으나, 모두 자동차 관련 상품으로서 같은 상업적 영역에 속하고, 유통 경로가 일부 겹치며, 소비자층도 동일하다는 점에서 혼동 가능성이 존재한다는 것이 항소인의 주장이다. 이에 대해 제2피항소인은 항소인의 등록 범위는 제한적이며, 동일 클래스 내 다른 상품까지 독점권을 확장해 주장할 수 없다고 반박했다.

법원은 해당 상표들이 구조적, 음성적, 그리고 개념적으로 동일하다는 점에 관하여 다툼이 없다고 판단했다. 상품의 유사성을 판단하는 올바른 접근은 경직되거나 지나치게 기술적인 방식이 아니라, 사업적·상업적 관점에서 평가하는 것이다. 법원은 FDC Limited v Tas Med India Private Limited and Anr 사건 및 기타 판례들을 근거로, 관련 고려 요소로는 상품의 성질 및 구성, 의도된 사용 목적, 판매되는 유통 경로, 소비자층, 그리고 실제 거래에서 경쟁 관계 또는 보완 관계에 있는지 여부가 포함된다고 판시했다. Nice 분류 체계에 따른 분류는 결정적 기준이 아니며, 서로 다른 클래스에 속하더라도 상품은 유사할 수 있다. 또한 동일한 클래스 내 상품이라도 거래 실태에 따라 비유사할 수 있다.

동일 상표 사건에서는 이유 있는 분석이 필수

법원은 상표등록청이 단지 상품이 다르다고 선언하는 방식으로 결론을 내려서는 안 되며, 확립된 기준에 따라 충분한 이유와 분석을 제시해야 한다고 판단했다. 상표 등록이 해당 클래스 전체에 대한 독점권을 부여하지 않는다는 원칙은 맞을 수 있으나, 동일한 상표가 문제되는 사건에서 그 원칙만으로 이의신청을 기각할 수는 없다고 강조했다. 설령 상품이 동일하지 않더라도, 소비자가 두 상품이 유사하거나 연결되어 있다고 생각하여 두 사업자 사이에 연관성이 있다고 오인할 가능성이 있는지를 반드시 검토해야 한다는 것이다.

이번 판결은 특히 동일한 상표가 존재할 경우 상표등록청이 소비자 혼동 가능성을 평가할 의무가 더욱 크다는 점을 확인했다. 동일 상표일수록 소비자 기만 가능성이 훨씬 높기 때문이다.

Manisha SINGH는 LexOrbis의 파트너 변호사이며, Shivi GUPTA는 LexOrbis의 Associate Partner이다