不誠実な商標登録は保護されない

By Manisha SinghおよびOmesh Puri, LexOrbis
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BPI Sports LLC対Saurabh Gulati and Anrの事案では、デリー高等裁判所への是正申立において、栄養補助食品を扱う有名企業である申立人が、不誠実を理由とする登録商標の取り消しに成功しました。申立人は、被申立人がインドで「BPI Sports」という商標を不正に登録したとして、商標登録の是正を求めました。同社は、被申立人は申立人がインドで権利を取得するのを妨害する目的で、商標の不正登録を行ったと主張しました。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
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申立人は、「BPI Sports」という標章が米国で先行して採用され、使用されているという事実を根拠として、この標章に対するコモンロー上の権利を有すると主張しました。彼らは、この商標は自社製品の出所識別標識として広く認識されており、被申立人が同一の商標を採用することで、市場に混乱が生じると主張しました。申立人は、被申立人は申立人の商品の輸入業者として取引関係にあったため、申立人の標章と評判について認識があった、と主張しました。申立人は、標章の使用という行為のみでも、コモンロー上の権利を取得する十分な根拠になると主張しました。申立人はその主張を裏付けるために、電子メールのやり取り、請求書、種々の方法を介してインド市場で認知されていた標章の国際的な評判を、証明資料として提出しました。

申立人は1999年商標法第11条3項に基づいて、この請求を行いました。この条項では、商標間の欺瞞的類似を伴うパッシングオフによって商標の使用が妨げられる可能性がある場合、その商標の登録は認められません。この規定の目的は、消費者が誤解に陥るのを防ぐことです。パッシングオフの構成要件には、被告の商品が原告の商品であると消費者に誤解させる表示の存在が含まれるため、商標が主に海外で使用されている場合、商標の海外での評判がインドに及んでいることを証明する必要があります。そして、原告はその主張の裏付けとなる名声や評判を取得していなければなりません。

Omesh Puri, LexOrbis
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しかし裁判所は、最高裁判所がトヨタ事件で示した原則を適用し、国境を越えた評判についての証拠は説得力がないと判断しました。その証拠は、申立人の標章が付された商品の輸入を証明する1枚の請求書でした。他の請求書は米国内で販売された商品に関するもので、インド国内での商品の販売またはインドへの商品の輸入を示すものではありませんでした。その結果、裁判所は、申立人は国境を越えた評判がインドで形成されていることについて、十分な証拠を提出しておらず、被申立人の商標に対するパッシングオフを証明することはできない、と判断しました。したがって、申立人は、第11条3項に基づいて登録商標を取り消すことはできませんでした。

裁判所は次に、同法第11条第10項(ii)に規定されている、商標の不誠実な採用に関する問題を検討しました。同法は、出願人が不誠実な意図を持って登録することを明示的に禁じていませんが、裁判所は同条項を立法目的に沿って解釈し、商標法における不誠実の概念を分析しました。不誠実とは一般的に、不実、詐欺、または他者を誤解させたり欺いたりする意図や、第三者の権利を侵害する不当な行為が含まれます。不誠実な行為の一形態である商標の不正登録とは、第三者の商標を、正当な権利者が権利を確保する前に登録することです。

また、裁判所はドメイン名登録に関連する不誠実な行為にも言及し、ドメイン名の商標権者への売却や競合他社の事業の妨害などの行為も、不誠実な行為に含まれるとしました。

この事案では、被申立人は、申立人が米国で「BPI Sports」という商標を先に登録していたにもかかわらず、この商標を登録したため、不正登録を行ったとして非難されました。被申立人は、申立人の商品の輸入業者の地位を利用して申立人の評判を悪用し、商標登録を妨害することを意図していました。裁判所は、これらの行為は商標の不正登録に該当し、第11条第10項(ii)の対象となる不誠実な行為であると判断しました。

裁判所は、被控訴人の商標が不正に登録されていることを明確に示し、商標登録簿からの削除を命じました。この判決は、不正な登録を防止し、正当な商標権者の権利を保護することの重要性を浮き彫りにしています。

この判決は、商標登録における不誠実性の重要性を際立たせ、今後の基準を設定しました。また、商標登録の完全性を維持し、知的財産の保護を通じて公正な慣行を促進する必要性に対する認識を高めるものとなりました。

Manisha SinghおよびOmesh Puriは、LexOrbisのパートナーです。

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