악의, 등록 상표 취소 사유 인정

저자: Manisha Singh 그리고Omesh Puri, LexOrbis
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델리 고등법원에 제기된 BPI Sports LLC v Saurabh Gulati Anr의 정정 청원에서 식이 및 영양 보충제 분야의 저명한 회사인 청원인은 악의를 이유로 등록 상표를 취소하는 데 성공했다. 청원인은 피청구인이 인도에서 BPI Sports 상표에 대한 등록을 부정하게 획득했다고 주장하면서 상표 등록 정정을 요구했다. 회사는 피청구인이 인도에서 청원인이 권리를 획득하는 것을 막기 위해 상표권 점유에 관여했다고 주장했다.

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
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청원인은 미국에서 이전에 상표를 채택하고 사용했다는 사실을 토대로 BPI Sports 상표에 대한 관습법상 권리에 대한 자격이 있다고 주장했다. 청원인은 상표가 제품과 연결되는 유명 상표로 인식되고 있으며 피청구인이 동일한 상표를 채택하면 시장에 혼란을 야기할 것이라고 주장했다. 청원인은 피고가 청원인 상품의 수입업자로서 이전 사업 관계에서 자사 상표와 평판을 알고 있었다고 주장했다. 청원인은 상표를 사용하는 단 한 번의 행위만으로도 관습법상 권리가 성립된다고 주장했다. 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 청원인은 이메일 서신, 송장, 다양한 채널을 통해 인도 시장에서 인정을 받은 상표의 국제적 명성을 언급했다.

청원인은 1999년 상표법 제11조 제3항을 근거로 삼았다. 이는 상표 간의 기만적 유사성을 포함하는 사칭으로 인해 상표의 사용이 방해될 가능성이 있는 경우 상표의 등록을 금지한다. 이 조항의 목적은 소비자의 오인을 방지하는 것이다. 상표가 주로 해외에서 사용되는 경우, 상표를 사칭하려면 해당 상표의 해외 평판이 인도까지 파급되었음을 입증해야 한다. 사칭은 고객이 피고의 상품이 원고의 상품이라고 믿도록 속이는 것을 의미하기 때문이다. 원고는 자신의 주장을 뒷받침할 수 있는 충분한 선의나 평판을 갖고 있어야 한다.

그러나 법원은 Toyota 대법원 사건에 제시된 원칙을 적용하여 국경 간 평판에 대한 증거가 설득력이 없다고 판단했다. 증거는 청원인의 상표가 붙은 상품의 수입을 보여주는 단일 송장이었고, 다른 송장은 인도 내 또는 인도로 판매된 상품이 없는 미국 내 판매를 나타냈다. 그 결과, 법원은 청원인이 인도 내 국경 간 평판에 대한 충분한 증거를 제시하지 않아 피고인의 상표에 대한 허위성을 입증할 수 없다고 판결했다. 따라서 11(3)조은 청원인에게 도움이 되지 않았다.

Omesh Puri, LexOrbis
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그런 다음 법원은 해당 법의 11조(10)(ii)에 따라 상표의 악의적인 채택 문제를 다루었습니다. 이 법은 출원인이 악의에 따라 등록하는 것을 명시적으로 금지하지는 않지만, 법원은 이 조항을 의도적으로 해석하여 상표법상 악의의 개념을 분석했다. 악의에는 일반적으로 부정직, 사기, 타인을 오도하거나 속이려는 의도, 그리고 제3자의 권리를 침해하는 불공정한 관행을 포함한다. 상표권 무단 점유는 정당한 권리 보유자가 자신의 권리를 확보하기 전에 제3자의 상표를 등록하는 행위이다.

법원은 또한 도메인 이름 등록과 관련된 악의적인 행위, 상표 소유자에게 도메인 이름을 판매하거나 경쟁업체의 사업을 방해하는 등의 행위를 언급했다. 이 사건에서 피고인은 청원인이 미국에 사전 등록했음에도 불구하고 BPI Sports라는 상표를 등록하여 상표권 침해 혐의로 기소되었다. 청원인의 상품 수입자인 피고는 청원인의 평판을 이용하여 상표 등록 시도를 차단하려고 했다. 법원은 이러한 행위가 상표권 침해에 해당하며 11조(10)(ii)의 범위 내에서 악의적인 행위에 해당한다고 판결했다. 법원은 피고인의 상표를 상표 등록부에서 삭제할 것을 명령하며 잘못된 등록이었음을 강조했다. 이번 결정은 악의적인 등록을 방지하고 합법적인 상표 소유자의 권리를 보호하는 것의 중요성을 잘 보여준다. 이번 판결은 상표 등록에 있어서 악의가 갖는 의미를 강조하는 선례를 남긴 것이다. 이는 상표 등록의 무결성을 유지하고 지적 재산 보호를 통해 공정한 관행을 촉진해야 할 필요성을 강화한다.

Manisha Singh및 Omesh Puri는 LexOrbis 파트너 변호사입니다.

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