Now에 대한 금지명령 적합성

저자: Manisha Singh 그리고 Akanksha Kar, LexOrbis
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최근 Bennet, Coleman & Company E! Entertainment Television LLC 판례에서 델리 고등법원은 엔터테인먼트 대기업인 E! Entertainment Television에 Now 용어 사용에 대한 임시 금지명령을 내렸다. Bennet, Coleman은 2019년 피고가 해당 용어나 기만적으로 유사한 상표를 사용해 인도 채널 또는 프로그램을 시작하는 것을 제한하는 명령을 받은 바 있다.

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
파트너 변호사
LexOrbis

원고는 Times Group이라는 이름으로 인쇄 매체, TV 방송 및 채널 유통 부문에서 많은 사업체를 운영한다. Times Now, ET Now, Mirror Now, Movies Now 및 Romedy Now 채널에 대해 Time, Times, Now 및 파생 상품을 상표로 등록했다. 2008년 10월부터 원고는 엔터테인먼트 및 영화 리뷰 쇼에 E Now 로고를 사용했습니다. E는 엔터테인먼트를 의미하며 Now는 Times와의 연결 고리이다. 피고는 기존 권리를 기반으로 클래스 38 및 41에 대한 E Now 및 로고 상표 출원을 반대했다.

원고는 피고가 텔레비전 엔터테인먼트 서비스에 대해 클래스 41에 속하는 E! Now 및 E! News Now에 대한 독점권을 주장했다고 밝혔다. 원고는 해당 상표 Now에 대한 250개 상표 등록을 보유하고 있고 클래스 38에 대해 78개, 클래스 41에 대해 76개의 상표를 등록해 놓은 상태이다. 원고는 Now 계열 상표에 대한 독점권을 주장하며 피고의 상표가 침해 및 사칭에 해당한다고 밝혔다.

피고는 2007년부터 국제적으로 E! News Now를 사용하기 시작했다고 주장했다. 원고의 최초 등록은 2008년 7월이다. 피고는 Now 라벨과 상표는 원고에 유리하게 잘못 등록된 것이라고 주장했다. 금지명령은 원고가 해당 상표에 대한 권리를 등록하지 않은 클래스 38에 대한 것이었다. 피고는 원고가 상표를 인정한 원고가 Romedy Now에 대한 심사 보고서 응답을 숨겼고 Now는 거래에 일반적인 것으로 독점성이 없으며 다른 제3자도 이런 상표를 사용하고 있다고 밝혔다.

원고는 Now를 단독 상표로 사용하지 않는다는 점을 인정하고 델리에서 소송의 원인이 발생하지 않았다고 주장했다. 피고의 E! 계열 상표는 인도를 비롯해 다른 나라에서도 명성을 누렸다. 하지만 원고는 상표가 거래에 일반적이라는 것을 입증하려면 실질적인 증거가 필요하다고 주장했다. 법원은 원고가 통지를 받은 델리에 자회사를 두고 있으므로 사건을 심리할 영토적 관할권이 있는 것으로 보았다.

Akanksha Kar
Akanksha Kar
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법원은 금지 명령이 다양한 클래스의 Now 상표에 등록되어 있다는 주장에 따라 발부되었음을 확인했다. 하지만 해당 판결에서 관련된 것은 클래스 38과 41만이었다. 원고는 클래스 38에 대해 상표에 대한 독립적 소유권을 보유하고 있지 않았고 클래스 41에 대한 등록의 경우 2014년 사용 목적에 따라 제출된 것으로 청문회 당시까지 사용하지 않은 상태였다. 피고가 E-News Now를 최초로 사용한 것은 2007년이었기 때문에 클래스 41 등록은 금지명령 청구에 사용할 수 없었다.

주요 판단에 이어 법원은 침해 소송이 상표의 등록 소유자가 독점권을 향유할 수 있도록 하는 법정 구제책이라고 판결했다. 원고가 다양한 Now 형태를 등록해 권리를 보유하고 있지만 법원 Now 자체가 일반적인 단어로 다른 법인이 사용할 수 있다고 판단했다.

원고는 해당 용어가 거래 일반적이라는 성격을 인정하고 클래스 38을 포함한 세 개의 등록권에서 독점권을 부인했다. 원고는 용어의 독창성에 대해 반박할 수 없었다. 피고는 Now와 함께 E 및 E!를 사용하고 E News Now라는 용어를 원고보다 먼저 사용했다.

법원은 본사가 델리에 있다고 잘못 진술한 원고에 대해 중대사실를 배제한 것으로 판단했다. 원고는 금지 명령을 청구는 것과 피고의 이전 권리를 부인하는 것 사이에서 피고의 국제적 명성에 대한 입장을 바꾸었다. 법원은 피고에 대한 임지 금지명령을 무효화했다.

이 판례는 이미 국제적 권리를 지니고 있는 선의의 당사자를 대상으로 임시 금지명령이 계속될 수 있는지에 대한 가이드가 될 수 있다. 당사자가 편의에 따라 단계별로 반대 입장을 취하는 것은 정당화할 수 없다. 잘못된 사실을 기반으로 한 임시 금지명령은 유지될 수 없으며 특히 선의로, 대중적으로 사용되는 상표에 대해 존재하지 않는 권리를 이미 오랜 기간 도입한 경우 그러하다.

Manisha Singh은 LexOrbis 파트너 변호사이고 Akanksha Kar는 부 파트너 변호사이다.

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