현 코로나 위기 속에서 상표권을 보호하는 것은 많은 난제를 수반합니다. 각국의 입법 및 규제 당국은 전자상거래 서비스의 이용 급증, 법원 소송의 어려움, 물리적인 방역 지침 강화 등의 난제를 고려하여 코로나 상황에 신속하게 대응하고 있으며, 지식재산권과 공익 보호를 위해 상표 관련 제도를 재정비했습니다.
필리핀에서 상표권과 관련된 주요 법은 공공법(필리핀 IP법)입니다. 필리핀의 IP청(IPOPHL)과 상표부(BoT)는 필리핀에서의 상표 등록과 관련된 주무 부처입니다.
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등록
코로나 전에는 직접 방문, 우편 또는 온라인을 통해 IPOPHL에 상표 등록을 신청할 수 있었습니다. 그러나 코로나 감염으로 인한 보건 수칙과 방역 조치 준수를 위해, 2020년 9월 1일부터는 IPOPHL No. 2020-036 회람에 따라 온라인 접수와 결제가 의무화되었습니다.
단, 등록 비용이100,000 필리핀 페소($2,200)를 초과하는 신청의 경우에는 직접 방문 신청이 필요합니다. 상표 신청은 국가 경로(직접 접수) 또는 마드리드 시스템(전 세계 여러 국가에서의 상표 등록을 지원하는 국제 시스템)을 통해 가능합니다.
심사
유럽 지식재산권사무소의 모범 사례를 차용하여, IPOPHL은 공동 검토 제도(JET)를 도입하였습니다. 이는 수석급의 심사관들이 절대적 거절 이유를 기반으로 상표의 등록 가능성을 공동 결정하는 제도입니다. 해당 제도에 의해 상표 등록이 허가되면, 해당 신청건은 30일의 이의 신청 기간을 거칩니다. 이의가 없는 경우 31일째에 상표가 등록됩니다.
해당 위원회가 상표 등록을 허용하지 않는 경우 신청자는 이에 대해 즉시 고지를 받습니다. 본 제도는 상대적 거절 이유 기반은 심사하지 않습니다. 예를 들어, 동일하거나 유사한 상표의 혼동 가능성이 있는 신청 건의 경우, 일반적인 상표 검토 과정을 거쳐야 합니다.
현재 본 법은 시각적인 상표에만 적용되며, 3차원, 위치, 홀로그램, 모션 상표와 같은 비전통적인 상표 또한 포함됩니다.
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이의와 등록 취소
IPOPHL 내의 법무 담당 부서는 상표 등록의 이의와 취소, 명세서 절차에 관한 권한을 갖고 있습니다. 상표 간의 혼동 유사성을 결정함에 있어 판례법은 우세성 심사와 전체성 심사를 개발했습니다.
우세성 심사는 두 상표에서 혼동이나 기만의 가능성이 있는 우세한 특성의 유사성에 주목합니다. 대중에게는 상표에서 받는 전체적인 분위기나 시각적인 인상이 중요하다는 것을 고려한 심사 방식입니다.
전체성 심사는 상표의 전체를 고려합니다. 본 법에서는 우세성 심사가 명시적으로 언급되었으나, 판례법은 전체성 심사도 적용하고 있습니다. 최근 ‘Kolin Electronics Co 대 Kolin Philippines International (2021)’ 사건에서 대법원은 전원 합의를 통해 전체성 심사 방식을 파기해야 한다고 판결했습니다.
선사용 여부
필리핀은 선등록 주의를 사용하고 있습니다. 과거 많은 판례에서는 선의의 선사용이 선의의 선등록보다 우선시 되었으며, 등록된 상표의 취소로 이어지기도 했습니다. 대표적인 ‘Zuneca 대 Natrapharm’ 사건에서 대법원은 상표법의 제122절을 인용하며 상표권의 소유권은 등록을 통해서만 획득할 수 있다고 판결했습니다. 해당 조항은 “상표의 권리는 본 법의 조항에 따라 유효하게 이루어진 등록을 통해 획득되어야 한다”고 규정하고 있습니다.
이러한 대법원의 판결에 대해 일부 판사들은 제124.2절이 상표 등록 신청자의 실제 사용 선언서(DAU) 제출 의무를 명시함에 주목하여, 상표의 소유권 획득의 방식에서 실제 ‘사용’이라는 요소가 고려되지 않았다는 것에 반대했습니다. 이러한 등록 증명은 상표 등록과 상표 소유권의 유효성에 대한 외견상 증거입니다.
Alfredo Benjamin Caguioa 판사는 상표 획득의 필수 요소로 DAU가 언급되지는 않았으나, 이는 상표 소유권의 유지에 필요한 요소라고 명시했습니다. 또한 이러한 상표 등록 증명의 외견상 특성이 상표법에서 선사용이 여전히 상표 소유권을 인정하는 필수 요소라는 사실을 반영하지 않는다고 말했습니다.
상표의 선사용은 다음과 같이 상표 등록 증명이 상표권 소유자의 소유권을 반영하지 않은 경우에 인정됩니다.
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(1) 최초 등록자가 등록을 통해 상표권을 획득했으나 이후 비사용 또는 사용 철회로 소유권을 소실한 경우
(2) 등록이 악의로 이루어진 경우
(3) 상표 자체가 보통 명사화된 경우
(4) 상표법에 반하는 방식으로 등록이 이루어진 경우(예: 보통 명사화된 상표가 성공적으로 등록된 경우)
(5) 등록된 상표가 상품이나 재화의 원산지 또는 상표가 사용된 맥락을 잘못 대변하기 위해 등록자에 의해 사용되는 경우
해당 결정은 또한 선의에 의한 선사용이 상표의 지속에 사용될 수는 있으나, 관련된 비즈니스에만 이전 또는 지정할 수 있다고 명시했습니다.
상표 등록의 유지
국가 경로로 등록된 상표 등록의 증명서 또는 마드리드 시스템을 통해 등록된 상표의 보호 승인 증명서 발행만으로 상표 보호가 궁극적으로 완료되는 것은 아닙니다.
사용의 증명을 서류로 입증하는 것은 등록 승인에 필수 요소는 아니지만, 상표를 유지하기 위해서 지정된 기간 내에 IPOPHL에 이를 제출해야 합니다. 상표권 말소 이유 중 가장 흔한 이유는 DAU 서류의 미제출 또는 사용 관련 요건을 준수하지 않은 경우입니다.
‘Birkenstock Orthopaedie GmbH & Co KG 대 Philippine Shoe Expo Marketing Corp’ 사건에서 대법원은 지정된 기간 내에 DAU 서류를 제출하지 못하면 상표 등록의 자동 취소로 이어진다고 판결한 바 있습니다. DAU의 제출 여부가 상표에 관한 등록자의 권리나 이해의 포기 또는 취소 결정에 큰 부분을 차지하는 것입니다.
라이선스
필리핀 시장에 진입하는 가장 쉬운 경로 중 하나는 라이선스 제도를 활용하는 것입니다. 라이선스 계약은 상표와 기타 지식재산권의 등록을 필요로 하지는 않으나, 금지 조항과 필수 조항과 관련된 상표법의 조항을 준수해야 하며, 기술 이전 조항이 이에 포함됩니다. 라이선서는 일반적으로 다음의 경업 금지 조항(non-compete clause)에 대해 의문을 제기합니다. 현재 필리핀에서는 1년을 초과하지 않는 이상 경업 금지 조항을 허용하고 있습니다.
필리핀법은 라이선스 계약의 해석을 관장하며, 소송 발생 시 라이선시 거주지의 관할 법원에서 이루어져야 합니다. 라이선서는 라이선스 계약으로 발생하는 세금의 책임을 지니며, 부가가치세와 같이 라이선시에게 이전될 수 있는 세금에 대해서는 예외가 있으나, 예외 적용을 요청해야 합니다.
상표권의 집행
상표권의 침해 및/또는 불공정 경쟁은 행정 및 민사, 형사 소송으로 이어질 수 있습니다. IPOPHL은 행정 관련 분쟁에 권한을 갖고 있으며, 손해 보상금을 책정할 수 있고, 가처분과 같은 임시적 구제를 제공할 수도 있습니다.
IPOPHL은 압류 명령을 내릴 수 있으나, 미정 과정에서는 불가합니다. 민사 및 형사 소송에서 압류 명령은 법원만 내릴 수 있습니다. 코로나 상황으로 인해 일부 법원은 현재 온라인으로 심리를 진행하고, 소송 접수를 받고 있습니다.
IPOPHL은 상표 등록 이의 신청 및 취소와 같은 쌍방 당사자 사건 관련 청원과 관련하여 온라인 제출을 의무화했습니다. 이를 준수하지 못하는 경우, 사건의 기각으로 이어질 수 있습니다.
불시 단속과 같은 상표권 집행 조치는 코로나 속에서도 계속되고 있습니다. 집행 담당 기관과 상표권 소유자들은 필요한 마스크와 보호 장비를 갖추고 사회적 격리를 준수하며 단속 업무를 진행하고 있습니다.
국경 통제
위조품과의 싸움에서 가장 비용이 적게 드는 대항법은 바로 모조품의 압류 권한이 있는 관세청(BoC)을 통해 모조품의 필리핀 시장 진입을 차단하는 것입니다. 관세청의 보호 등록(recordation)은 비용이 높지 않으며, 이를 통해 관세청이 해당 상품의 모조품을 감시하도록 할 수 있습니다. 관세청은 또한 적절한 세금과 관세를 지불하지 않아 의심이 가는 수입 상품(일반적으로 모조품)에 대해 조사 및 압류 통지서를 발행할 수 있습니다. 코로나 상황 속에서도 관세청은 계속해서 본 서비스를 제공하고 있습니다.
Editha R Hechanova. 필리핀 마카티 Hechanova Group의 회장 & 대표 이사
Noemi P Rivera. 필리핀 마카티 Hechanova Group의 대표 변호사 & 상표팀 부사장
Joy Marie Gabor-Tolentino. 필리핀 마카티 Hechanova Group의 주니어 파트너 & 상표팀 부사장(보)
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