국가별 상표법 변화 비교 – 일본

    저자: Hirofumi Tada, Ohno & Partners
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    현 코로나 위기 속에서 상표권을 보호하는 것은 많은 난제를 수반합니다. 각국의 입법 및 규제 당국은 전자상거래 서비스의 이용 급증, 법원 소송의 어려움, 물리적인 방역 지침 강화 등의 난제를 고려하여 코로나 상황에 신속하게 대응하고 있으며, 지식재산권과 공익 보호를 위해 상표 관련 제도를 재정비했습니다.


    인도

    일본

    필리핀

    대만

     

    최근 일본은 지식재산권과 관련하여 더욱 강력한 보호 제도를 구축하고 있습니다. 2019년과 2020년 지식재산권 고등법원 대위원회의 결정은 손실 보상금을 상향 책정하려는 의도를 암시했으며, 2019년과 2021년 상표법 개정을 통해 보상금이 상향되고 침해 행위의 범위 또한 확장되었습니다.

    일본에서는 상표권 침해의 리스크가 더 높아졌기 때문에, 일본 진출에 앞서 리스크 평가를 신중하게 해야 합니다. 동시에 지식재산권의 가치도 더 높아졌습니다. 지식재산권 침해 소송은 일본에서 사업을 영위하는 글로벌브랜드들에 더욱 매력적인 옵션입니다. 본 글은 일본의 상표권 침해 리스크와 관련한 제도 변화를 살펴봅니다.

    Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
    Hirofumi Tada
    변호사
    도쿄 Ohno & Partners
    Tel: +81 3 5218 2339 (Japan); +1 510 705 2539 (US)
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    침해 범위의 확장

    이전 법에서는 상표권 침해로 간주되려면 “비즈니스 활동으로서” 침해 행위가 발생했어야 했습니다. 상표법의 제2(1) (i), 2(3)(ii), 25장에 따라. “비즈니스”라는 문구에 해당하려면 상업적인 목적은 필요하지 않지만, 해당 행위가 지속적 또는 반복적으로 이루어졌어야 했습니다. 예를 들어, 유통 목적으로 한 무역 회사에 의해 침해 제품이 반복적으로 수입된 경우, 해당 수입 행위는 침해로 간주됩니다. 그러나 개인이 개인 목적으로 침해 상품을 최초로 수입한 경우에는 “비즈니스”에 해당하지 않기 때문에 침해로 간주되지 않습니다.

    최근에는 국경 간 전자상거래가 확장됨에 따라 개인에 의한 수입이 더욱 빈번하게 발생하고 있습니다. 또한 수입 행위가 “비즈니스” 활동으로서 발생한 것인지의 여부를 판별하는 것 또한 쉽지 않았습니다. 새로 도입된 제2(7)장은 이러한 한계를 인지하여, “수입 행위는 외국의 한 개인의 행위가 또 다른 개인이 외국으로부터 일본으로 제품을 수입하도록 야기하는 행위”로 광범위하게 정의하고 있습니다. 이에 따라 “비즈니스” 활동으로서 일본에 상품을 파는 외국 사업체는 일본으로 직접 제품을 수입하는 것이 아니더라도 상표권 침해자로 간주될 수 있습니다. 그러나 “또 다른 개인이 야기하도록 하는 행위”라는 부분이 명확하지 않아 보다 명확한 해석을 위한 판례법이 필요한 실정입니다.

    이전에는 전자상거래 플랫폼을 통해 일본에 물건을 판매하는 외국인 사업체의 경우, 상품을 직접 수입하는 것이 아니라면 상표권 침해에 대한 책임이 없었습니다. 그러나 개정법이 발효되면 일본 관세청에 의해 해당 수입품에 가처분 명령이 내려질 수 있습니다.

    이에 따라 개정법은 국경강 비즈니스를 하는 기업들에 막대한 변화를 가져오고, 일본에 상품을 판매하는 외국인 사업체에도 새로운 리스크를 안길 것입니다. 이에 따라 일본에 대규모의 상품을 판매하려는 계획을 갖고 있는 외국인 사업체는 일본의 대상 고객이 사업자가 아닌 개인 고객일지라도 일본 상표의 FTO(Free to Operate) 조사를 반드시 수행해야 합니다. 이와 유사하게 일본의 의장특허법 또한 유사한 조항이 있기 때문에 의장 특허의 경우에도 반드시 FTO 조사를 해야 합니다.

    손해 보상금 상향

    최근 일본 정부는 손해 보상금을 상향 책정하기 위해 관련 조항을 개정했습니다. 비가시적인 상표권 침해의 보상금을 책정하는 것의 어려움이 있기 때문에, 해당 법은 ‘상표권 소유자의 이익’, ‘침해자의 이익’, ‘상표권 소유자가 선택할 수 있는 합리적인 수준의 로열티’라는 3가지 유형으로 보상금 책정 방식을 분류했습니다

    상표권 소유자의 이익에 기반한 보상금 책정: 상표법 제38(1)장에 따라, 손해보상금은 상표권 소유자의 상품 개당 마진 이익을 침해자의 상품 수량에 곱하는 방식으로 계산됩니다. 예를 들어 상표권 소유자의 상품 개수 당 마진 이익이 $50이고 침해자가 10,000개의 침해 상품을 판매한 경우, 보상금은 $500,000으로 가정됩니다. 실제 사건에서 법원은 여러 요소를 고려하여 보상금을 하향 책정할 수도 있습니다.

    상표권 소유자가 해당 상품의 전 수량을 판매하지 못한 경우에는 보상금이 감액됩니다. 즉, 제품의 수량을 계산할 때, 상표권 소유자의 판매량 또는 제조 역량이 반영됩니다. 예를 들어, 상표권 소유자의 판매량이 1,000개로 제한된 경우, 침해자가 10,000개를 판매했을지라도 제(38(1)장에 따라 보상금은 $50,000으로 제한됩니다.

    이전 법에서는 상표권 소유자가 자신의 판매량을 초과하는 금액에 대해 합리적인 로열티를 요구할 수 있는지가 명확하지 않았습니다. 그러나 최근의 개정법은 상표권 소유자가 라이선스 기회를 잃은 경우, 자신의 판매량을 초과하는 금액에 대한 합리적인 로열티 보상금을 요청할 수 있다는 것을 명시했습니다. 예를 들어, 상표권 소유자의 이익 기반 보상금의 기준이었던 1,000개와 별도로, 나머지 9,000개 상품에 대해 합리적인 수준의 로열티를 기반으로 피해보상금을 요청할 수 있습니다. 따라서, 상품 개수당 합리적인 로열티가 $10인 경우, 전체 피해보상금은 $140,000 ($50 x 1,000개) + ($10 x 9,000개)가 됩니다.

    이에 따라 보상금 총액이 상향되며, 스타트업과 같이 제조 판매 역량이 한정된 중소기업들이 공정한 피해보상금을 요청할 수 있게 되었습니다. 동시에 이는 상표권 침해 리스크가 높아졌다는 것을 의미합니다.

    침해자의 이익에 기반한 가정: 상표법 제38(2)장은 상표권 침해자가 취득한 이익을 기반으로 보상금을 책정하는 방식을 규정합니다. 예를 들어 침해자의 상품 개수당 마진 이익이 $40이고, 10,000개의 상품을 판매한 경우, 보상금은 $400,000입니다. 그러나 상표권 소유자의 제조 역량이 1,000개로 제한된 경우, 피해보상금은 $40,000($40 x 1,000개)으로 제한됩니다. 개정된 제38(2)장은 기존의 법에 명시적인 변화를 도입하지는 않았으나, 제38(1)장과 마찬가지로 상표권 소유자가 자신의 제조 역량을 넘어선 금액에 대해 합리적인 수준의 로열티 보상금을 신청할 수 있도록 하고 있습니다.

    합리적인 로열티에 기반한 가정: 본 개정 내용은 합리적인 로열티 금액을 책정할 때, 상표권을 침해하는 상품이 고려되어야 함을 강조합니다. 즉, 법원은 침해 행위 이전에 양방 당사자들이 동의한 로열티 금액보다 높은 금액을 책정할 수 있습니다.

    라이선스 협의 시에는 상표권의 침해 발생 가능성을 정확히 모르는 경우가 대다수입니다. 상품이 상표권을 침해하게 될 것이 명확했다면 로열티 금액이 더 높았을 것입니다. 따라서, 법원은 합리적인 로열티에 책정 방식에 기반하여, 상품이 상표권을 침해한 경우 보상금을 상향할 수 있습니다. 예를 들어 상표권 소유자와 침해자가 5% 로열티에 동의했더라도, 법원은 상품이 상표권을 침해했다는 사실을 기반으로 9%의 보상금을 책정할 수 있습니다.

    이는 보상금 총액을 높이게 됩니다. 기존의 법에서는 침해자가 상표권을 침해한 뒤 소송에서 사전에 협의한 낮은 수준의 로열티를 지급하면 사건이 종료되기 때문에, 침해자의 경제적인 손해가 크지 않을 수 있습니다. 따라서 본 개정은 침해 행위를 방지하기 위한 목적으로 로열티의 상향 가능성을 명확히 한 것으로 보입니다. 동시에 이는 일본에서 상표권 침해 리스크가 높다는 것을 의미합니다.

    결론

    본 개정법은 일본의 지식재산권 침해 리스크가 더욱 높아졌음을 암시하며, 이에 따라 일본에서 상품을 판매하기에 앞서 FTO 조사와 같은 신중한 리스크 평가가 반드시 필요합니다.

    동시에 최근 일본에서는 지식재산권의 중요성이 더욱 높아졌기 때문에, 상표권을 포함한 지식재산권의 가치가 높으며, 침해 소송이 글로벌 회사에 더욱 매력적인 옵션일 수 있습니다.

    Hirofumi Tada. 도쿄 Ohno & Partners 의 변호사

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