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현 코로나 위기 속에서 상표권을 보호하는 것은 많은 난제를 수반합니다. 각국의 입법 및 규제 당국은 전자상거래 서비스의 이용 급증, 법원 소송의 어려움, 물리적인 방역 지침 강화 등의 난제를 고려하여 코로나 상황에 신속하게 대응하고 있으며, 지식재산권과 공익 보호를 위해 상표 관련 제도를 재정비했습니다.


인도

인도는 심각한 코로나 위기 속에서도 제도적 측면에서 대대적인 변화와 개선을 이뤘습니다. 본 글은 지식재산권 관련 절차와 기능 및 서비스 관련 변화에 대해 다룰 것입니다. 인도에서는 현재. 방역 지침 강화와 이동 제약으로 인해 소비자들이 집에만 머무르게 되면서, 모든 비즈니스가 온라인화되고 있습니다. 패션 브랜드들은 온라인으로 패션쇼를 진행했으며, 영화 제작사와 배급사들 또한 OTT 미디어 서비스로의 전환을 이루었습니다. 기업 브랜드들은 코로나 감염 초기부터 디지털화 작업에 착수했습니다.

전통적으로 온라인 구매가 불가능했던 제약, 안경, 컨설팅 서비스와 같은 상품과 서비스 또한 대대적으로 온라인 판매를 시작했습니다. 소비자와 브랜드가 선호하는 유통 채널의 패러다임 변화로 인해 지식재산권 부문에서는 브랜드의 디지털화와 이에 따른 지식재산권 집행에 관한 소송이 증가했습니다.

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Safir Anand
수석 파트너 & 상표, 계약 및 상업 IP팀장
뉴델리 Anand and Anand

Tel: +91 120 405 9300
Email: safir@anandandanand.com

모조품 리스크

코로나 발발 이래 인도의 전자상거래 부문은 크게 성장했으며, 특히 작년에는 다양한 배송 옵션이 등장했습니다. 이에 따라 필수 재화부터 의료품, 심지어는 명품 등 여러 상품과 서비스의 온라인 구매가 급증했습니다.

소비자들이 더 이상 물리적인 쇼핑 공간에서 상품을 구매하지 않게 되면서 수많은 디지털 브랜드들은 온라인 포털에서의 모조품 문제를 겪게 되었습니다. 상표가 이미 등록된 상품의 수많은 모조품이 온라인에서 소비자들을 기만하고 있습니다. 모조품은 소비자에게 피해를 끼치기 때문에 이러한 사기 행위를 방지하기 위한 온라인 판매 중개 플랫폼의 부담이 높아졌습니다. 특히 소비자의 건강과 안전에 관련한 모조품은 매우 심각한 문제입니다.

브랜드 등록 (brand registry) 제도

전자상거래 비즈니스 모델에서 브랜드 등록은 필수적이며, 판매 중개 플랫폼은 이를 기반으로 서비스를 제공합니다. 중개 플랫폼들의 모조품 판매 방지 책임이 높아짐에 따라, 아마존에서는 브랜드 등록과 같은 엄격한 메커니즘을 도입하여 브랜드들을 보호하고, 브랜드들이 자사의 온라인 판매 제품에 대해 직접적인 통제권을 가질 수 있도록 하고 있습니다. 물리적인 집행이 어려운 온라인 상에서는 브랜드 등록과 같은 제도가 브랜드와 소비자들에게 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

정품 브랜드와 모조품 판매자가 모두 온라인에서 제품을 판매함에 따라 상표권의 집행에 대한 법적 분쟁이 많아졌으며, 잘 알려진 상표의 고유성과 유효성이 우선시되는 상표법의 원칙이 강조되고 있습니다. 전자상거래 플랫폼의 브랜드 등록 제도는 선사용주의를 원칙으로 하여, 상표권을 실제로 집행하고 이를 인정을 받은 브랜드를 우선시합니다. 이에 따라, 이전에 실제로 상표를 사용하지 않았거나 권리를 집행하지 않은 브랜드들과 달리, 상표권과 상표권의 집행을 중요하게 생각하는 브랜드들이 법적 합의 및 주장을 하는 것이 더욱 용이해졌습니다.

상표권 집행의 필요성

이제 인도 내 수백만 명의 소비자들은 브랜드와 소통하기 위해 온라인 플랫폼을 찾고 있습니다. 이에 따라, 모조품과 유사품 판매자가 소비자들에게 접근하지 못하도록 차단하는 것이 매우 중요해졌습니다. 특히 모조품이 온라인 약국의 의약품과 같이 소비자의 건강과 안전에 직결되어 있을 때는 그 심각성이 더욱 커집니다.

코로나로 인한 이동성의 제약으로 인해 물리적인 제재(창고나 공장 조사) 및 관세청을 통한 제재(항만 확인 및 상품 조사)가 불가능해짐에 따라, 수입 및 물류 보관 중인 상품의 모조품 여부 확인의 어려움과 같은 여러 새로운 문제가 발생했습니다.

이에 따라 인도 법원은 가짜 마스크, 산소호흡기 등의 필수 제품과 관련한 사안에서는 피해자에게 즉각적인 구제를 제공하는 특별한 보호 조치를 마련했습니다. 또한, 공중 보건 및 안전과 관련된 사안을 기업 분쟁보다 우선시 하는 긴급 온라인 법원 서비스 또한 마련되었습니다. 소송 전 중재가 장려되는 사건에 대하여 더욱 빠르게 피해자에 대한 구제를 제공하는 법원의 신속 소송 시스템은 상표권 소유자들에게 큰 도움이 되었습니다. 이에 따라 분쟁에 소요되는 시간, 노력 및 비용이 감축되었으며, 분쟁 당사자들은 더욱 빠르게 분쟁 해결 방법을 찾을 수 있게 되었습니다. 이와 마찬가지로 법원은 대안적 분쟁 해결 방식으로 중재 제도를 강조하여, 필요한 경우 온라인으로 분쟁의 완화를 가능하게 하였습니다.

협동 노력

일반적으로 상품 및 서비스의 조달, 유통, 권리 집행 책임은 브랜드 소유자에게 있지만, 코로나로 인해 국경이 봉쇄되며 많은 글로벌 브랜드들이 인도 시장에 직접 진출하는 것이 불가능해졌습니다. 인도에 아직 진출하지 않은 의료 기기나 서비스 브랜드의 경우, 해당 브랜드들의 라이선스 판매자들이 인도에서의 영업을 담당하게 되었습니다.

라이선시는 라이선스 계약에 따라 특별한 사용 권리를 부여받으며, 일부 사례의 경우 특정 법 조항들에 따라 인도 시장에서 상표권을 집행할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 Gilead는 Remdesivir 약품의 인도 및 하위 지역 공급 확대를 위해 5개의 일반 제약 회사와 장기간의 특허 사용 라이선스(voluntary license) 계약을 체결했습니다. 생명과 직결되는 의약품이 전 세계적으로 널리 사용될 수 있도록 Gilead의 제조 과정에 대한 기술 이전을 받을 수 있는 권리가 도입되면서, 인도 시장에는 새로운 지식 재산권의 종류가 나타났습니다.

기술 이전은 현재의 글로벌 시나리오에서 매우 유용하게 사용되고 있으며, 여러 제약품이나 기타 의료 기기가 이러한 라이선스 계약을 통해 인도 시장에 진출하고 있습니다. 그러나 단순한 지식재산권 및 특허권의 포기 각서나 기술 이전은 한계를 갖고 있습니다. 이러한 계약은 해당 국가에서 의약품을 제조할 수 있는 권리를 부여하지만, 해당 시설에 대한 지속적인 감시와 품질 수준을 보장할 수 있는 방법이 없기 때문입니다. 이러한 프로젝트의 보건 및 안전 요건의 특수성을 고려하여, 인프라 및 법적 재정비가 필요할 것으로 보입니다.

기술의 도입

기술은 코로나 시대에서 법조계에도 중요한 역할을 수행했습니다. 사법 기관에서는 온라인 청문회 및 컨설팅 시스템이 자리를 잡았습니다. 전 세계적인 락다운에 따라 새로운 기술이 대대적으로 유입되며, 법원 기록과 문서의 디지털화가 전례 없는 속도로 온라인화되고 있습니다.

코로나 사태가 시작되기 전에 이미 인도의 상표권 사무소는 디지털화 과정을 밟고 있었기 때문에, 이 과정은 더욱 용이하게 진행되었습니다. 온라인 접수, 상표권의 문서화, 디지털 검토를 통해 접수 수신일과 관련된 분쟁이 막대하게 감소했으며, 모든 절차가 보다 명확하고 신속해졌습니다. 이러한 투명성 강화와 행정 절차 간소화로 인해 인도에서 지식재산권의 획득과 관리는 완만하게 이루어지고 있습니다/

예외 규정(safe harbor)

2020년 2월 인도 고등법원은 전자 상거래와 관련 법의 적용을 받는 온라인 중개 플랫폼에 대한 예외 규정 보호에 대한 기존의 입장을 강화했습니다. 고등법원은 Amway, Modicare, Oriflame과 같은 직접 판매 사업체가 Amazon, Snapdeal, Flipkart와 같은 중개 플랫폼을 대상으로 소송한 사건에 대하여 원심 판결을 파기했습니다. 고등법원은 직접 판매 가이드라인은 법이 아니며, 2019년 신 소비자보호법이 발효되기 전까지 사용된 가이드라인에 불과하다고 판결했습니다. 또한 전자상거래 웹사이트가 제공하는 기타 부가가치 서비스(물류 보관, 포장 및 배송 등)는 IT법에 따른 예외 규정법을 희석하지 않는다고 강조했습니다. 법원의 이러한 명확한 입장 표명은 소송 당사자나 소비자뿐만 아니라 코로나 상황으로 인해 온라인 수요가 급증한 대형 전자상거래 웹사이트에도 매우 유의미한 판결이었습니다.

사이버스쿼팅

코로나로 인해 온라인 브랜딩의 중요성이 높아지며 브랜드들의 사이버스쿼팅(온라인 도메인 주소를 선점하는 행위) 피해 또한 높아졌습니다. 2020년 6월 뭄바이 고등법원은 ‘Hindustan Unilever 대 Endurance Domains 외’ 사건에서 인도의 사이버스쿼팅 관련 사건에 대한 피해자 구제의 특성을 조명했으며, 도메인명 등록과 관련한 등록 대행 기관의 역할에 집중했습니다.

브랜드들이 도메인 등록 기관을 상대로 한 구제 신청 소송에서 법원은 도메인명을 등록하는 절차가 수동적인 개입을 포함하지 않는다고 간주하고, 따라서 도메인의 차단 및 지속적인 정지 요청이 등록 기관을 통해 실현 불가능하다고 결정했습니다. 법원은 ‘액세스 차단’의 중요성에 주목했습니다. 이는 정부가 인터넷 서비스 제공자에게 내리는 조치로, 사이버스쿼팅에 가장 치명적인 구제 방법입니다. 이에 따라 법원은 도메인 등록 기관이 지식재산권을 침해하는 서드파티 도메인을 정지하도록 명령을 내릴 수 있었습니다. 이러한 액세스 차단 조치는 갈수록 문제의 심각성이 높아지고 있는 사이버스쿼팅 관련 사건에서 브랜드들이 의존할 수 있는 핵심적인 프레임워크가 되었습니다.

Safir Anand. 뉴델리 Anand and Anand의 수석 파트너 & 상표, 계약 및 상업 IP팀장

patent Pravin Anand,Managing Partner,Anand and Anand

Anand and Anand
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New Delhi 110013, India

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일본

최근 일본은 지식재산권과 관련하여 더욱 강력한 보호 제도를 구축하고 있습니다. 2019년과 2020년 지식재산권 고등법원 대위원회의 결정은 손실 보상금을 상향 책정하려는 의도를 암시했으며, 2019년과 2021년 상표법 개정을 통해 보상금이 상향되고 침해 행위의 범위 또한 확장되었습니다.

일본에서는 상표권 침해의 리스크가 더 높아졌기 때문에, 일본 진출에 앞서 리스크 평가를 신중하게 해야 합니다. 동시에 지식재산권의 가치도 더 높아졌습니다. 지식재산권 침해 소송은 일본에서 사업을 영위하는 글로벌브랜드들에 더욱 매력적인 옵션입니다. 본 글은 일본의 상표권 침해 리스크와 관련한 제도 변화를 살펴봅니다.

Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
Hirofumi Tada
변호사
도쿄 Ohno & Partners
Tel: +81 3 5218 2339 (Japan); +1 510 705 2539 (US)
Email: tadah@oslaw.org

침해 범위의 확장

이전 법에서는 상표권 침해로 간주되려면 “비즈니스 활동으로서” 침해 행위가 발생했어야 했습니다. 상표법의 제2(1) (i), 2(3)(ii), 25장에 따라. “비즈니스”라는 문구에 해당하려면 상업적인 목적은 필요하지 않지만, 해당 행위가 지속적 또는 반복적으로 이루어졌어야 했습니다. 예를 들어, 유통 목적으로 한 무역 회사에 의해 침해 제품이 반복적으로 수입된 경우, 해당 수입 행위는 침해로 간주됩니다. 그러나 개인이 개인 목적으로 침해 상품을 최초로 수입한 경우에는 “비즈니스”에 해당하지 않기 때문에 침해로 간주되지 않습니다.

최근에는 국경 간 전자상거래가 확장됨에 따라 개인에 의한 수입이 더욱 빈번하게 발생하고 있습니다. 또한 수입 행위가 “비즈니스” 활동으로서 발생한 것인지의 여부를 판별하는 것 또한 쉽지 않았습니다. 새로 도입된 제2(7)장은 이러한 한계를 인지하여, “수입 행위는 외국의 한 개인의 행위가 또 다른 개인이 외국으로부터 일본으로 제품을 수입하도록 야기하는 행위”로 광범위하게 정의하고 있습니다. 이에 따라 “비즈니스” 활동으로서 일본에 상품을 파는 외국 사업체는 일본으로 직접 제품을 수입하는 것이 아니더라도 상표권 침해자로 간주될 수 있습니다. 그러나 “또 다른 개인이 야기하도록 하는 행위”라는 부분이 명확하지 않아 보다 명확한 해석을 위한 판례법이 필요한 실정입니다.

이전에는 전자상거래 플랫폼을 통해 일본에 물건을 판매하는 외국인 사업체의 경우, 상품을 직접 수입하는 것이 아니라면 상표권 침해에 대한 책임이 없었습니다. 그러나 개정법이 발효되면 일본 관세청에 의해 해당 수입품에 가처분 명령이 내려질 수 있습니다.

이에 따라 개정법은 국경강 비즈니스를 하는 기업들에 막대한 변화를 가져오고, 일본에 상품을 판매하는 외국인 사업체에도 새로운 리스크를 안길 것입니다. 이에 따라 일본에 대규모의 상품을 판매하려는 계획을 갖고 있는 외국인 사업체는 일본의 대상 고객이 사업자가 아닌 개인 고객일지라도 일본 상표의 FTO(Free to Operate) 조사를 반드시 수행해야 합니다. 이와 유사하게 일본의 의장특허법 또한 유사한 조항이 있기 때문에 의장 특허의 경우에도 반드시 FTO 조사를 해야 합니다.

손해 보상금 상향

최근 일본 정부는 손해 보상금을 상향 책정하기 위해 관련 조항을 개정했습니다. 비가시적인 상표권 침해의 보상금을 책정하는 것의 어려움이 있기 때문에, 해당 법은 ‘상표권 소유자의 이익’, ‘침해자의 이익’, ‘상표권 소유자가 선택할 수 있는 합리적인 수준의 로열티’라는 3가지 유형으로 보상금 책정 방식을 분류했습니다

상표권 소유자의 이익에 기반한 보상금 책정: 상표법 제38(1)장에 따라, 손해보상금은 상표권 소유자의 상품 개당 마진 이익을 침해자의 상품 수량에 곱하는 방식으로 계산됩니다. 예를 들어 상표권 소유자의 상품 개수 당 마진 이익이 $50이고 침해자가 10,000개의 침해 상품을 판매한 경우, 보상금은 $500,000으로 가정됩니다. 실제 사건에서 법원은 여러 요소를 고려하여 보상금을 하향 책정할 수도 있습니다.

상표권 소유자가 해당 상품의 전 수량을 판매하지 못한 경우에는 보상금이 감액됩니다. 즉, 제품의 수량을 계산할 때, 상표권 소유자의 판매량 또는 제조 역량이 반영됩니다. 예를 들어, 상표권 소유자의 판매량이 1,000개로 제한된 경우, 침해자가 10,000개를 판매했을지라도 제(38(1)장에 따라 보상금은 $50,000으로 제한됩니다.

이전 법에서는 상표권 소유자가 자신의 판매량을 초과하는 금액에 대해 합리적인 로열티를 요구할 수 있는지가 명확하지 않았습니다. 그러나 최근의 개정법은 상표권 소유자가 라이선스 기회를 잃은 경우, 자신의 판매량을 초과하는 금액에 대한 합리적인 로열티 보상금을 요청할 수 있다는 것을 명시했습니다. 예를 들어, 상표권 소유자의 이익 기반 보상금의 기준이었던 1,000개와 별도로, 나머지 9,000개 상품에 대해 합리적인 수준의 로열티를 기반으로 피해보상금을 요청할 수 있습니다. 따라서, 상품 개수당 합리적인 로열티가 $10인 경우, 전체 피해보상금은 $140,000 ($50 x 1,000개) + ($10 x 9,000개)가 됩니다.

이에 따라 보상금 총액이 상향되며, 스타트업과 같이 제조 판매 역량이 한정된 중소기업들이 공정한 피해보상금을 요청할 수 있게 되었습니다. 동시에 이는 상표권 침해 리스크가 높아졌다는 것을 의미합니다.

침해자의 이익에 기반한 가정: 상표법 제38(2)장은 상표권 침해자가 취득한 이익을 기반으로 보상금을 책정하는 방식을 규정합니다. 예를 들어 침해자의 상품 개수당 마진 이익이 $40이고, 10,000개의 상품을 판매한 경우, 보상금은 $400,000입니다. 그러나 상표권 소유자의 제조 역량이 1,000개로 제한된 경우, 피해보상금은 $40,000($40 x 1,000개)으로 제한됩니다. 개정된 제38(2)장은 기존의 법에 명시적인 변화를 도입하지는 않았으나, 제38(1)장과 마찬가지로 상표권 소유자가 자신의 제조 역량을 넘어선 금액에 대해 합리적인 수준의 로열티 보상금을 신청할 수 있도록 하고 있습니다.

합리적인 로열티에 기반한 가정: 본 개정 내용은 합리적인 로열티 금액을 책정할 때, 상표권을 침해하는 상품이 고려되어야 함을 강조합니다. 즉, 법원은 침해 행위 이전에 양방 당사자들이 동의한 로열티 금액보다 높은 금액을 책정할 수 있습니다.

라이선스 협의 시에는 상표권의 침해 발생 가능성을 정확히 모르는 경우가 대다수입니다. 상품이 상표권을 침해하게 될 것이 명확했다면 로열티 금액이 더 높았을 것입니다. 따라서, 법원은 합리적인 로열티에 책정 방식에 기반하여, 상품이 상표권을 침해한 경우 보상금을 상향할 수 있습니다. 예를 들어 상표권 소유자와 침해자가 5% 로열티에 동의했더라도, 법원은 상품이 상표권을 침해했다는 사실을 기반으로 9%의 보상금을 책정할 수 있습니다.

이는 보상금 총액을 높이게 됩니다. 기존의 법에서는 침해자가 상표권을 침해한 뒤 소송에서 사전에 협의한 낮은 수준의 로열티를 지급하면 사건이 종료되기 때문에, 침해자의 경제적인 손해가 크지 않을 수 있습니다. 따라서 본 개정은 침해 행위를 방지하기 위한 목적으로 로열티의 상향 가능성을 명확히 한 것으로 보입니다. 동시에 이는 일본에서 상표권 침해 리스크가 높다는 것을 의미합니다.

결론

본 개정법은 일본의 지식재산권 침해 리스크가 더욱 높아졌음을 암시하며, 이에 따라 일본에서 상품을 판매하기에 앞서 FTO 조사와 같은 신중한 리스크 평가가 반드시 필요합니다.

동시에 최근 일본에서는 지식재산권의 중요성이 더욱 높아졌기 때문에, 상표권을 포함한 지식재산권의 가치가 높으며, 침해 소송이 글로벌 회사에 더욱 매력적인 옵션일 수 있습니다.

Hirofumi Tada. 도쿄 Ohno & Partners 의 변호사

OHNO & PARTNERS

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필리핀

필리핀에서 상표권과 관련된 주요 법은 공공법(필리핀 IP법)입니다. 필리핀의 IP청(IPOPHL)과 상표부(BoT)는 필리핀에서의 상표 등록과 관련된 주무 부처입니다.

Editha Hechanova id
Editha R Hechanova
회장 & 대표 이사
필리핀 마카티 Hechanova Group
Tel: +63 8812 5545
Email: editharh@hechanova.com.ph

등록

코로나 전에는 직접 방문, 우편 또는 온라인을 통해 IPOPHL에 상표 등록을 신청할 수 있었습니다. 그러나 코로나 감염으로 인한 보건 수칙과 방역 조치 준수를 위해, 2020년 9월 1일부터는 IPOPHL No. 2020-036 회람에 따라 온라인 접수와 결제가 의무화되었습니다.

단, 등록 비용이100,000 필리핀 페소($2,200)를 초과하는 신청의 경우에는 직접 방문 신청이 필요합니다. 상표 신청은 국가 경로(직접 접수) 또는 마드리드 시스템(전 세계 여러 국가에서의 상표 등록을 지원하는 국제 시스템)을 통해 가능합니다.

심사

유럽 지식재산권사무소의 모범 사례를 차용하여, IPOPHL은 공동 검토 제도(JET)를 도입하였습니다. 이는 수석급의 심사관들이 절대적 거절 이유를 기반으로 상표의 등록 가능성을 공동 결정하는 제도입니다. 해당 제도에 의해 상표 등록이 허가되면, 해당 신청건은 30일의 이의 신청 기간을 거칩니다. 이의가 없는 경우 31일째에 상표가 등록됩니다.

해당 위원회가 상표 등록을 허용하지 않는 경우 신청자는 이에 대해 즉시 고지를 받습니다. 본 제도는 상대적 거절 이유 기반은 심사하지 않습니다. 예를 들어, 동일하거나 유사한 상표의 혼동 가능성이 있는 신청 건의 경우, 일반적인 상표 검토 과정을 거쳐야 합니다.

현재 본 법은 시각적인 상표에만 적용되며, 3차원, 위치, 홀로그램, 모션 상표와 같은 비전통적인 상표 또한 포함됩니다.

Noemi P Rivera, Principal and Vice President of Trademarks, Hechanova Group in Makati City
Noemi P Rivera
대표 변호사 & 상표팀 부사장
필리핀 마카티 Hechanova Group
Tel: +63-8888-4293
Email: noemi.rivera@hechanova.com.ph

이의와 등록 취소

IPOPHL 내의 법무 담당 부서는 상표 등록의 이의와 취소, 명세서 절차에 관한 권한을 갖고 있습니다. 상표 간의 혼동 유사성을 결정함에 있어 판례법은 우세성 심사와 전체성 심사를 개발했습니다.

우세성 심사는 두 상표에서 혼동이나 기만의 가능성이 있는 우세한 특성의 유사성에 주목합니다. 대중에게는 상표에서 받는 전체적인 분위기나 시각적인 인상이 중요하다는 것을 고려한 심사 방식입니다.

전체성 심사는 상표의 전체를 고려합니다. 본 법에서는 우세성 심사가 명시적으로 언급되었으나, 판례법은 전체성 심사도 적용하고 있습니다. 최근 ‘Kolin Electronics Co 대 Kolin Philippines International (2021)’ 사건에서 대법원은 전원 합의를 통해 전체성 심사 방식을 파기해야 한다고 판결했습니다.

선사용 여부

필리핀은 선등록 주의를 사용하고 있습니다. 과거 많은 판례에서는 선의의 선사용이 선의의 선등록보다 우선시 되었으며, 등록된 상표의 취소로 이어지기도 했습니다. 대표적인 ‘Zuneca 대 Natrapharm’ 사건에서 대법원은 상표법의 제122절을 인용하며 상표권의 소유권은 등록을 통해서만 획득할 수 있다고 판결했습니다. 해당 조항은 “상표의 권리는 본 법의 조항에 따라 유효하게 이루어진 등록을 통해 획득되어야 한다”고 규정하고 있습니다.

이러한 대법원의 판결에 대해 일부 판사들은 제124.2절이 상표 등록 신청자의 실제 사용 선언서(DAU) 제출 의무를 명시함에 주목하여, 상표의 소유권 획득의 방식에서 실제 ‘사용’이라는 요소가 고려되지 않았다는 것에 반대했습니다. 이러한 등록 증명은 상표 등록과 상표 소유권의 유효성에 대한 외견상 증거입니다.

Alfredo Benjamin Caguioa 판사는 상표 획득의 필수 요소로 DAU가 언급되지는 않았으나, 이는 상표 소유권의 유지에 필요한 요소라고 명시했습니다. 또한 이러한 상표 등록 증명의 외견상 특성이 상표법에서 선사용이 여전히 상표 소유권을 인정하는 필수 요소라는 사실을 반영하지 않는다고 말했습니다.

상표의 선사용은 다음과 같이 상표 등록 증명이 상표권 소유자의 소유권을 반영하지 않은 경우에 인정됩니다.

Joy Marie Gabor-Tolentino
주니어 파트너 & 상표팀 부사장(보)
필리핀 마카티 Hechanova Group
Tel: +63 8812 6561
Email: joymarie.tolentino@hechanova.ph

(1) 최초 등록자가 등록을 통해 상표권을 획득했으나 이후 비사용 또는 사용 철회로 소유권을 소실한 경우

(2) 등록이 악의로 이루어진 경우

(3) 상표 자체가 보통 명사화된 경우

(4) 상표법에 반하는 방식으로 등록이 이루어진 경우(예: 보통 명사화된 상표가 성공적으로 등록된 경우)

(5) 등록된 상표가 상품이나 재화의 원산지 또는 상표가 사용된 맥락을 잘못 대변하기 위해 등록자에 의해 사용되는 경우

해당 결정은 또한 선의에 의한 선사용이 상표의 지속에 사용될 수는 있으나, 관련된 비즈니스에만 이전 또는 지정할 수 있다고 명시했습니다.

상표 등록의 유지

국가 경로로 등록된 상표 등록의 증명서 또는 마드리드 시스템을 통해 등록된 상표의 보호 승인 증명서 발행만으로 상표 보호가 궁극적으로 완료되는 것은 아닙니다.

사용의 증명을 서류로 입증하는 것은 등록 승인에 필수 요소는 아니지만, 상표를 유지하기 위해서 지정된 기간 내에 IPOPHL에 이를 제출해야 합니다. 상표권 말소 이유 중 가장 흔한 이유는 DAU 서류의 미제출 또는 사용 관련 요건을 준수하지 않은 경우입니다.

‘Birkenstock Orthopaedie GmbH & Co KG 대 Philippine Shoe Expo Marketing Corp’ 사건에서 대법원은 지정된 기간 내에 DAU 서류를 제출하지 못하면 상표 등록의 자동 취소로 이어진다고 판결한 바 있습니다. DAU의 제출 여부가 상표에 관한 등록자의 권리나 이해의 포기 또는 취소 결정에 큰 부분을 차지하는 것입니다.

라이선스

필리핀 시장에 진입하는 가장 쉬운 경로 중 하나는 라이선스 제도를 활용하는 것입니다. 라이선스 계약은 상표와 기타 지식재산권의 등록을 필요로 하지는 않으나, 금지 조항과 필수 조항과 관련된 상표법의 조항을 준수해야 하며, 기술 이전 조항이 이에 포함됩니다. 라이선서는 일반적으로 다음의 경업 금지 조항(non-compete clause)에 대해 의문을 제기합니다. 현재 필리핀에서는 1년을 초과하지 않는 이상 경업 금지 조항을 허용하고 있습니다.

필리핀법은 라이선스 계약의 해석을 관장하며, 소송 발생 시 라이선시 거주지의 관할 법원에서 이루어져야 합니다. 라이선서는 라이선스 계약으로 발생하는 세금의 책임을 지니며, 부가가치세와 같이 라이선시에게 이전될 수 있는 세금에 대해서는 예외가 있으나, 예외 적용을 요청해야 합니다.

상표권의 집행

상표권의 침해 및/또는 불공정 경쟁은 행정 및 민사, 형사 소송으로 이어질 수 있습니다. IPOPHL은 행정 관련 분쟁에 권한을 갖고 있으며, 손해 보상금을 책정할 수 있고, 가처분과 같은 임시적 구제를 제공할 수도 있습니다.

IPOPHL은 압류 명령을 내릴 수 있으나, 미정 과정에서는 불가합니다. 민사 및 형사 소송에서 압류 명령은 법원만 내릴 수 있습니다. 코로나 상황으로 인해 일부 법원은 현재 온라인으로 심리를 진행하고, 소송 접수를 받고 있습니다.

IPOPHL은 상표 등록 이의 신청 및 취소와 같은 쌍방 당사자 사건 관련 청원과 관련하여 온라인 제출을 의무화했습니다. 이를 준수하지 못하는 경우, 사건의 기각으로 이어질 수 있습니다.

불시 단속과 같은 상표권 집행 조치는 코로나 속에서도 계속되고 있습니다. 집행 담당 기관과 상표권 소유자들은 필요한 마스크와 보호 장비를 갖추고 사회적 격리를 준수하며 단속 업무를 진행하고 있습니다.

국경 통제

위조품과의 싸움에서 가장 비용이 적게 드는 대항법은 바로 모조품의 압류 권한이 있는 관세청(BoC)을 통해 모조품의 필리핀 시장 진입을 차단하는 것입니다. 관세청의 보호 등록(recordation)은 비용이 높지 않으며, 이를 통해 관세청이 해당 상품의 모조품을 감시하도록 할 수 있습니다. 관세청은 또한 적절한 세금과 관세를 지불하지 않아 의심이 가는 수입 상품(일반적으로 모조품)에 대해 조사 및 압류 통지서를 발행할 수 있습니다. 코로나 상황 속에서도 관세청은 계속해서 본 서비스를 제공하고 있습니다.

Editha R Hechanova. 필리핀 마카티 Hechanova Group의 회장 & 대표 이사

Noemi P Rivera. 필리핀 마카티 Hechanova Group의 대표 변호사 & 상표팀 부사장

Joy Marie Gabor-Tolentino. 필리핀 마카티 Hechanova Group의 주니어 파트너 & 상표팀 부사장(보)

HECHANOVA GROUP

HECHANOVA GROUP
(Hechanova & Co Hechanova Bugay Vilchez & Andaya-Racadio)

GF, Salustiana D. Ty Tower,Paseo de Roxas Ave.

Makati City — 1229,Philippines

Contact details

Tel: +632 8893 4878

Email: mail@hechanova.com.ph

www.hechanova.com.ph


대만

대만에서의 상표 보호는 출원 등록을 통해 이루어지며, 대만은 선출원주의를 따르고 있습니다. 등록 대상은 상표(상품과 서비스 모두), 단체표장, 등록 표장, 인증 표장, 단체 상표(재화와 서비스 모두)입니다.

식별 가능한 표장은 모두 상표로 등록할 수 있습니다. 또한, 대만 지식재산청(TIPO)이 발표한 ‘비전통적 상표에 대한 심사 가이드라인’은 냄새, 패턴, 위치 모두 상표로 등록 가능하며, 촉각, 미각적 표시만이 예외적으로 상표로 등록할 수 있다고 명시하고 있습니다.

intellectual property
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파트너
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상표 등록 절차

TIPO에 상표를 출원할 수 있으며, 여러 상품군에 출원 또한 가능합니다. 대만에 거주지나 현지 사무소가 없는 외국인 신청자는 현지 중개사를 통해 등록해야 합니다. 그러나 공증이나 영사 인증은 필요하지 않으며, 현지 회사나 거주지 등록을 하지 않아도 됩니다.

심사 과정은 정식 심사, 절대적 기준 심사(식별성), 상대적 기준 심사(혼동 가능성)를 포함합니다. 타고난 식별성이 없는 표장의 경우 사용을 통해 식별성을 획득한 경우 등록될 수 있습니다.

상표 등록 이의 신청. 상표 등록의 이의 신청은 해당 상표 등록 공고로부터 3개월 이내에 가능합니다.

상표권 존속 기간. 상표권의 존속 기간은 등록 공고일로부터 10년간 유효하며, 이후 10년 갱신이 가능합니다.

유예 기간

상표권은 만료 시점으로부터 6개월 이내에 갱신될 수 있습니다. 상표 갱신을 위한 유예 기간은 만료일로부터 6개월입니다. 유예 기간이 만료되면 상표 등록이 자동 만료됩니다.

상표권이 만료되면 등록을 복원할 수 없습니다. 그러나 불가항력 또는 상표권 소유자의 귀책 사유가 아닌 이유로 유예 기간 내 갱신을 못 한 경우에는 해당 이유의 영향이 없어진 시점부터 30일 이내에 등록 복원을 신청할 수 있습니다. 그러나 갱신 유예 기간이 1년 이상 된 시점에서는 복원 신청이 불가합니다. 만료된 상표는 유예 기간 내 갱신 신청이 없는 경우에 한해 언제든지 제3자가 재등록할 수 있습니다.

사용 요건

상표 등록 공고일로부터 3년간 상표가 사용되지 않았거나, 이후 합리적인 근거 없이 상표가 3년간 계속 사용되지 않은 경우 TIPO는 직권 또는 제3자의 요청에 따라 해당 상표의 등록을 취소할 수 있습니다.

상표의 비사용을 주장하는 당사자는 상표 등록의 취소 청원 시 외견상 증거를 제공해야 하며, 상표권 소유자는 취소 심사 절차가 개시된 이후 상표 사용을 증명해야 할 책임이 있습니다. 상표의 비사용을 주장하는 당사자가 상표 취소 신청에 대한 적법한 이해관계가 있음을 증명해야 할 이유는 없습니다.

상표 사용은 대만에서만 이루어져야 합니다. 상표법에서 명시하는 상표의 사용은 다음의 상황에서 마케팅 목적으로서 관련 소비자들이 해당 상품을 식별할 수 있도록 하기 위한 목적으로 사용되는 표장의 사용을 의미합니다.

. 상품 또는 상품의 포장에 상표 적용

. 상기 언급된 상품의 가공, 디스플레이, 판매, 수출 및 수입

. 제공하는 서비스와 관련된 글에 상표 적용

. 상품 및 재화와 관련된 상업 문서 또는 광고에 상표 적용

디지털 영상, 녹음 파일, 전자 매체, 인터넷 또는 기타 매체에 상표를 사용하는 것 또한 상표의 사용으로 간주됩니다. 상표의 사용이 계속적일 필요는 없습니다. 산발적, 간헐적 또는 일회성 사용 또한 충분합니다. 등록된 형태와 다른 형태의 표장을 사용하는 것은 변경 내용이 아주 미미하거나, 변경 내용이 상표의 식별성에 영향을 끼치지 않는 경우에만 상표의 사용으로 간주됩니다.

다음의 경우에는 등록된 상표와 다른 형태의 표장을 사용하는 것을 상표의 사용으로 인정하지 않습니다.

. 유색 상표가 흑백 상표로 변경된 경우

. 유색 상표의 색상이 바뀐 경우

. 상표의 일부만 사용된 경우

라이선스 계약

대만에서는 서면 또는 구두로 라이선스 계약 체결이 가능합니다. 등록되지 않은 상표를 라이선스 계약의 대상으로 하는 것 또한 허용됩니다. 등록된 상표는 지정된 상품 및 서비스의 전체 또는 일부에 대해 허가될 수 있습니다. 라이선스는 독점적 또는 비독점적일 수 있습니다. 라이선스가 등록된 이후 등록된 상표가 양도된 경우, 양수인 또한 라이선스 계약에 대한 법적 의무가 있습니다. 라이선스가 등록된 기등록 상표의 판매는라이선스의 자동적 종료를 의미하지 않습니다.

상표법은 다음의 조항을 규정하고 있습니다.

. 상표의 라이선스 계약 등록 이후에 상표권이 양도된 경우에 양수인은 라이선스 계약에 법적 의무를 지닌다.

. 독점 라이선시는 라이선스 대상인 상표의 사용으로부터 상표권 소유자와 기타 제3자를 배제할 권리를 지닌다.

. 독점 라이선시는 상표의 재실시권을 지니며,

. 상표권 소유자는 자신의 권리를 포기할 수 있다. 그러나 라이선스 또는 협약이 등록된 경우, 상표권 소유자는 라이선시 또는 협약 당사자의 동의를 얻을 수 있다.

상표법에 따르면 상표 라이선스 계약의 등록은 의무 사항이 아니지만, TIPO에 라이선스 계약을 등록하면 모든 제3자에 대해 효력을 갖게 됩니다. 라이선스 계약 등록은 상표 등록의 만료 이전에 신청되어야 합니다. 라이선스 기간은 등록 기간을 초과할 수 있습니다.

이 경우 상표 등록은 갱신 기한일에 따라 갱신되며, 라이선스는 다시 등록될 필요 없습니다. 상표 등록이 갱신 기한일 이전에 갱신되지 않으면, 라이선스 등록은 상표 등록과 같이 만료됩니다. 그러나 등록되지 않은 상표에 대한 라이선스 계약 등록은 여전히 라이선서와 라이선시 간에 유효합니다.

라이선스 계약의 형태를 명시하는 법적 규정은 없습니다. 등록부에 상표 라이선스 계약 등록 신청은 상표권 소유자나 라이선시가 다음을 명시하는 서면 신청서를 접수함으로써 이루어질 수 있습니다.

. 상표권 소유자와 라이선시 또는 대리인의 성명, 거주지 및 회사 주소, 국적

. 중개인의 성명, 거주지 및 회사 주소

. 상표 등록 번호

. 라이선스의 독점/비독점 여부

. 라이선스의 발효일 및 (명시된 경우) 종료일

. 라이선스가 지정된 상품 또는 서비스의 일부에 대한 경우, 해당 상품 및 서비스 목록과 상품군

. 라이선스가 특정 지역성에 관한 경우 해당 지역의 이름

라이선스 계약은 라이선스가 언제 효력을 지니는지 결정합니다. 라이선스는 라이선스 계약의 등록이 관보에 공고된 날부터 모든 제3자에 대해 집행 가능합니다. 등록되지 않은 라이선스 계약은 공고될 필요 없습니다.

여러 근거로 미루어볼 때, 등록된 라이선스의 상표 사용은 법적 사용이라고 가정할 수 있습니다. 비독점적 라이선시는 상표권 소유자가 제3자 참여를 위해 법원에 신청한 경우를 제외, 상표권 소유자의 침해 소송에 참여하지 않을 수 있습니다. 상표법은 독점 라이선스의 경우, 라이선스 계약에서 달리 명시하지 않는 한 독점 라이선시가 스스로 침해 소송을 개시할 수 있는 권리가 있다고 규정하고 있습니다. 이러한 소송 시 라이선시는 상표권 소유자를 공동 피고로 언급하지 않아도 됩니다.

타이베이 Deep & Far의 파트너 Tsai Lu-Fa

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13/F, 27 Sec. 3, Chung San N Rd,Taipei 104, Taiwan, ROC

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