当前的疫情给商标保护工作带来了真正的挑战,例如,向在线交易的大规模转移、将案件提交法院的困难,以及实际执法方面的挑战等等,不一而足。当各国的政策制定者和监管者急于适应之时,亚洲许多司法管辖区也更新了自己保护有价值的知识产权和公共利益的制度。


印度

尽管印度深陷于死亡人数众多的新冠危机之中,法律界的多个领域却出现了迅猛的转型和增长。本文描述了由于新冠疫情,知识产权界内部围绕流程、运作和服务发生的一些变化。商业活动正在向线上转移,出行限制和安全防范措施让消费者只能待在家中。时尚品牌举办了在线秀,电影制作人和发行人转向了OTT(通过互联网直接向观众提供的流媒体服务)流媒体服务,企业品牌在疫情影响到他们的常规工作方式后,马上开始引导自己的公司转向数字化。对于一些传统上并不采用在线模式的商品和服务(如药店、咨询和眼镜),其网络销售都已占据重要地位。由于消费者和品牌的首选互动渠道发生了这种范式转换,品牌保护的性质已大幅扩展。因此,由于品牌的数字化转型,以及这些品牌所遵循的补充执法机制,知识产权领域的案件数量有所增长。

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Safir Anand
高级合伙人,商标、合同和商业知识产权业务负责人
新德里Anand and Anand律师事务所
电话: +91 120 405 9300
电邮: safir@anandandanand.com

伪造风险

新冠疫情加速了主要采用在线模式的印度电子商务的发展,特别是在过去一年中很多配送方式选择的助推下。送货上门商品和服务的这种突然井喷,影响了对必需品、医疗用品的需求,在某些情况下甚至影响了对奢侈品的需求。由于消费者不去实体店购物,许多品牌都面临在线门户网站上销售假货的问题。侵权者和造假者通过推销品牌商品和出售廉价假冒产品,在网络渠道上大肆欺骗消费者。虽然这肯定会影响到消费者,但中介机构(即门户网站)试图监管此类活动的负担进入了风口浪尖,特别是在可能影响个人健康和安全的假冒商品案件中。

品牌备案

品牌备案在在线交付商业模式中是必不可少的;在这种模式中,中介机构将其资源用于此类服务。由于中介机构有义务防止造假和欺诈,其责任肯定会增加。例如,像亚马逊品牌备案这种健全的机制被引入,成为保护品牌的一种方法,让品牌方可直接控制其线上产品。在没有实体市场执法的情况下,诸如此类的机制可以为品牌方和消费者提供亟需的协助。由于假冒者和真正的品牌都在网上销售他们的产品,两者之间的执法斗争引入了商标法的公认立场;其中,由来已久的驰名商标显著性和生命力原则占据了优先地位。具备在先使用、执法和知名度特征的品牌将从电子商务平台的品牌备案中获益,而几乎没有或完全没有执行或使用的品牌不会收益。由此,那些认真对待权利和执行的品牌,法律谈判、主张权利将变得更容易。

执法的需要

目前,全国各地有数百万人上网与品牌发生联系。因此,防止假冒产品到达消费者手中的需要大大增加,特别是当网上的产品可能危害消费者的健康和安全时,例如,从电子药店购买的商品。由于疫情造成的出行限制,实体市场执法(检查仓库和工厂)或通过海关执法(巡查港口和检验货物)变得不可能。在鉴定进口货物或仓储货物是否为真品时,某些实际问题已经出现。印度法院采取的独特保护措施已派上用场,即,对与假冒口罩、进口制氧机等必需品有关的事项提供紧急救济,确保公众健康和安全。对于紧急事项,允许以虚拟方式向法院致函的命令也有助于将公众安全问题的优先级排在公司争议之前。通过法院的加速审理制度,权利人得到了很大安慰;在鼓励诉前调解的案件中,救济的时间表也被缩短。这些举措都减少了每一项此类争议所产生的时间、精力和成本,同时在当事方之间找到了更快的解决方案。此外,法院明确关注仲裁作为替代性争议解决机制,这也使得当事方有机会获得虚拟救济,而这正是当下的需要。

协作努力

虽然品牌所有人通常负责确保其商品和服务的采购、分销和执行,但由于边境关闭,许多国际品牌不再能够亲自在印度运营。疫情期间,当某些品牌(通常是来自医疗设备和服务行业的品牌)无法亲自上场时,这些品牌的被许可人就会负责他们在印度的运营。根据许可协议,被许可人被赋予特定的权利,并且协议还规定了特别条款,以确保在上述情况下,许可协议在印度市场的执行。例如,吉利德公司与五家仿制药公司签署了自愿许可协议,以增加瑞德西韦在印度和次大陆的供应。为了提高全球获得救命药的机会,获得Gilead制造工艺技术转让的权利,在印度市场推出了一个全新类型的知识产权。虽然技术转让在当前的全球形势下是有帮助的,但药品和其他医疗产品仍然通过被许可人从国际水域进入印度。因此,仅仅是放弃知识产权或专利权或进行技术转让,会使更大事物发展过程内更广泛的过程变得不完整。尽管品牌方已经转让了在印度国内生产药品的权利,但其无法确保对这种安排下的质量标准进行持续监测。这类项目的健康和安全要求也非常具体,可能需要基础设施和法律方面的改变。

技术的涌入

在整个疫情期间,技术在法律界发挥了重要作用:虚拟听审和在线咨询主导了司法程序。由于知识产权行业数字化程度相当高,全球范围内的封城措施以及记录的数字化造成的大量技术涌入,法庭卷宗和文件的上线速度比以往任何时候都要快。毫无疑问,疫情发生之前即有一家懂技术的商标局,让知识产权界轻松很多,也是朝着正确方向迈出的一步。商标的在线提交、记录以及数字化审查过程,使得疫情期间的整个流程更加清晰和快速,有关收到日期的争议也大幅减少。在印度,随着透明度的提高和繁文缛节的减少,取得和监测知识产权相当顺利。

安全港

2020年2月,德里高等法院重申了司法部门对电子商务以及相关在线中介依法享有的安全港保护的立场。此裁决推翻了此前的一项判决,判决关系到安利、Modicare和欧瑞莲等直销实体对亚马逊、Snapdeal和Flipkart等电子商务平台提交的申请。法院认为,在新《2019年消费者保护法》制订之前,直销指导方针不是法律,而仅仅是指导方针。法院还认为,电子商务网站提供的增值服务(如仓储、包装、配送等)丝毫没有削弱《信息技术法》第79条赋予他们的安全港地位。这些澄清对于诉讼当事人、消费者和大型电子商务网站至关重要,因为在当前的疫情期间,在线业务都在增长。

域名抢注执法

随着封城期间线上品牌推广的出现,域名抢注是品牌可能遭遇的另一种故事。2020年6月,在Hindustan Unilever(印度联合利华) v Endurance Domains等一案中,孟买高等法院解释了在印度域名抢注案件中给予的司法救济的性质,并强调了域名注册商在域名注册中的作用。

在处理当事人寻求的不利于域名注册商的救济时,法院认为,域名注册过程不涉及任何人工干预。因此,通过域名注册商阻止或继续暂停申请不具有可行性。这有助于品牌方通过在线途径推进执法行动。

阻止访问。法院强调了“阻止访问”作为政府对互联网服务提供商的指示的重要性。事实证明,这种救济对抢注者是不利的。因此,法院指示相关域名注册商暂停对侵权第三方域名的访问。这样一来,该判决为我们提供了一个在域名抢注案件中可以依赖的基本框架。域名抢注是一个日益严重的威胁,权利人为了保护他们的网络形象必须与这种威胁做斗争。

Safir Anand,新德里Anand and Anand律师事务所高级合伙人,商标、合同和商业知识产权业务负责人

patent Pravin Anand,Managing Partner,Anand and Anand

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日本

最近,日本加强了对本国知识产权的保护。2019年至2020年,知识产权高等法院的大合议庭裁决表明了提高损害赔偿金额的意图。2019年和2021,日本连续修订了《商标法》,以提高损害赔偿金额并扩大侵权行为的范围。

因此,日本商标侵权风险有所上升;我们建议,向日本销售产品时进行仔细的风险评估。同时,知识产权的价值也提高了,所以,对于在日本经营的跨国公司来说,侵权诉讼是一项更具吸引力的选择。本文重点介绍了近期与商标侵权风险有关的制定法修订。

Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
Hirofumi Tada
律师
东京大野综合法律事务所

电话: +81 3 5218 2339 (日本); +1 510 705 2539 (美国)
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侵权行为范围的扩大

过去,根据《商标法》第2(1)(i)条、第2(3)(ii)条和第25条,“将粘贴了商标的……商品或商品包装”进口到日本,只有在“作为一项业务”的情况下才构成商标侵权。要满足“作为一项业务”的要求,不需要有商业目的,但应一再或不断进行。例如,如果产品被一家贸易公司一再进口到日本进行分销,该贸易公司的进口行为就构成侵权。但是,假设个人首次进口货物供私人使用,在这种情况下,不构成侵权,因为它不符合“作为一项业务”的要求。由于跨境电子商务的扩张,这种个人进口行为最近变得更加普遍。此外,有时,进口行为是否“作为一线业务”进行,不是非常明确。为了涵盖这种情况,《商标法》新的第2(7)条规定,“……进口行为包括一个人在外国导致另一个人从该国带入日本的行为”。根据该条款,“作为一项业务”向日本销售产品的外国实体,可能是商标侵权者,即使该实体本身不直接将产品进口到日本。然而,“导致另一个人”这一要求的范围并不那么明确,因此为了更准确地诠释该范围,需要参照判例法。

过去,通过电商平台向日本销售产品的外国实体,只要不自行进口产品,就不需要承担侵权责任。然而,一旦该修订生效,这样的外国实体就会冒着被起诉到日本法院并被追究责任的风险。此外,产品的进口也可能被日本海关下令禁止。因此,该修订给向日本销售产品的外国企业带来了新的重大风险。对于一些做跨境生意的公司来说,这是一个显著变化。因此,当外国企业计划向日本销售大量商品时,即使日本客户是非企业个人,我们也强烈建议企业对日本商标进行自由实施(FTO)分析。顺便提一下,修订后的《日本外观设计专利法》也有类似条款,因此也建议对外观设计专利进行自由实施分析。

损害赔偿金额的增加

最近,日本修订了损害赔偿推定条款,提高了推定的损害赔偿金额。由于无形商标权侵权行为的损害赔偿金额难以举证,《商标法》根据以下标准规定了三种损害赔偿推定类型:

(1) 商标所有人的利润;

(2) 侵权人的利润;以及

(3) 合理的使用费。商标所有人可以从中选择推定类型。

基于商标所有人利润的推定。根据《商标法》第38(1)条,损害赔偿金额被推定为,商标所有人每单位的边际利润乘以侵权人转让的产品数量。例如,假设商标所有人每单位的边际利润为50美元,而侵权人转让了10000个单位。在这种情况下,推定的损害赔偿金额为50万美元。在实际案件中,法官可能会考虑许多因素而降低该金额。如果商标所有人无法完全或部分地销售侵权人所转让的数量的产品,则相关金额会被扣除。这意味着,计算中使用的产品数量仅限于商标所有人的销售或制造能力。例如,当商标所有人的能力以1000个单位为限时,即使侵权人销售了10000个单位,第38(1)条下的推定损害赔偿金额也以5万美元为限。此前,商标所有人是否可以为超过其能力的金额寻求合理的使用费,并不那么明确。

然而,最近的修订明确指出,商标所有人仍可以为超出其能力的金额寻求合理的使用费损害赔偿,至少在丧失许可机会的情况下是如此。例如,除了基于利润的1000个单位推定,商标所有人还可以寻求基于9000个单位的合理使用费计算的损害赔偿。因此,当每1个单位的合理使用费为10美元时,总损害赔偿金额推定为14万美元(50美元×1000)+(10美元×9000)。这导致了损害赔偿金额的增加,能力有限的小企业,如初创企业,可以寻求公平的损害赔偿。同时,这意味着商标侵权风险的上升。基于侵权人利润的推定。根据《商标法》第38(2)条,损害赔偿金额被推定为,侵权人通过商标侵权行为获得的利润。例如,如果侵权人每单位的边际利润是40美元,而侵权者转让了10000个单位,则推定的损害赔偿金额为40万美元。但当商标所有人的能力以1000个单位为限时,损害赔偿就以4万美元(40美元×1000)为限。最近的商标法修订没有明文变更第38(2)条,但商标所有人可能会像第38(1)条规定的那样,就超出其能力的金额寻求合理的使用费损害赔偿。基于合理使用费的推定。对于基于合理使用费的推定,最近的修订明确指出,在计算合理使用费时,可以考虑法院对产品侵犯了商标的认定。这意味着,法院可以裁定一个高于双方原本可在侵权前约定的使用费数额。

在进行许可谈判时,往往不能确定产品是否真的侵犯了商标权。如果产品明显侵犯了商标权,那么使用费会上升。因此,法院可以考虑其对产品侵犯商标权的认定,以合理的使用费为基础,提高推定的损害赔偿金额。例如,即使商标所有人和侵权人商定的使用费为5%,考虑到产品侵犯商标权的确定事实,法院也可以判决9%的损害赔偿金额。这就导致了损害赔偿金额的增加。如果合理的使用费较低,侵权者侵犯商标权并在败诉后支付合理的使用费,有时在经济上是划算的。这项修订明确指出,法律禁止这种行为。同时,这也意味着商标侵权风险的增加。

结论

根据最近的修订,日本商标侵权风险有所上升,我们强烈建议在向日本销售产品时进行仔细的风险评估,如商标自由实施分析。

同时,由于日本最近出现重视知识产权的趋势,包括商标在内的日本知识产权的价值也提高了,在日本进行侵权诉讼对跨国公司来说是一项更具吸引力的选择。

Hirofumi Tada,东京大野综合法律事务所律师

OHNO & PARTNERS

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菲律宾

在菲律宾,适用于商标的主要法律是《第8293号共和国法》,又称《菲律宾知识产权法典》。菲律宾知识产权局,特别是下设的商标局,是负责该国商标注册的政府机构。

提交申请。在疫情之前,申请人可以通过人工、邮寄或在线方式向菲律宾知识产权局提交商标注册申请。然而,为了确保遵守卫生协议和预防措施,避免新冠病毒感染,2020年9月1日,菲律宾知识产权局发布了第2020-036号备忘录通告,强制规定只可网上办理商标申请和付款。

只有涉及每笔交易支付金额为10万菲律宾比索(2200美元)或以上的申请才需要人工提交。通过指定菲律宾,商标申请可以通过国家途径(直接提交)或在标明国籍菲律宾后通过马德里体系(一个促进在全球多个司法管辖区进行商标注册的国际体系)提交。

Editha Hechanova id
Editha R Hechanova
总裁兼管理合伙人
马卡蒂市Hechanova集团
电话: +63 8812 5545
电邮: editharh@hechanova.com.ph

审查

受欧盟知识产权局最佳实践的启发,菲律宾知识产权局采用了联合审查跟踪(JET)程序,即由一组高级审查员基于绝对理由立即决定商标的可注册性。如果商标申请获得JET审查员的审查通过,商标申请将公示30天,如果公示期满没有异议,商标将被视为在第31天注册。如果商标申请未获得通过,将及时通知申请人。JET程序不适用于因相关理由遭到异议的商标,例如,如果申请的商标有可能与相同或近似的商标混淆,则商标申请将接受常规的商标审查。目前,只有视觉商标受《菲律宾知识产权法典》保护,其中包括非传统商标,如三维商标、位置商标、全息商标和动态商标。

异议和撤销

菲律宾知识产权局内部的法律事务局对商标异议和撤销诉讼(这是一种简易程序)拥有初审管辖权。在裁决诉争商标之间的异议、确定混淆可能性时,判例法发展了两种测试——主导性测试、整体性或总体性测试。

主导性测试侧重于,可能造成混淆或欺骗的竞争商标普遍特征的相似性,更多考虑的是商标在公众心目中产生的听觉和视觉印象。另一方面,整体性测试需要考虑商标的整体性。《菲律宾知识产权法典》明文规定了主导性测试,但判例法也采用整体性测试。令人惊讶的是,在Kolin Electronics Co v Kolin Philippines International (2021)一案中,最高法院在全院庭审中明确表示,整体测试已经被废弃。

在先使用

菲律宾遵循申请在先原则。在过去的许多裁决中,善意在先使用人击败了善意最先申请人的权利,甚至使注册商标无效。在具有里程碑意义的Zuneca v Natrapharm案的裁决中,最高法院援引《菲律宾知识产权法典》第122条规定:“商标权利应通过根据本法规定有效完成的注册获得”,裁定商标所有权只能通过注册获得。一些大法官持反对意见,他们无法接受 “使用”已被放弃作为获得商标所有权的一种方式,因为《菲律宾知识产权法典》第124.2条明文规定,登记商标所有人必须提交《实际使用声明》。这种注册证书是注册有效性和注册人对商标所有权的表面证据。撰写多数意见的Alfredo Benjamin Caguioa大法官表示,《实际使用声明》并不是指获得商标的方式,而是维持商标所有权的要求。他还写道,注册证书的表面性质并未反映出在先使用仍是《菲律宾知识产权法典》项下认可的获得所有权的方式。相反,它是为了认可注册证书不能反映持有人所有权的情形,例如:

Noemi P Rivera, Principal and Vice President of Trademarks, Hechanova Group in Makati City
Noemi P Rivera
商标主管兼副总裁
马卡蒂市Hechanova集团
Tel: +63-8888-4293
Email: noemi.rivera@hechanova.com.ph

(1) 第一个注册人通过注册获得了商标的所有权,但后来由于不使用或放弃而失去了所有权;

(2) 注册是恶意做出的;

(3) 商标本身变成了通用的;

(4) 商标的注册违反了《菲律宾知识产权法典》(例如,由于某种原因成功注册了通用商标);或

(5) 注册商标被注册人使用,或在注册人的允许下被使用,但这种使用歪曲了使用该商标或与之有关的商品或服务的来源。裁决进一步指出,善意在先使用人可以继续使用其商标,但在转让或让与商标时,必须同时转让或让与与之相关的业务。

维持商标注册

为通过国家途径申请的商标颁发注册证书,或为通过马德里体系申请的商标颁发授予保护的声明,都不是获得商标保护的最终步骤。虽然提交使用证据不是准予注册的先决条件,但申请人必须在规定期限内向菲律宾知识产权局提交该证据,以维持商标的活跃状态。导致商标被从注册登记册中删除的常见原因是未提交《实际使用声明》,或未遵守使用要求。在Birkenstock Orthopaedie GmbH & Co KG v Philippine Shoe Expo Marketing Corp一案中,最高法院认为,申请人未在规定的期限内提交《实际使用声明》导致商标注册自动取消。因此,未能提交《实际使用声明》相当于放弃或撤回了注册人对该商标的任何权利或利益。

许可

通过许可更容易进入菲律宾市场。涉及商标和其他知识产权的许可协议无需注册,但必须遵守《菲律宾知识产权法典》中有关禁止条款和强制性条款的规定,通常被视为技术转让约定(TTA)。许可人通常对以下条款有疑问:竞业禁止条款。根据法律规定,可以允许使用竞业禁止条款,但期限不得超过一年;本协议的解释应受菲律宾法律管辖;而由本协议引起的诉讼,诉讼地点应为被许可人住所有管辖权的法院;以及许可人应承担许可协议产生的税款。该规定存在例外,例如增值税可以转嫁给被许可人,但需要申请相应豁免。

Joy Marie Gabor-Tolentino
商标副总裁助理兼初级合伙人
马卡蒂市Hechanova集团
电话: +63 8812 6561
电邮: joymarie.tolentino@hechanova.ph

商标权的执行

侵权和/或不正当竞争等诉讼可能包括行政、民事或刑事诉讼。菲律宾知识产权局对行政诉讼有管辖权,可以做出损害赔偿裁决,并有权发布临时救济,如初步禁令。

菲律宾知识产权局可以发出扣押令,但不能作为单独的程序或在诉讼未决期间发出。在民事案件或刑事诉讼中,通常由普通法庭发出扣押令。由于新冠疫情,一些法院选择在网上举行听审和接收提交的文件。菲律宾知识产权局已强制要求,在线提交当事人之间的案件的起诉书和所有其他诉状(例如反诉书或撤诉书)。不在网上提交诉状的将导致诉讼遭到不影响实体权利的驳回。尽管存在新冠疫情,突击检查等执法行动仍在继续,执法机构和商标所有人代表会戴着必要的口罩和防护面罩,并保持社交距离。

边境管制

由海关局(BoC)来阻止假冒商品进入菲律宾市场,是打击假冒商品的一种相对经济的方式,因为海关局有权查封假冒商品。向海关局备案商标的费用很低,并可持续提醒海关局检查员提防假冒商品。此外,海关局人员可以签发授权书,检查并扣押可能没有缴纳适当税款和关税的可疑进口货物,这些货物通常是假冒伪劣商品。尽管新冠疫情仍在继续,该局仍继续提供这项服务。

Editha R Hechanova,马卡蒂市Hechanova集团总裁兼管理合伙人
Noemi P Rivera,马卡蒂市Hechanova集团商标主管兼副总裁
Joy Marie Gabor-Tolentino,马卡蒂市Hechanova集团商标副总裁助理兼初级合伙人

HECHANOVA GROUP

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台湾

商标经注册后即受保护,台湾遵循最先申请者注册的原则。可注册的标识类型包括商标(商品和服务商标);团体标章;证明标章;以及团体商标(商品和服务商标)。

凡具有识别性的标识均可注册为商标。此外,台湾智慧财产局颁布的《非传统商标审查基准》规定,气味、图案和位置也可被注册为商标,触角和味觉标识仅在特殊情况下可被注册为商标。

intellectual property
蔡律灋
合伙人
台北道法法律事务所
电话: +886 2 2585 6688 (ext. 8187)
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注册程序

注册商标应向智慧财产局申请,台湾允许申请将一个商标用于多个类别的商品或服务。在台湾没有住所或营业所的外国申请人须通过本地代理申请注册商标。但是无须聘请一个合法和/或公证的律师,外国申请人也不需要注册一个本地公司或住所。

申请流程包括正式审查,绝对情形的审查(如是否有识别性)和相对情形的审查(如是否有疑义可能)。如在使用过程中已形成识别性,则没有内在识别性的标示也可注册为商标。

对商标的异议。对商标注册有异议的,可在商标注册公告之日起三个月内提出。

商标权期间。商标权期间为自注册公告当日起十年,可再延展十年。

宽限期。在商标权期间届满前六个月内可申请延展商标权。商标延展的宽限期为商标权期间届满之日起六个月。宽限期届满后,商标注册自动失效。

失效的标示不可回复原状。但是,如果商标所有人因天灾或不可归责于己的事由而没有在宽限期内申请延展的,可于原因消灭后三十日内申请回复原状。但是,延误宽限期已超过一年的,不得申请回复原状。如没有在宽限期内申请商标权延展,可在任何时间以第三方名义重新注册失效商标。

使用要求

如商标自注册公告之日起三年无故未被使用,或之后连续三年无故未被使用,智慧财产局可依职权或依第三方申请撤销该商标注册。

指称商标未被使用的一方须在申请撤销商标注册时提供初步证据,商标权人则须在撤销程序启动后证明商标被使用。此外,指称商标未被使用的一方无须证明商标撤销于己有合法权益。

使用仅指在台湾使用。《商标法》所指商标使用指为行销之目的使用商标,有下列情形之一,并足以使相关消费者认识其为商标:

(1)将商标用于商品或其包装容器;

(2)持有、陈列、贩卖、输出或输入前款之商品;

(3)将商标用于与提供服务有关之物品;

(4)将商标用于与产品或服务有关之商业文书或广告。

将标示用于数位影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式也构成商标的使用。使用不一定是连续的。断断续续的使用也足以说明商标被使用。使用类似或相关的商标则不一定能说明商标被使用。使用商标的形式与注册的形式不同时,如果只有微小的变动,且这种变动不改变商标中有识别性的部分,则这种使用也构成商标的使用。

如有以下情形,以不同形式使用标示不构成商标的使用:

(1)彩色商标被改成黑白色商标:

(2)彩色商标的颜色被改变;以及

(3)只有商标的一部分被使用。

授权协议

在台湾,授权协议可书面或口头缔结。未经注册的商标也可授权。商标权人可就注册商标指定使用商品或服务的全部或一部分授权。授权可以是专属授权和非专属授权。如授权被登记后,注册商标被移转,受让人仍受授权协议约束。如果注册商标的授权被登记,则出售注册商标不会自动终止授权。

《商标法》规定:

(1)如果商标在商标授权登记后被移转,受让人受授权协议的约束;

(2)专属被授权人有权排除商标权人及第三方使用注册商标;

(3)专属被授权人有权将商标再授权;以及

(4)商标权人可抛弃其商标权。但有授权登记或质权登记者,应经被授权人或质权人同意。

《商标法》规定,商标授权的登记为自愿登记,但商标授权只有在智慧财产局登记后才可对抗第三方。授权登记必须在商标权期间届满前申请。授权期间可超过商标权期间。

在此情况下,如果商标注册在法定期限内延展,授权无须再登记,如果商标注册没有在法定期限内延展,则授权登记随商标权的失效而失效。但未注册商标的授权协议仍然在授权人和被授权人之间有效。

对于授权协议的形式和/或内容,并没有法定规定。登记商标授权的申请应当由商标权人或被授权人通过书面申请提出,申请应载明:

(1)商标权人和被授权人的名称、住所地址或营业场所地址,国籍或所属地区,以及,代表人的姓名(如有);

(2)代理人的名称、住所地址和营业场所地址;

(3)商标的注册号;

(4)授权是专属授权还是非专属授权;

(5)授权生效日期和终止日期(如有);

(6)如授权是对部分指定商品或服务的授权,列出该等商品或服务及期类别;以及

(7)如授权针对某特定地区,写明地区名称。

授权协议决定授权何时生效。授权登记在官方公报公告之日起,授权可对抗第三方。未登记的授权无须公告。

可依法条推定,登记被授权人对商标的使用属合法使用。商标权人提起侵害诉讼的,除非商标权人向法庭申请第三方加入,否则非专属被授权人不能加入该程序。《商标法》规定,除非授权协议另有规定,专属被授权人有权以自己名义启动侵害程序。在此类程序中,被授权人无须将商标权人列为共同被告。

台北道法法律事务所合伙人蔡律灋

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