商標法の最新比較 – 日本

    By 多田宏文, 東京の大野総合法律事務所
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    商標の保護は、現在のパンデミックの中、実際の問題に直面しています。たとえば、オンライン取引への大幅な移行、訴訟の提起の難しさ、物理的な執行の課題などです。 政策立案者や規制当局が急いで適応するに伴い、多くのアジアの管轄区域は、貴重な知的財産と公共の利益を保護するための体制を回復させてきました。


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    最近、日本は知的財産権をより強力に保護しています。2019年と2020年の知的財産高等裁判所の大委員会の決定は、損害賠償額を増やす意図を示しています。国は、損害賠償額を増やし、侵害行為の範囲を拡大するために、2019年と2021年に商標法を改正しました。

    その結果、日本の商標権侵害のリスクが高くなり、国に製品を販売する際には慎重なリスク評価が求められます。同時に、知的財産権の価値も高くなり、侵害訴訟は国内で事業を行うグローバル企業にとってより魅力的な選択肢になります。この記事は、商標権侵害のリスクに関連する最近の法改正に焦点を当てています。

    Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
    多田宏文
    弁護士
    東京の大野総合法律事務所 
    Tel: +81 3 5218 2339 (Japan); +1 510 705 2539 (US)
    Email: tadah@oslaw.org

    侵害の拡大

    以前は、「マークが付けられた商品または商品のパッケージを日本に輸入する」ことは、上記の第2条(1)(i)、第2条(3)(ii)および25条に基づき、「事業として」行われた場合のみ商標権侵害を構成していました。「事業として」の要件を満たすために、商業目的は必要ありませんでしたが、繰り返しまたは継続的に実行される必要があります。たとえば、商品が流通のために貿易会社によって繰り返し日本に輸入された場合、その貿易会社の輸入は侵害となります。ただし、個人が初めて私的使用のために商品を輸入する場合、「事業として」の要件を満たしていないため、侵害とは見なされません。

    国境を越えた電子商取引の拡大により、個人によるそのような輸入は最近より一般的になっています。また、輸入が「事業として」行われるかどうかが明確でない場合も度々あります。このような場合をカバーするために、同法の新第2条(7)は、「…輸入行為には、外国の人が外国から日本に持ち込む行為が含まれる」と規定しています。この条項に基づき、「事業として」日本に製品を販売する外国の事業体は、事業体自体が日本に製品を直接輸入していなくても、商標権侵害者となる可能性があります。ただし、「他人を引き起こす」という要件の範囲はそれほど明確ではないため、より正確な解釈には判例法が必要です。

    以前は、eコマースプラットフォームを介して日本に製品を販売する外国企業は、製品を単独で輸入しない限り、侵害責任を負いませんでした。しかし、この改正が発効すると、そのような外国の事業体は日本の裁判所で訴えられ、責任を問われるリスクがあります。また、日本の税関により輸入が差し止められる可能性があります。

    したがって、この改正は、日本に製品を販売する外国企業に実質的な新たなリスクをもたらします。これは、国境を越えて事業を行う一部の企業にとっては重要な変更です。したがって、外国企業が日本に大量の商品を販売することを計画している場合、日本の顧客が非事業者であっても、日本の商標の侵害防止(FTO)調査を強くお勧めします。ちなみに、改正日本意匠特許法にも同様の条項があるため、意匠特許のFTO調査も推奨されます。

    損害額の増加

    最近、日本は推定損害賠償額を増やすために損害賠償額の推定条項を修正しました。無形の商標権侵害の損害賠償額を証明することは困難であるため、この法律には、以下に基づいて3種類の損害賠償の推定があります。

    (1)商標所有者の利益。

    (2)侵害者の利益。

    (3)商標権者に推定の種類を選択するオプションを与える合理的なロイヤルティ。

    商標権者の利益に基づく推定。商標法第38条(1)に基づき、損害賠償額は、商標所有者の単位当たりの限界利益に、侵害者によって割り当てられた製品の数を掛けたものと推定されます。たとえば、商標所有者の1ユニットあたりの限界利益が50米ドルで、侵害者が10,000ユニットを割り当てたとします。その場合、推定損害額は500,000米ドルです。実際の場合、裁判官は多くの要因を考慮して金額を減らすことができます。

    商標権者が割り当てられた数量の全部または一部を販売できなかった場合、その金額が差し引かれます。これは、計算に使用される製品の量が、商標所有者の売上または製造能力に制限されることを意味します。たとえば、商標権者の能力が1,000ユニットに制限されている場合、侵害者が10,000ユニットを販売したとしても、第38条(1)に基づく推定損害賠償額は50,000米ドルに制限されます。

    以前は、商標権者がその能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティを求めることができるかどうかはそれほど明確ではありませんでした。ただし、最近の修正により、少なくともライセンスの機会が失われた場合でも、商標権者はその能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティ損害賠償を請求できることが明確になりました。たとえば、商標権者は、1,000ユニットの利益ベースの推定に加えて、9,000ユニットの合理的なロイヤルティに基づいて計算された損害賠償を求めることができます。したがって、1ユニットあたりの合理的なロイヤルティが10米ドルの場合、推定される損害の合計は140,000米ドル(50米ドルx 1,000)+(10米ドルx 9,000)になります。

    これは損害賠償額の増加をもたらし、新興企業のように能力が限られている中小企業は公正な損害賠償を求めることができます。同時に、これは商標権侵害のリスクの増加を意味します。

    侵害者の利益に基づく推定。法第38条(2)に基づき、損害賠償額は、商標権侵害によって得られた侵害者の利益であると推定されます。たとえば、侵害者の1ユニットあたりの限界利益が40米ドルで、侵害者が10,000ユニットを割り当てた場合、推定損害額は400,000米ドルになります。ただし、商標所有者の能力が1,000ユニットに制限されている場合、損害賠償額は40,000米ドル(40米ドルx 1,000)に制限されます。最近の改正は第38条(2)を明示的に変更していませんが、商標権者は第38条(1)と同様に、その能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティ損害賠償を求めることができるようです。

    合理的なロイヤルティに基づく推定。合理的なロイヤルティに基づく推定に関しては、最近の修正により、製品が商標を侵害しているという裁判所の決定を、合理的なロイヤルティを計算する際に考慮に入れることができることと明らかにしています。これは、裁判所が、侵害前に当事者が合意したよりも高いロイヤルティ料金を決定できることを意味します。

    ライセンス交渉の時点では、製品が実際に商標権を侵害しているかどうかが不確かなことがよくあります。製品が商標権を侵害していることが明らかであった場合、ロイヤルティ率はより高くなったでしょう。したがって、裁判所は、合理的なロイヤルティに基づいて、製品が商標を侵害しているとの判断を考慮して、推定される損害賠償額を増やすことができます。たとえば、商標権者と侵害者が5%のロイヤルティ料金で合意した場合でも、製品が商標を侵害していると言う事実の判断を考慮して、裁判所は9%の損害賠償を裁定することができます。

    これにより、損害額が増加します。合理的なロイヤルティ料金が低い場合、訴訟に敗れた後、侵害者が商標権を侵害し、合理的なロイヤルティを支払うことが経済的に合理的になります。この改正は、法律がそのような行動を防止していることを明確にしています。同時に、これは商標権侵害のリスクの増加を意味します。

    結論

    最近の改正では、日本の商標侵害リスクが高くなっているため、日本に製品を販売する際には、商標FTO調査などの慎重なリスク評価を強くお勧めします。

    同時に、最近の日本の知財支持の傾向により、商標を含む日本の知的財産の価値は高くなり、日本の侵害訴訟はグローバル企業にとってより魅力的な選択肢となっています。

    多田宏文。東京の大野総合法律事務所 弁護士

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