多国商标法更新之比较 – 日本

作者: Hirofumi Tada,东京大野综合法律事务所
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当前的疫情给商标保护工作带来了真正的挑战,例如,向在线交易的大规模转移、将案件提交法院的困难,以及实际执法方面的挑战等等,不一而足。当各国的政策制定者和监管者急于适应之时,亚洲许多司法管辖区也更新了自己保护有价值的知识产权和公共利益的制度。


印度

日本

菲律宾

台湾

 

近,日本加强了对本国知识产权的保护。2019年至2020年,知识产权高等法院的大合议庭裁决表明了提高损害赔偿金额的意图。2019年和2021,日本连续修订了《商标法》,以提高损害赔偿金额并扩大侵权行为的范围。

因此,日本商标侵权风险有所上升;我们建议,向日本销售产品时进行仔细的风险评估。同时,知识产权的价值也提高了,所以,对于在日本经营的跨国公司来说,侵权诉讼是一项更具吸引力的选择。本文重点介绍了近期与商标侵权风险有关的制定法修订。

Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
Hirofumi Tada
律师
东京大野综合法律事务所

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侵权行为范围的扩大

过去,根据《商标法》第2(1)(i)条、第2(3)(ii)条和第25条,“将粘贴了商标的……商品或商品包装”进口到日本,只有在“作为一项业务”的情况下才构成商标侵权。要满足“作为一项业务”的要求,不需要有商业目的,但应一再或不断进行。例如,如果产品被一家贸易公司一再进口到日本进行分销,该贸易公司的进口行为就构成侵权。但是,假设个人首次进口货物供私人使用,在这种情况下,不构成侵权,因为它不符合“作为一项业务”的要求。由于跨境电子商务的扩张,这种个人进口行为最近变得更加普遍。此外,有时,进口行为是否“作为一线业务”进行,不是非常明确。为了涵盖这种情况,《商标法》新的第2(7)条规定,“……进口行为包括一个人在外国导致另一个人从该国带入日本的行为”。根据该条款,“作为一项业务”向日本销售产品的外国实体,可能是商标侵权者,即使该实体本身不直接将产品进口到日本。然而,“导致另一个人”这一要求的范围并不那么明确,因此为了更准确地诠释该范围,需要参照判例法。

过去,通过电商平台向日本销售产品的外国实体,只要不自行进口产品,就不需要承担侵权责任。然而,一旦该修订生效,这样的外国实体就会冒着被起诉到日本法院并被追究责任的风险。此外,产品的进口也可能被日本海关下令禁止。因此,该修订给向日本销售产品的外国企业带来了新的重大风险。对于一些做跨境生意的公司来说,这是一个显著变化。因此,当外国企业计划向日本销售大量商品时,即使日本客户是非企业个人,我们也强烈建议企业对日本商标进行自由实施(FTO)分析。顺便提一下,修订后的《日本外观设计专利法》也有类似条款,因此也建议对外观设计专利进行自由实施分析。

损害赔偿金额的增加

最近,日本修订了损害赔偿推定条款,提高了推定的损害赔偿金额。由于无形商标权侵权行为的损害赔偿金额难以举证,《商标法》根据以下标准规定了三种损害赔偿推定类型:

(1) 商标所有人的利润;

(2) 侵权人的利润;以及

(3) 合理的使用费。商标所有人可以从中选择推定类型。

基于商标所有人利润的推定。根据《商标法》第38(1)条,损害赔偿金额被推定为,商标所有人每单位的边际利润乘以侵权人转让的产品数量。例如,假设商标所有人每单位的边际利润为50美元,而侵权人转让了10000个单位。在这种情况下,推定的损害赔偿金额为50万美元。在实际案件中,法官可能会考虑许多因素而降低该金额。如果商标所有人无法完全或部分地销售侵权人所转让的数量的产品,则相关金额会被扣除。这意味着,计算中使用的产品数量仅限于商标所有人的销售或制造能力。例如,当商标所有人的能力以1000个单位为限时,即使侵权人销售了10000个单位,第38(1)条下的推定损害赔偿金额也以5万美元为限。此前,商标所有人是否可以为超过其能力的金额寻求合理的使用费,并不那么明确。

然而,最近的修订明确指出,商标所有人仍可以为超出其能力的金额寻求合理的使用费损害赔偿,至少在丧失许可机会的情况下是如此。例如,除了基于利润的1000个单位推定,商标所有人还可以寻求基于9000个单位的合理使用费计算的损害赔偿。因此,当每1个单位的合理使用费为10美元时,总损害赔偿金额推定为14万美元(50美元×1000)+(10美元×9000)。这导致了损害赔偿金额的增加,能力有限的小企业,如初创企业,可以寻求公平的损害赔偿。同时,这意味着商标侵权风险的上升。基于侵权人利润的推定。根据《商标法》第38(2)条,损害赔偿金额被推定为,侵权人通过商标侵权行为获得的利润。例如,如果侵权人每单位的边际利润是40美元,而侵权者转让了10000个单位,则推定的损害赔偿金额为40万美元。但当商标所有人的能力以1000个单位为限时,损害赔偿就以4万美元(40美元×1000)为限。最近的商标法修订没有明文变更第38(2)条,但商标所有人可能会像第38(1)条规定的那样,就超出其能力的金额寻求合理的使用费损害赔偿。基于合理使用费的推定。对于基于合理使用费的推定,最近的修订明确指出,在计算合理使用费时,可以考虑法院对产品侵犯了商标的认定。这意味着,法院可以裁定一个高于双方原本可在侵权前约定的使用费数额。

在进行许可谈判时,往往不能确定产品是否真的侵犯了商标权。如果产品明显侵犯了商标权,那么使用费会上升。因此,法院可以考虑其对产品侵犯商标权的认定,以合理的使用费为基础,提高推定的损害赔偿金额。例如,即使商标所有人和侵权人商定的使用费为5%,考虑到产品侵犯商标权的确定事实,法院也可以判决9%的损害赔偿金额。这就导致了损害赔偿金额的增加。如果合理的使用费较低,侵权者侵犯商标权并在败诉后支付合理的使用费,有时在经济上是划算的。这项修订明确指出,法律禁止这种行为。同时,这也意味着商标侵权风险的增加。

结论

根据最近的修订,日本商标侵权风险有所上升,我们强烈建议在向日本销售产品时进行仔细的风险评估,如商标自由实施分析。

同时,由于日本最近出现重视知识产权的趋势,包括商标在内的日本知识产权的价值也提高了,在日本进行侵权诉讼对跨国公司来说是一项更具吸引力的选择。

Hirofumi Tada,东京大野综合法律事务所律师

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