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2000년대에 지식재산권자는 침해 소송을 통하여 받을 수 있는 예상 손해배상금은 평균으로 계산하여 대략 미화 20,000달러를 넘기 어려웠을 것이다. 이러한 상황은 불충분한 증거 수집 방법, 지재권 침해 소송의 처리 경험 부족, 지재권의 깊이와 폭 등 다양한 이유에 기인하였다.

金晓, Jin Xiao, Assistant director of the patent litigation department, CCPIT Patent and Trademark Law Office
Jin Xiao
송무 파트 부 디렉터
베이징
CCPIT 특허 상표 법률 사무소
T: +86 10 6604 6247
E: jinx@ccpit-patent.com.cn

시간이 지나면서 상황이 바뀌었고 변화는 최근 최고인민법원(SPC)에서 내려진 일군의 전형적인 지적 재산권 사건의 판결에서 절정에 달하여 식품 산업에서 가장 널리 사용되는 향신료인 바닐린을 제조하는 영업비밀의 소유자에게 1억 5,900만 RMB (미화 2,460만 달러)의 손해 배상금이 수여되기에 이르렀다. 이는 SPC가 인정한 사상 최대 손해배상액이다.

이 금액은 2017년 말까지 피해액의 일부에 불과한 것이므로 이 기록은 조만간 다시 깨질 가능성이 높다. 권리의 소유자는 2017년 이후 발생한 침해사고에 대해서는 추가적인 손해 배상을 청구할 수 있는데, 이는 ‘공정경쟁법’이 2018년에 징벌적 손해배상을 도입했기 때문이다.

이제 IP 침해 소송에서 더 큰 액수의 손해 배상이 더욱 일반적인 현상이 되었다. 한편으로는 더 많은 중국 기업이 사업을 운영함에 있어 지재권의 중요성을 알게 되었다. 2020년에는149만 7천 건이 넘는 발명 특허, 292만 7천 건의 실용 신안 및 77만 건의 디자인 특허가 출원되었다. 또한 같은 해인 2020년에 576만 1천 개의 상표가 등록되었다. 이러한 지재권은 집행이 필요한 경우, 권리자에게 더 많은 선택권을 제공한다.

다른 한편으로, 중국 법원은 현재 지재권 보호를 강화하고 피해액을 확정하기 위한 새로운 방법을 모색하고 있다. 판사를 보조하는 법원의 기술 전문가를 도입하는 것 외에도 법원 명령 및 증거 보존이 실무에서 널리 이용되고 있다. 많은 경우에 법원에 증거의 수집 또는 보존을 신청하는 목적이 단순히 피고의 재정에 관한 자료를 얻는 수단에 그치지 않고 대형 손해 배상을 청구하는 데 사용되는 소송 전략의 방편으로 보인다.

실제로, 법원의 제출 명령을 받고도 침해 혐의로 문제가 된 제품의 판매 기록이나 이윤과 같은 재무 기록을 제출하는 경우가 거의 없는데, 이는 오히려 원고에게 유리한 결과를 초래하게 된다. 예를 들어 피고가 정당한 이유 없이 재무 자료의 제공을 거부하는 경우 법원은 원고의 손해 배상 청구가 이유 있다고 추정할 수 있다.

지식재산권 소송에서 증거보존이 보편화되고 자주 이용됨에 따라 법원은 침해로 인한 손해를 파악할 가능성이 높아지고 따라서 그와 같은 소송에서 보상액이 증가하게 된다.

최고인민법원이 최근 발표한 일부 사건에서는 지재권 소유자가 재판에서 손해를 입증할 때 혼합 전략을 사용하는 것으로 나타났다. 바닐린 사건에서 원고는 원고가 입은 손해, 침해로 획득된 이익, 침해로 인한 시장점유율의 변동 등 손해를 입증하기 위해 다양한 방법을 시도하였다.

이러한 혼합 전략은 서로 다른 경로를 통해 계산된 손해액들 간에 상호 참조를 가능하게 하여 판사가 판결에서 최종적으로 결정한 배상액에 대해 더욱 확신을 가질 수 있다는 점에서 원고에게 상당히 유리하다. 이는 IP 침해 소송에서 더 큰 손해를 보장하는 데 중요하게 작용할 것이다.

바닐린 사건에서 원고는 먼저 침해로 인한 손실로 청구를 개시하였다. 이는 계산상으로는 상대적으로 쉽지만 계절의 변화, 광고 및/또는 원자재 가격 등 다양한 이유로 손실이 발생하였을 가능성이 있기 때문에 판사를 설득하기는 어렵다.

그러나 자신이 당한 손실의 액수는 손실이 얼마나 클 것인지에 대한 전반적인 그림을 판사에게 제공하는 좋은 출발점이 될 수 있다. 침해로 인한 손실로 시작하는 또 다른 이유는 일반적으로 손실과 관련된 데이터는 원고가 이를 수집 및 계산할 수 있기 때문이다. 이 사건에서 이러한 경로로 인해 발생한 피해액은 약 1억 1600만 RMB이었다.

그 다음으로 피고가 취득한 이익에 증거의 초점이 맞춰졌고, SPC가 이를 받아들여 최종 손해액이 결정되었다. 여기에서 원고는 피고의 생산능력이 최소 연간 약 5,000톤으로서, 이는2015년 이후 3배 증가한 물량임을 입증하였다. 이를 바탕으로 피고는 바닐린의 연간 생산량이 연간 약 2,000톤이라고 주장해야 했고, 이것이 그 사건에서 손해배상액을 산정하는 기준이 되었다.

법원이 이 숫자를 인용한 것은 총 생산 능력이 연간 17,000톤이라 하는 것에 비해 이 숫자가 상당히 보수적이었기 때문이다. 손해액은 연간 2,000톤의 생산 능력을 기준으로 계산한 약 1억 5,500만 RMB에 재판을 통해 침해를 중지하기 위한 합리적인 비용 340만 RMB를 더한 것이다.

원고가 마지막으로 채택한 경로는 시장 점유율의 변경이다. 원고는 영업비밀이 침해된 이후 시장 점유율이 급격히 감소한 사실을 발견하였다. 시장 점유율 변화를 통해 계산된 손해액은 최대 7억9000만 위안에 달하였었다. 법원은 시장 점유율 하락에 따른 손해 배상액을 인용하지 않았지만, 저자의 판단으로는 이 경로를 통한 역대 가장 높은 손해 배상 요구가 법원의 최종 손해액 결정에 대해 충분한 여지를 마련해 준 것으로 보인다.

공판 중에 원고는 피고에게 이익률을 공개하라는 법원 명령을 신청했고, 이에 대한 피고의 거부는 법원이 손해배상액을 결정할 때 고려되었다. 법원은 피고인이 이익률을 공개하지 않음으로 인하여 침해로 얻은 정확한 이익을 파악하는 데 큰 어려움을 겪었고, 피고의 실제 이윤을 파악하는 데 장애를 초래하였다고 판시하였다. 그러나 법원은 계산에 원고의 이익률을 적용하여 1억 5,900만 RMB의 손해액을 산출하였다.

원고가 피고의 재무 자료를 제출할 수 없는 경우, 원고가 그러한 증거에 접근하기가 아무리 어려운 상황이라 하더라도 법원은 증거의 부족이라며 원고의 계산을 거부하는 종전의 경향에 비추어 볼 때 이는 현격한 변화의 추세라 할 수 있다.

1심 법원은 동일한 이유로 원고의 청구를 기각하고 300만 RMB의 법정 손해 배상액만을 부과하였다. 항소 법원인 SPC는 항소심에서 이를 파기하고 입증책임을 피고에게 전가함으로써 오늘날까지 영업비밀 침해 소송에서 최고 금액의 손해배상 판결이 나오게 된 것이다.

SPC 사건 이후로, 중국 법원은 지식재산 침해 소송에서 원고가 피고의 재무 자료에 접근할 수 없는 경우 입증 책임의 전가를 더 적극적으로 고려할 것으로 예상된다.

결과적으로 바닐린 사례가 시사하듯, 특허권자가 높은 배상을 받는데 있어 가장 큰 걸림돌이 점차 사라지고 있어 손해배상의 금액은 앞으로 계속 높아질 전망이다.

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인도

인도는 진화하는 IP 생태계로 전 세계의 주목을 받아왔다. 다른 법역과 마찬가지로 인도 특허법의 특정 조항들은 고유한 편이며 본고에서는 이를 간략하게 설명하면서 인도의 특허 관련 업데이트 내용을 소개하고자 한다.

외국 출원 허가

그러한 독특한 조항 중 하나는 외국 출원 허가 (FFL) 요건과 관련이 있다. 이 요건의 준수에는 두 가지 옵션이 있다. 첫 번째는 인도 외부에 처음 출원을 제기하기 전에 인도 거주자인 발명가가 발명에 대한 간략한 공개서를 인도특허청(IPO)에 제출하여 FFL 발행을 신청하는 것이다. 공개서의 내용이 국방 기술 또는 원자력과 관련이 없으면

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IPO는 그러한 요청 후 3주 이내에 인도 거주 발명가에게 FFL을 발행한다. FFL의 취득 이후 동일한 발명에 대한 첫 번째 특허 출원은 인도 거주자 발명가의 이름으로 인도 외부에 제기할 수 있다.

두 번째 옵션은 IPO로부터 FFL을 취득하는 대신, 출원인이 인도에 첫 번째 신청서를 제출하면서 거주자 발명가를 지명하는 것이다. 6주 이내에 IPO가 반대하지 않는 경우 IPO는 출원인은 인도 외부에서 후속 신청서를 제출할 수 있다. IPO가 인도 이외의 지역에서 후속 출원을 제출하는 데 반대하는 경우, IPO는 그러한 취지의 기밀 지침을 신청자에게 발부할 수 있다. 다만, IPO는 이 권한을 행사한 적이 거의 없다. 반대를 접수한 바 없으면, 출원인은 6주 후에 자유롭게 후속 신청서를 제기할 수 있다.

단계적 제출 및 수정

IPO는 영어를 허용하기 때문에 인도에서 특허 출원을 제출하고 절차를 밟는데 토착어 번역이 필요하지 않다. 따라서 토착어 번역을 요구하는 일본, 중국, 브라질 및 한국 등과 같은 법역에 비해 전체적인 특허 비용을 크게 절감할 수 있다.

어떤 추산에 따르면 토착어로 번역하는 데 드는 비용은 일반적으로 총 특허 보호 비용의 약 35%에 해당된다고 한다. 인도 특허법은 또한 국제 특허 협력 조약(PCT)에 근거하여 대부분의 법역에서 제공하는 30개월과 달리 국내 단계 출원을 제출하는 데 31개월 기간을 허용한다.

출원 절차

인도의 특허 출원 절차를 위해 먼저 심사 요청을 시작하면 출원은 대기 상태로 돌입한다. 대부분의 문제점들이 해소되고 나면 신청일로부터 1년 이내의 기간 동안 신청서가 검토된다. 출원인은 1차 보고서에 대해 6개월 이내에 응답해야 한다. 모든 이의가 성공적으로 극복되면 특허가 곧바로 부여된다. 그렇지 않으면 일정 시간 후에 출원인이 제기된 이의에 대응할 수 있도록 구두 심리가 열리며 그 이후에 결정이 내려진다. 불리한 결정이 내려진 경우 출원인은 두 가지 구제 수단이 있다. 첫 번째는 특허청에 심사 청원을 제출하는 것이고 두 번째는 적절한 고등 법원에 항고를 제기하는 것이다.

분할 출원

분할 출원은 모출원의 승인 또는 거부 처분이 있기 전에 언제든지 제출할 수 있다. 특허출원에 대한 결정은 사전에 통지되지 않으므로 가능한 한 빠른 기회에 분할출원을 제기하여야 한다. 분할출원은 모출원에 다수의 발명이 개시되어 있고, 분할출원의 청구항들이 모출원의 청구항들과 구별되는 경우에만 유효한 것으로 간주된다.

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구체적으로, 분할 출원의 독립 청구항들은 모 출원에서 청구되지 않은 적어도 하나의 독창적인 특징을 가져야 한다. 그러한 청구항들은 또한 모출원의 설명에서 뒷받침되어야 한다. 분할 출원은 자발적으로 제출하거나 IPO가 단일성 결여의 이의를 제기한 경우 그에 대한 대응으로 제출할 수 있다. 인도에서 자발적인 분할 출원의 유지 가능성에 대한 현재의 상황은 다소 복잡하다. 동일한 문제가 Procter & Gamble Company v the Controller of Patents & Designs, Esco Corporation v the Controller of Patents & DesignsUCB Pharma v the Controller of Patents 등과 같은 최근 판례법에서도 발생하였다.

위에서 언급한 판례들의 경우, 지적 재산권 항소 위원회(IPAB)는 무엇보다도 분할 출원의 청구항은 모출원의 청구항에서만 도출되어야 한다고 판시했다. 이는 분할출원과 관련된 법률에 대한 매우 제한적인 해석이다. 그러나 이 입장은 이사회의 여러 결정에서 추출된 것이며 유보되거나 이의가 제기된 바 없기 때문에 IPO는 모출원에 존재하지 않는 청구항을 포함하는 분할 출원에 이의를 제기할 가능성이 높다. 이것은 모출원 자체에서 분할이 의도된 청구항을 도입함으로써 우회할 수 있다.

이러한 청구가 모출원에서 수락되면 이는 출원자에게 충분히 바람직할 것이다. 그렇지 않으면, 모출원에 대하여 단일성 결여 또는 새로 추가된 주제에 기한 이의가 제기될 것이며, Milliken & Company v Union of India사건에서와 같이 그러한 이의는 출원인이 분할 출원을 통해 이의 대상인 청구항을 추구할 정당한 근거를 제공한다.

외국 출원의 공개

인도 특허법에 따른 이러한 법적 요구 사항은 많은 출원인들, 특히 여러 국가의 대규모 출원인들에게 계속해서 난제가 되고 있다. 요구 사항은 두 부분으로 나뉜다. 첫 째 부분은 제8(1)절 요구 사항으로 알려져 있으며 IPO는 인도 이외의 지역에 제출된 모든 관련되거나 대응하는 출원의 세부 정보를 고지받아야 한다. 관련 또는 대응 출원에는 공동 우선출원 또는 PCT 출원, 국내 단계 출원, 계속 출원, 부분 계속 출원 및/또는 분할 출원에서 비롯된 출원이 포함된다.

대응 출원에 대한 모든 필요한 정보는 인도 특허 출원 시점에, 혹은 또는 출원일로부터 6개월 이내에 양식 3으로 제출해야 한다. 그 후, 새로운 대응 출원이 인도 이외의 지역에서 제출되는 경우 그 출원의 세부 정보는 해당 제출 후 6개월 이내에 양식 3으로 IPO에 제출되어야 한다.

제8절 요구 사항의 두 번째 부분은 제8(2)절에 따라 IPO의 요청 시 IPO에게 검색 또는 조사 보고서 및 승인된 청구항의 사본을 제공하는 것과 관련이 있다. 이러한 요구는 일반적으로 첫 번째 검사 보고서에서 심사관(controller)이 제기한다. 그러나 IPO가 이제 WIPO CASE(World Intellectual Property Organization Centralized Access to Search and Examination) 시스템에 제공자 및 액세스 사무소로 합류했기 때문에 심사관은 이제 WIPO CASE 시스템을 통해 해당 출원의 검색 및 심사 보고서에 액세스할 수 있는 기능을 갖게 되었다. 따라서 심사관이 이러한 문서에 대해 요구하는 경우는 지속적으로 감소하고 있다.

작업 명세서

인도 특허법의 또 다른 독특한 조항은 작업 명세서를 요구한다는 것이다. 최근 정부는 특허에 대한 작업 명세서 제출에 관한 형식과 절차에 몇 가지 변경 사항을 도입하였다. 변경 사항은 2020년 10월 19일자에 발효되었으며 새로운 형식과 절차는 2021년 및 이후에 제출되는 작업 명세서에 적용된다. 연례 작업 명세서 제출 일자는 3월 31일에서 9월 31일로 변경되었다. 새로운 작업 명세서의 대상인 작업 기간은 종전에는 달력일 기준 1월에서 12월까지였으나 회계연도 4월부터 3월까지로 대체되었다. 특허가 부여된 회계연도에는 작업 명세서를 제출할 필요가 없다.

특정 특허 발명에서 발생한 대략의 수익 또는 가치가 여러 관련 특허들에서 발생한 대략의 수익 또는 가치와 별도로 도출될 수 없는 경우, 여러 관련 특허와 관련하여 단일 작업 명세서를 양식 27로 제출할 수 있으며, 이러한 모든 특허들은 동일한 특허권자에게 부여된다.

특허의 공동 소유자는 하나 또는 관련 특허들에 대해 1개의 작업 명세서를 공동으로 제출할 수 있지만 각 라이선스 사용자는 해당 명세서를 각 개별로 제출해야 한다. 인도로 제조 및/또는 수입되는 특허 제품의 물량 정보를 제공해야 하는 요건은 삭제되었다. 작업 명세서에 특정 회계 연도에 발급된 라이선스의 세부 정보를 제공하는 것은 요구되지 않는다.

IPAB의 폐쇄

정부는 최근 IP 권리 문제와 관련된 항고를 담당하는 기관인 IPAB를 폐쇄하였다. 특허법, 상표법 및 지리 표시법과 관련된 새로운 항고는 이제 관련 고등 법원에 제기해야 한다. 최근 인도 지적재산권 제도의 검토에 관한 의회 상임위원회 보고서는 IPAB의 재설립을 제안하고 있다.

델리 고등 법원은 7월 7일 IPAB로부터 이관되는 사안들을 제를 포함하여 모든 지적 재산권 문제를 처리하기 위해 델리 고등 법원 내에 지재권 부서를 신설한다고 발표했다. 그러나 델리 고등법원은 아직 지재권 부서의 규칙을 발표하지 않고 있다. 다른 고등법원들도 델리 고등법원의 주도를 좇아 조만간 지재권 부서를 설치할 것으로 보인다.

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일본

팬데믹으로 인한 경제적 난관 속에서 특허의 가치와 위험을 정확히 이해하고 이를 효율적으로 활용하는 것이 기업과 이익을 보호하는 데 더욱 중요하다. 일본의 특허 상황은 지난 몇 년 동안 급속한 변화를 겪었으며 산업에 지대한 영향을 미칠 것으로 보인다.

일본 특허권은 지난 몇 년 동안 훨씬 더 강력해졌으며 특허 획득 및 특허 침해 소송의 제기는 더욱 매력적인 옵션이 되었다. 동시에 특허 침해의 위험은 훨씬 증대되었으며 비즈니스를 수행할 때 신중한 평가가 매우 중요하다. 본고에서는 이러한 상황을 객관적인 데이터로 설명하고 있는 바, 이러한 자료들은 “친 특허적” 경향을 시사한다.

최근 상황

일본은 최근에 특허권에 대해 훨씬 더 강력한 보호를 부여하였다. 예를 들어, 일본은 특허법 제102조에서 언급된 바와 같이 특허 소유자가 더 중대한 손해를 입증할 수 있도록 일본 특허법의 손해 추정 조항을 개정하였다. 또한, 제105조의2는 특허 소유자가 피고의 통제 하에 있는 증거의 수집을 보다 용이하게 할 수 있도록 새롭게 설치된 검사제도를 규정하고 있다. 특허 소송인으로서 저자는 판사들이 전보다 특허 소유자에게 더 우호적이라는 느낌을 받는다.

특허 소유자의 승률

특허 소유자의 승률은 지난 몇 년 동안 급격히 증가하였다. ‘지식재산고등법원’은 2014년부터 매년 특허침해소송 관련 통계를 공개하고 있다.

Hirofumi Tada, Attorney at Law, Ohno & Partners
Hirofumi Tada
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아래 차트는 두 통계 간의 차이점에 기초한다. 도표 1은 2014년부터 2017년까지 도쿄 및 오사카 지방 법원에서의 판결 또는 화해 비율을 나타내고 도표 2는 2018년부터 2020년까지의 그러한 비율을 보여준다. 도표를 통해서 최근 특허권자의 승소율이 크게 올랐음을 명확히 알 수 있다.

2014~2017년 청구 인용 판결의 비율은 16% 였으나 2018~2020년에는 30%로 크게 상향되었다. 또 패소 비율은 2014~2017년 45%에서 2018~2020년 39%로 떨어졌다. 주의할 것은, 많은 합의가 원고에게 유리하기 때문에, 특허 소유자의 실질적인 승률은 30%보다 훨씬 높다.

이는 최근 일본 판사들의 친 특허적 성향을 잘 보여준다. 이제는 특허 소유자가 침해 소송에서 승소하는 것이 이전보다 훨씬 쉬워지고 피소된 침해자가 성공적으로 자신을 방어하기가 매우 힘들어졌다.

A-COMPARISON-OF-OF-PATENT-LAW-DEVELOPMENT-各国专利法发展对比-Chart-1-2-Kr

보상의 증가

금전적 보상 금액은 지난 몇 년 동안 증가하였다. 도표3은 2014년부터 2017년까지, 도표4는 2018년부터 2020년까지의 도쿄 및 오사카 지방 법원의 판결 또는 화해에 따른 각 금전적 보상액의 비율을 보여준다.

1억엔 (USD887,900) 이상의 액수가 수여된 경우는 2014년부터 2017년까지의 사건 중 단 16%에 불과했지만 2018년부터 2020년에는 30%로 증가하였다. 또한 2014년부터 2017년 동안에는 53%의 사건에서 1천만엔 이상이 수여되었으나, 이 비율은 65%로 증가하였다. 1천만엔 미만이 수여된 사건의 비율은 47%에서 35%로 하락하였다.

이러한 데이터는 판결과 합의에 따른 금전적 보상 금액이 최근 증가하고 있는 현상을 명백히 보여준다.

2019년과 2020년 지식재산 고등법원은 대합의부 판결에서 손해배상액을 증액하겠다는 의사를 밝혔고, 일본은 추정 손해액을 증액하도록 특허법을 개정하였다. 위의 데이터는 판결 및 합의에서 지급되는 금전적 보상 금액이 증가했음을 보여준다.

A-COMPARISON-OF-OF-PATENT-LAW-DEVELOPMENT-各国专利法发展对比-Chart-3-4-Kr

친특허 경향의 영향

데이터는 일본의 특허권이 현재 훨씬 더 강력해진 현상을 드러낸다. 이러한 변화는 빠르고 현저하며 일본 특허의 가치와 위험은 몇 년 전과도 다르다. 그러나 그 변화는 아직 뚜렷하게 인식되지 않고 있다.

일본은 이제 특허 침해 소송을 제기할 법역을 선택하는 회사에게 매력적인 선택안이다. 일본 법원 시스템에는 지재권 사건만을 다루는 특별부가 있으며 판사들은 특허 소송에 전문적이고 숙련되어 있다. 뿐만 아니라, 그들은 최근 데이터에서 알 수 있듯이 박빙의 사건에서 특허 소유자에게 유리한 결정을 내리는 경향이 있다. 일본의 특허 침해 소송은 이익을 얻기 위해 특허를 적극적으로 사용하는 기업들에게는 합리적인 선택이다.

동시에 특허 침해 위험은 현재 더 증가하였다. 미국과 달리 일본 법원은 특허 침해가 있을 경우 추가적인 요구 사항 건 없이 금지명령을 내리며, 이는 특정 상황에서는 기업 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 뿐만 아니라 손해배상 액수도 증가하는 추세이다. 따라서 일본에서 사업을 운영할 때에는 자유로운 연구 및 특허 무효 평가와 같은 신중한 위험 평가가 매우 중요하다. 최근의 친특허 경향을 고려할 때 상황에 따라 특허침해 리스크에 대한 재평가를 수행할 것이 권고된다.

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말레이시아

전 세계인에게 영향을 미치고 있는 코로나19 팬데믹은 의료 기술의 발전과 관심 국가의 특허 보호 확보의 중요성을 각인시키는 계기가 되었다. 코로나 19의 예방, 억제 및 치료와 관련된 모든 지적 재산권에 대한 ‘1994년 TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 협정’의 집행 포기에 관하여 진행중인 논쟁은 전 세계적인 백신 접종을 목표로 하는 대중의 접근 확대 필요와 특허권자의 권리 사이의 균형이라는 해묵은 문제를 제기하였다.

특허 보호의 지역 제한적 특성으로 인해 이해가 걸린 모든 국가에서 특허를 등록하는 것이 상당히 강조되어 있다. 자원이 부족한 시기에 특허권자는 자금이 활용되는 방식에 대해 전략적이어야 한다. 주요 국제 IP 조약에 서명한 개발도상국인 말레이시아는 국제적인 특허 영역의 동향을 반영하는 특허법과 절차를 갖추고 있다. 1983년 ‘말레이시아 특허법’ 또는 다양한 국제 조약 및 협정을 통해 시행 중인 시스템이 팬데믹 기간 중에도 신속한 심사와 방해받지 않는 집행을 지원한다는 점은 주목할만하다.

말레이시아의 특허 시스템

말레이시아는 ‘특허 협력 조약’(PCT)의 체약국으로서, 특허 출원을 위하여 체약국들 전체에 걸쳐 통일된 절차를 제공함으로써 국제 특허 보호를 원하는 출원인에게 혜택을 제공한다. 따라서 특허권자는 다른 회원국에서 동시에 특허 보호를 추구할 수 있다. 말레이시아는 브루나이 다루살람, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 및 베트남을 포함하는 9개국의 지식재산권청들 간 최초의 지역 특허 업무 공유 프로그램인 ‘아세안 특허 심사 협력 (Aspec)에 참여하고 있다. 이 프로그램은 참여 특허청들 간에 검색 및 심사 결과를 공유함으로써 그들간의 업무 중복을 완화할 것을 목표로 한다. 참여하는 특허청들에게는 귀중한 시간과 자원을 절약하는 이익이 되고, 특허권자에게는 더 빠르고 효율적인 특허 출원절차의 혜택이 주어진다.

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말레이시아는 또한 2011년 특허(개정) 규정에 따라 특허법에 따른 특허 심사 절차를 신속화 하였다. 실질 심사를 요청한 특허 출원인은 해당 출원이 공개 검사를 받을 수 있는 상태가 되면 신속 심사의 승인을 요청할 수 있으며, 이는 특허 허용, 발급 및 부여를 신속화 및 가속화하여 특허 계류 기간을 줄이기 위해 도입된 것이다.

지재권 등록 서비스 제공 및 지재권 등록 관리를 담당하는 특허기관인 말레이시아 지적 재산권 공사(MyIPO)는 현재 4개의 외국 특허청, 즉 2014년부터 일본 특허청(JPO), 2017년부터 유럽 특허청(EPO), 2018년부터 중국 특허청(CNIPA), 가장 최근인 2020년부터 한국 특허청(KIPO)과 각각 특허 심사 하이웨이 (PPH) 협정을 맺고 있다.

PPH에 따르면 특허 출원인은 일본, 유럽, 중국, 한국에서 상응하는 출원 또는 PCT 국제특허 협력조약에 따른 출원에서의 긍정적인 심사 결과를 기반으로 MyIPO에 신속 심사를 요청할 수 있다. PPH 프로그램의 주목할 만한 특징은 양방향 성격, 즉 JPO, EPO, CNIPA 또는 KIPO에서의 심사가 말레이시아에서의 상응하는 출원에 대한 MyIPO의 긍정적인 심사 결과를 기반으로 신속화될 수 있다는 점이다.

Aspec 및 PPH에 따른 요청은 추가적인 공식 수수료를 요구하지 않는다. Aspec 요청에 대해 MyIPO는 참여 외국 특허청의 검색 및 심사 결과를 고려할 수 있지만 이러한 검색 및 심사 결과를 수용할 의무는 없다. PPH 프로그램에 관한 저자의 경험으로는, 말레이시아의 청구가 외국에서 허용된 청구와 일치하는 경우 말레이시아의 출원은 통상적으로 승인된다.

다양한 파트너십 및 국제적인 제휴 관계 외에도 말레이시아는 2007년에 설립된 자체 IP 고등 법원을 갖추고 있다. 쿠알라룸푸르에 위치한 법원이 제1심 법원이다. 이 법원의 판결에 대해 항소 법원에 항소할 수 있으며, 법원의 허가를 얻어 국가의 최고 법원인 연방 법원에 항소할 수 있다.

팬데믹 기간 중 집행

일반적으로 완전한 직접 대면을 통하여 심리와 재판을 진행하는 말레이시아 법원은 원격 심리 및 재판을 지원하기 위한 절차를 적용 및 채택하였다. 주목할 점은 이러한 가상 심리 및 재판이 해외의 증인을 말레이시아로 데려오는 비용을 현저하게 줄여줌으로써 특히 해외 전문가의 증거가 필요한 특허 재판에서 상당한 이점으로 작용한다는 사실이다.

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팬데믹은 무엇보다도 특허의 강제 라이선스 또는 정부의 사용을 허용하는 조항과 함께 특허권의 포기 문제를 논의의 중심부로 위치시킨 계기가 되었다. 특허의 강제 라이선스 또는 정부의 사용을 규정하는 TRIPS 협정의 제31조는 특히 저개발국에서 특허권자가 직면하는 가장 특기할만한 집행 문제들 중 하나이다. 말레이시아의 특허권자들도 예외는 아니며, 현지 특허법은 제31조를 ‘특허법’ 제10부 및 제84절에서 이를 법규화하고 있다. 제10부는 사적 당사자에 의한 강제 라이선스 신청을 정하고 있는 반면 제84절은 정부의 특허 사용 권리에 관한 것이다.

제31조와 위 언급한 법이 특허 대상 제품의 국내 개발을 허용하는 강제 라이선스의 발급을 인정하는 반면, 개정된 조항인 제31-b는 말레이시아로부터 특허 의약품의 수출을 허용하는 강제 라이선스를 인정한다. 제31-b조는 말레이시아 특허법으로 성문화되지 않았지만 1986년에 제안된 특허법 및 특허 규정에 대한 개정안은 향후 그러한 신청이 가능할 것임을 시사한다.

강제 라이선스, 정부 사용 및 보호 장치

MyIPO는 언급한 법의 제10부에 따라 강제 라이선스 신청을 처리한다. 제49절에서는 강제 라이선스 신청은 다음 상황 중 하나에서만 가능하다고 명시하고 있다.

  1. 정당한 사유 없이 말레이시아에서 특허제품의 생산 또는 특허방식의 출원이 없는 경우.
  2. 국내시장에서 판매되는 특허제품의 생산이 없거나 생산이 있다 하여도 불합리하게 고가에 판매되거나 정당한 사유 없이 대중의 수요를 충족하지 못하는 경우.

특허법 제84절은 지재권 담당 장관(예: 국내 상거래 및 소비 장관)에게 다음과 같은 경우 정부 기관 또는 지정된 제3자가 특허권자의 동의 없이 특허 발명을 이용하는 것이 허용되는지 여부를 결정할 수 있는 권한을 부여한다.

  1. 국가 비상 사태가 발생하거나 공공 이익, 특히 정부가 결정하는 국가 안보, 영양, 건강 또는 국가 경제의 핵심 부문 개발이 필요한 경우.
  2. 사법 또는 관련 당국이 특허 소유자 또는 라이선스 사용자의 이용 방식이 반경쟁적이라고 판단한 경우.

현재까지 제84절이 발동된 2건의 공개된 사례가 있었는데, 2003년 3개의 HIV/AIDS 약품 관련 및 2017년 C형 간염의 제네릭 약품 수입을 허용하기 위한 목적이었다. 두 경우 모두 정부가 먼저 특허권자와 협상을 시작하여 특허권자에게 의견 진술의 기회를 제공하였다.

제 84절은 특허권자의 이익을 보호하는 특정 보호 장치를 포함하고 있다. 특히, 특허법은 “합리적으로 실행 가능한 한 가장 조속히” 장관의 결정이 특허권자에게 통지되어야 한다고 정하고 있으며, 제84(3)절은 특허권자 및 기타 이해 당사자(그들이 의견을 표명하고자 한다면)의 진술에 따라 결정되는 금액의 “적절한 보수”가 특허권자에게 지급되어야 한다고 규정하고 있다. 특허권자는 또한 강제 라이선스의 변경 또는 종료를 요청할 수 있으며 장관은 관련 당사자의 의견을 들은 후 그러한 의견에 따라 강제 라이선스를 변경하거나 종료할 수 있다.

또한 제84절은 정부에 특허를 전용할 수 있는 무제한의 권한을 부여하는 것은 아니며 정부의 모든 특허 사용에는 다음가 같은 제약들이 적용된다.

  1. 허가된 목적에 한하여 특허 발명을 이용할 수 있다.
  2. 특허권자로부터 특허권의 행사를 배제하지 못한다.
  3. 이용은 주로 말레이시아 시장의 공급을 위한 것이어야 한다(이 제한은 제31-b조의 신청에는 적용되지 않음).

또한 특허권자는 정부가 권리를 행사하는 경우 방어 수단이 완전히 해제된 상태가 아닌 바, 제84절은 특허권자가 장관의 결정에 대해 고등 법원에 항소할 수 있다고 명시적으로 규정하고 있다. 제31-b조, 강제 라이선스 및 정부에 의한 사용이 특허권자에게 우려가 될 수 있지만, 그러한 규정들의 남용을 방지하기 위해 필요한 보호 장치는 마련되어 있다.

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대만

R&D 및 집적 회로(IC) 공급망에 관련된 기술 등 선진 기술 개발로 오랫동안 알려져 있는 대만은 최근 기술의 급속한 성장으로 다시 주목을 받고 있다. 대만 산업연구소의 DigiTimes가 공개한 통계에 따르면 2021년 9월 아시아 주요 국가들 중 기술 부문의 비중이 상장 기업 중 60%를 넘어선 나라는 오직 대만 뿐이다. 이 사실은 대만 테크놀로지 산업의 중요성을 보여준다. 이와 같이 자본 및 기술 시장 모두에서 급속히 진행되면서도 안정성을 유지하는 발전을 추진할 수 있는데는 배후에는 근본적으로 관련 법적 프레임워크가 이를 뒷받침하고 있다.

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Kuo Yulan
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대만에서 비즈니스를 수행하는 외국 이해 관계자는 다른 유형의 지재권 보호 수단 외에도 특히 대만의 특허법을 이해해야 한다.

소개

대만에서 사용할 수 있는 특허 유형은 발명, 실용 특허 및 디자인 특허의 세 가지이다.

발명은 신규성, 비자명성 및 산업 유용성의 요건을 충족하는 기술 창작물인 경우 특허에 의한 보호를 받을 수 있다. 발명특허의 존속기간은 특허 출원일로부터 20년이다. 특허 보호 기간의 연장은 필수적 규제 승인을 취득하는데 필요한 시간을 고려하여 제약, 농약 혹은 제조 공정 등에 허용된다.

실용 신안은 대상의 형태, 구성 혹은 피팅(fitting)과 관련하여 제작된 창작물이다. 신규 실용 신안의 보호기간은 출원일로부터 10년이다.

디자인 특허는 대상물의 전체에 대하여 혹은 부분적으로 그 모양, 무늬 혹은 색상(혹은 이들의 조합)과 관련하여 시각적 음미를 위해 제작된 창작물이다. 디자인의 보호기간은 출원일로부터 15년이다.

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Jane Wang
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대만의 특허 제도는 외국인에게 상호주의 기반으로 개방되어 있다. 즉, 외국 국민은 자국에서도 대만 시민이 특허 보호를 제공받는 한, 특허 보호를 신청할 수 있다.

대만 특허법에 따르면, 외국 회사는 대만 특허를 정당하게 보유하고 있음을 적절하게 입증할 수 있는 한, 모든 대만 국민에게 허용되는 구제수단을 청구하기 전에 대만 정부로부터 법인의 인정을 받을 필요가 없다 (이는 외국 회사가 대만 법인 등기부에 등재되어 있을 때 존재함).

대만의 특허법은 자신의 특허를 타인이 침해하고 있는 것을 발견한 특허권자에게만 민사 구제 수단을 제공한다. 특허권자가 제3자가 자신의 특허를 침해하고 있음을 입증하면, 특허권자는 침해자에게 침해 활동을 중단하고 침해 활동의 과정에서 사용된 침해 제품/물품 및 도구/장비를 파기하고 침해의 결과로 특허권자가 입은 손해를 배상하라는 법원 판결을 구할 수 있다.

특허청

대만 특허청(TIPO)은 출원을 검토하고 특허를 부여하며, 특허 보호와 관련된 그 외 신청들을 검토할 권한이 있다. TIPO는 또한 특허를 무효화하려는 당사자가 제기한 무효 심판을 주재할 권한이 있다.

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TIPO의 결정에 동의하지 않는 당사자는 먼저 행정심판위원회에 심판을 제기한 후 동 위원회로부터 원하는 결정을 획득하지 못한 경우에 한하여 TIPO의 결정에 대해 사법적 구제를 요청할 수 있다. 2020년에 TIPO는 공개 검토 및 의견 수렴을 위해 관련 법률에 대한 개정안을 발표하였다.

제안된 개정안에 따르면, 대부분의 상황에서 특허 문제와 관련하여 TIPO의 결정을 수용하지 않는 당사자는 직접 법원을 찾아갈 수 있다. 입법부에서 개정안이 통과된다면 무효 소송 및 후속 항소 절차를 수행 및 종결하는데 필요한 시간을 상당히 단축할 수 있을 것으로 보인다.

지적 재산권 법원

2008년 대만은 지적 재산 문제를 독점적으로 심리하고 판결하는 지적 재산 및 상사 법원(지재권법원)을 설립하였다. 지재권법원은 특허침해 1심 소송에 대한 비전속적 관할권과 2심 소송에 대한 전속관할권을 가진다. 따라서 침해 당사자를 상대로 특허 침해 소송을 개시하려는 당사자는 지재권법원과 해당 사안에 대한 관할권을 가진 지방 법원 중에서 선택할 수 있다.

그러나 2심의 ​​모든 특허 침해 소송은 지재권법원에서만 심리된다. 일부 예외를 제외하고, 제2심으로서 지재권법원의 대부분의 특허 관련 판결은 대법원에 상고 가능하며, 대법원은 하급심에서 내린 판결에 제시된 법적 쟁점만을 검토한다.

특허 침해 사건을 주재하는 지재권법원 판사는 사건과 관련된 기술적 문제를 판사 자신이 이해하도록 지원할 기술 심사관을 임명할 수 있다. 대부분의 기술 심사관은 특허 문제에 경험과 지식을 가진 TIPO의 시니어급 특허 심사관 중에서 임명된다.

심사관들은 대개 법정에 출석하여 특허 침해 소송에 대한 양 당사자의 주장을 듣는다. 제기되는 질문이 적절하고 필요하다고 판사가 판단하는 경우 심사관들은 당사자 중 누구에게나 직접 질문할 수 있다. 이러한 심사관들의 도움으로 지재권법원 판사는 특허 문제에 존재하는 복잡한 전문적인 쟁점들을 검토하는 데 훨씬 더 잘 준비된다고 볼 수 있다.

침해 민사 소송

당사자가 특정 특허를 무효화하려는 경우 여전히 TIPO에 무효 심판을 제기해야 하는 반면, 침해 소송 당사자(일반적으로 침해 혐의자)는 침해 소송의 대상이 되는 특허에 대해 유효성의 항변을 제기할 수 있다. 침해 혐의 당사자가 유효성의 항변을 제기하면, 지재권 법원은 항변의 내용을 조사하고 제기된 이의에 비추어 특허가 유효한지 여부를 조사할 것이다.

지재권법원이 특허가 무효라고 판단하면 법원은 해당 특허가 집행 불가능하다고 판시하고 특허권자의 소송 청구를 기각한다. 달리 말하면, TIPO에 무효 소송이 병렬적으로 제기된 경우 민사 침해 소송을 심리하는 IP 법원은 TIPO의 판결을 기다리지 않고 자체적으로 유효성의 사안에 대해 결정을 내린다.

지재권 법원이 발표한 데이터에 따르면 2008년 3분기와 2021년 2분기 사이에 유효성 항변이 제기된 모든 1심 특허 침해 소송의 50.69%가 특허 무효를 이유로 집행이 불가능하다는 판결로 종결되었다. 이 자료에 따르면 특허권자가 침해 소송을 시작하기 전에 특허의 유효성을 재검토하는 것이 결정적으로 중요하다. 특허 소송에서 승소하기 위한 첫 번째 단계는 특허의 유효성에 대한 예상되는 문제 제기들을 물리치는 것이다.

손해배상 청구

특허권자는 침해를 성공적으로 입증하고 유효성에 근거한 이의를 극복한 경우 손해 배상을 받을 수 있다. 손해 배상 청구를 주장할 때 대만 특허법에 따르면 특허권자는 다음 중 하나로 손해 액수를 계산할 수 있다. (1) 침해 행위로 인하여 발생한 손해 및/혹은 이익의 상실, (2) 침해 행위로 인하여 침해 당사자가 얻은 이익의 금액, (3) 특허권자가 침해 당사자의 활동으로부터 얻을 수 있었던 합리적인 로열티 금액.

특허권자가 침해 당사자가 의도적으로 침해 활동을 이행했다는 사실을 입증하면 가중 손해 배상 청구를 제기할 수 있다. 가중 손해 배상은 특허권자가 입증한 실제 손해액의 3배를 초과하지 못한다.

지재권법원이 발표한 연구에 따르면, 특허권자가 승소한 모든 1심 특허침해 소송 중에서, 지재권법원은 승소한 특허권자의 청구 금액에 가까운 손해배상액을 인정하는 경향이 있었다. 한 1심 특허 침해 소송에서 지재권법원이 TWD20억(미화 7200만 달러)의 손해 배상금을 수여하는 판결을 내린 사실도 지적되어 있다.

수리 면제에 관한 분쟁

최근에는 디자인 특허 침해에 대한 한 지재권법원 판결이 대중의 상당한 이목을 끌게 되었다. 사건은 대만 특허법이 차량 유지/수리 활동을 특허 침해 책임으로부터 배제할 수 있게 하는 면제를 포함해야 하는지 여부에 초점을 맞추고 있다.

현재 대만 특허법 하에서는 그러한 면제가 제공되지 않는다. 그러한 면제를 법에 추가하는 것을 옹호하는 주장들도 있는 반면, 그에 반대하는 의견도 있는 바, 이들은 대만 법은 법으로 허용되는 모든 구제책을 특허권자에게 부여하는 것이 지극히 부적절하다고 판사들이 판단하는 경우 그러한 판사들에게 필요한 조치를 취하는 재량권을 부여한다고 설명한다. 일부 국회의원은 2020년에 차량 유지/수리 활동에 관한 면제를 포함하는 특허법 개정안을 제안하였다. 따라서 이 점에 관하여 향후 전개 상황을 계속 주시하는 것이 현명한 일일 것이다.

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