상표의 소유권과 실제 사용의 중요성

브랜드 소유자는 종종 상표의 우선 소유자 또는 우선 사용자 등록 여부를 선택해야 합니다. 그러나 상표의 우선 소유권이 항상 법원에서 유리한 것은 아닙니다. 2017년 상표법 또한 상표 소유자가 지식재산권을 집행하기 전에 상표의 실제 용도가 정립되어야야 한다는 원칙을 지지하고 있습니다.

최근 델리 고등법원은 ‘Mittal Electronics 대 Sujata Home Appliances Ltd 외’ 사건에서 등록된 상표를 실제로 사용하는 것의 중요성을 강조했습니다. 본 사건은 대법원의 ‘Nandhini Deluxe 대 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd’ 사건의 판례를 따른 것으로, 본 판례는 상표의 보호가 상표가 등록된 전체 상품과 재화군이 아닌, 상표가 사용된 제품과 서비스에만 제한된다는 것을 명시한 바 있습니다.

주 피고인Sujata Home Appliances Ltd는 상품 제11군에 포함되는 정수기, 정수 필터, 역삼투(RO) 시스템의 제조와 판매를 위한 목적으로 상표 ‘Sujata’를 사용하는 것을 제한하는 기존의 가처분 명령을 수정해 줄 것을 법원에 요청했습니다. 원고인 Mittal Electronics는 1991년부터 상품 제11군에 해당 상표의 소유를 등록했으나, 그 이후 해당 상표를 실제로 해당 상품군에 사용하지는 않았습니다. 반면에, 피고는 2008년 상품 제11군에 상표를 등록하고 실제로 상표를 사용해왔습니다. 피고는 원고가 법원에 고의적으로 피고가 동일 상품군에 상표를 등록하고 사용한 사실을 은닉하였다고 주장했습니다. 법원은 피고의 손을 들어 이전의 가처분 명령을 수정했습니다.

법원은 원고가 법원에 소송한 목적이 피고가 상품권 11에 포함되는 온수 탱크, 정수기, RO 시스템, 주스기, 믹서, 그라인더 등의 제조와 판매를 제한하기 위한 것이었다고 판단했습니다. 그러나 원고는 실제로 ‘Sujata’라는 상표 하에 정수 필터, 정수기 또는 RO 시스템을 판매한 적이 없으며, 우선 사용이 이루어지지 않았습니다. 원고는 이에 따라 상품 제11군 내의 보호를 받을 정당성이 없다고 간주되었습니다.

법원은Nandhini Deluxe 사건과 본 사건을 비교하여, 동일한 상표명이 더 이전에 등록된 경우에도 사업체가 동일 상품군 내에서 유사한 상표권을 후차적으로 등록할 수 있다는 판결을 내렸습니다. 이 경우 유일한 조건은 후차적으로 상표를 등록한 사업체가 해당 상표를 우선 소유자의 상품과는 다른 상품에 사용해야 한다는 것입니다. 우선 소유자가 해당 상품군 전체의 상품에 대해 상표권을 등록했을지라도, 해당 상품에 대해 실제 사용 또는 사용할 의도가 성립되지 않은 경우에는 후차적으로 상표를 등록하고 실제로 사용을 한 소유자가 이에 대한 권리를 보장받습니다. 상표를 우선 등록한 소유자가 관련 상품군에 상표를 실제로 사용하지 않는 경우, 후차적 사업체는 상표의 등록 시 우선 소유권에 따른 분쟁을 겪지 않습니다.

마지막으로, 원고는 법원에 중요한 사실을 은닉했기 때문에 주장의 근거가 약해졌습니다. 원고는 피고를 고발할 때 법원에 진실만을 제공해야 합니다. 원고가 피고 회사의 이사가 상품 제11군 내의 정수 필터, 정수기, RO 시스템에 대해 ‘Sujata’라는 상표를 소유하고 있다는 사실을 은닉했기 때문에, 원고의 가처분 신청은 실질법에 따라 기각되었습니다.

원고는 또한 피고가 원고의 회사로 사칭하여 소비자를 기만한다는 주장을 증명하지 못했습니다. 원고는 ‘Sujata’라는 상표의 우선 소유자이자 사용자로 간주되나, 이는 상품 제11군 내의 믹서, 그라인더, 블렌더에만 해당하는 것입니다. 피고는 상품 제11군 내의 정수 필터, 정수기, RO 시스템에 대한 상표의 우선 소유자이자 유일한 사용자로 인정되었습니다.

델리 고등법원의 판결은 두 사업체의 상품군이 겹칠 수 있으나, 실제 상품이 다른 경우 양 사업체가 모두 동일한 상표권을 사용할 수 있음을 보여줍니다. 원고는 특정 상품에 상표를 사용하지 않으면서 단지 상표권을 점유만 하고 있었습니다. 이러한 우선 소유권의 악용은 다른 브랜드가 상표권을 사용할 기회를 방해하기 때문에 전 세계적으로 지식재산권 전문가들의 비판을 받고 있습니다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너이며, Simran Bhullar는 소속 변호사입니다.

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