상표권 희석에 대한 해석

저자: Manisha Singh and Shivi Gupta, LexOrbis
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세계화와 급속한 비즈니스 발전의 추세로 인해 기업들은 전통적인 관행을 넘어서 지적 재산 보호 감독을 확장하는 것이 중요해졌다. 특히, 유명하거나 잘 알려진 상표와 관련하여 상표 희석의 원칙은 소유자를 지원하는 데 도움이 될 수 있다.

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
파트너
LexOrbis

상표 희석은 유명하거나 잘 알려진 상표의 독점성과 명성을 흐리거나 약화시키는 행위를 포함하는 법적 개념이다. 무단으로 해당 상표를 사용하는 경우를 가리킨다. 상표법(1999)에서는 희석이 명시적으로 정의되어 있지 않지만, 29조 4항은 상표 희석이 발생할 수 있는 경우를 규정하고 있다. 이에 따르면, 사용자가 등록 소유자의 허가 없이 등록 상표를 사용하거나, 무역 시 유사 상표를 무단 사용되하거나, 등록된 상표와 관련 없는 상품이나 서비스와 관련해 이를 사용하거나, 인도에서 명성을 가진 등록 상표를 정당한 이유 없이 사용하는 것은 등록 상표의 독특한 특성과 명성을 불공정하게 이용하거나 손상시키는 것으로 간주된다.

제29조 4항에 따르면 상표 희석은 해당 상표가 명성 있는 등록 상표와 동일하거나 유사하고 명성 있는 등록 상표에 포함된 상품 또는 서비스에서 사용되는 경우 발생할 수 있다.

ITC 대 Philip Morris Products SA 등에서 델리 고등법원은 상표 희석 사례를 확립하기 위해 네 가지 필수 요소가 필요하다고 판결했다. 문제의 상표가 해당되는 더 오래된 상표와 동일하거나 유사하며 더 오래된 상표가 인도 내 명성을 확립했다는 점, 문제의 상표가 정당한 사유 없이 사용되었고, 등록 상표의 명성 또는 독창성을 부당 이용하거나 침해하는 데 사용되었다는 점을 고려한 것이다.

Caterpillar v Mehtab Ahmed 등에서 동일 법원은 개념을 설명하며, 후속 사용자가 동일한 상품에 대해 유사하거나 동일한 상표를 채택한 경우 이전 사용 상표의 가치를 훼손하게 되어 해당 상표를 희석할 수 있다고 밝혔다. 법원은 상표 희석 행위가 재산과 동일시할 수 있는 상표권을 침해하는 상업적 침해 행위임을 명시했다.

Shivi Gupta, LexOrbis
Shivi Gupta
변호사이
LexOrbis

법원은 또한 상표의 희석이 이전 사용자의 상표와 상품 간 설명적 연관성을 희석, 침해 또는 부분적으로 영향을 미친다고 보았다. 해당 행위는 상표의 가치 또는 효력을 감소시키며 점차 상업적 가치를 축소시킨다고 판단했다. 또한, 법원은 이 사건에서 선순위 사용자의 독보적인 상표 품질을 훼손, 손상시키는 형태의 또 다른 희석 유형을 확인했다.

상표권 희석에 대한 분쟁 해결에서 인도 법원은 일반적으로 후속 사용자에 대한 편의와 이익의 균형을 고려하지 않았다. 예를 들어 Aktiebolaget Volvo of Sweden v Volvo Steels Ltd of Gujarat 사건에서 봄베이 고등법원은 피고인들이 과거 7년 간 사용해온 이름을 바꾸더라도 큰 피해를 입지 않을 것이라고 판결했다. 다만 원고 볼보가 자사 브랜드 볼보의 희석 또는 비하로 입게 된 손해에 대해서는 달리 판단했다. 피고가 판매한 상품이 인도 내에서 존재하지 않고 해당 럭셔리 자동차 용품을 인도 시장에 유입시키려는 의도가 거의 없었음에도 원고의 손을 들어 준 것이다.

이러한 당국의 판단으로 볼 때 상표의 명성은 지리적 경계뿐 아니라 상품 또는 서비스 범위를 넘어서는 영역을 포괄한다고 말할 수 있다. 상표 희석은 상표의 가치가 흐려지거나 변질될 때 발생한다. 잘 알려진 상표가 획득한 호감도와 명성에 무임승차하는 행위가 포함된다. 상표 희석이 발생하려면 그 행위가 명성 있는 상표의 손실, 피해 또는 손상을 초래할 필요는 없다. 이 개념은 소비자에게 혼란이 발생할 가능성이 없는 경우에도 브랜드의 독창성과 선의를 약화하는 모든 행위를 포함하는 것이다.

Manisha Singh(왼쪽)는 LexOrbis 파트너 변호사이며 Shivi Gupta는 소속 변호사이다.

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