대만의 IP 보호와 소송: 한눈에 알아보기

저자: Patrick Marros Chu 그리고 Winona Chen, Lee and Li
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대만의 지식재산권 사건 심판법 개정안은 14년 만에 가장 큰 폭으로 개정된 법안이다.

이 개정안은 영업비밀법을 위반한 1심 형사 사건도 처리하는 지식재산상사법원(IPCC)에 1심 민사 지식재산권 사건에 대한 전속 관할권을 부여한다. 국가보안법 제8조 제1항~제3항에 의거하는 국내 핵심 영업비밀의 도용과 관련한 사건은 지식재산법원의 2심 재판부에서 다루게 된다.

Patrick Marros Chu, Lee and Li
Patrick Marros Chu
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또한, 개정안은 비밀유지 명령을 신청할 수 있는 범위를 확대하여 특정 상황에서 당사자가 비밀유지 명령을 요청할 수 있도록 허용한다. 이러한 명령의 위반에 대한 처벌이 강화되었는데, 이제는 국제 위반도 여기에 포함된다. 이 개정안은 민사 및 형사 소송에서 영업비밀 검토를 제한하는 조항을 신설하여 당사자가 재판 전에 관련 문서에 대한 대체 식별자(identifier)를 요청할 수 있도록 허용한다.

이제, 특정 유형의 민사 지식재산권 문제(예: 특허 침해, 컴퓨터 프로그램 저작권 침해 또는 영업비밀 도용에 관한 민사 소송)에 대해서는 법적 대리인이 반드시 필요하다. 지식재산권 침해 사건의 현장 증거 수집을 위해 ‘조사관’이라는 중립적인 전문가를 지정할 수 있다. 전문가 증인 제도 또한 도입되었다.

법원은 특히 법률 대리인이 필요하거나 복잡한 사안이 발생하는 경우에 당사자들과 협력하여 재판 계획을 수립하도록 권장한다. 기술심사관이 작성한 보고서를 공개할 수 있고, 당사자들은 전문가의 조언을 바탕으로 구두 변론을 할 수 있게 되었다. 영업비밀 도용 사건에 대한 입증 책임의 완화는 특허 또는 컴퓨터 프로그램 저작권 침해 소송으로 확대된다.

이번 개정안은 재판 절차를 개선하고 영업비밀 보호를 강화하고 있다. 또한 특정 유형의 민사 사건에 대한 법률 대리인 의무화가 도입되면서 지식재산권 보호에도 도움이 될 것이므로 이와 관련한 소송 또한 한층 간소화될 것이다. 민사 및 형사 사건에 대한 IPCC의 관할권 변경은 판사의 전문성 향상과 신속한 재판 결과라는 두 가지 목적을 달성하기 위한 것이다.

비즈니스에 미치는 영향

Winona Chen, , Lee and Li
Winona Chen
Lee and Li (타이페이)
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이 개정안으로 특허 및 영업비밀 침해 소송에 큰 변화가 나타나겠지만, 상표 소송은 거의 영향을 받지 않을 것이다.

개정안의 가장 중요한 개혁 사항은 법률 대리인 의무화, 조사관의 역할, 증거 수집 절차, 침해 혐의가 있는 경우의 증거 부담 경감 등을 중심으로 구성되어 있다.

기업은 위에서 언급한 것처럼 특정 유형의 IP 민사 소송의 경우에 경험이 풍부한 변리사에게 소송 대리를 의뢰해야 한다는 점에 유의해야 한다. 특허 관련 소송에서, 판사의 승인을 받으면 변리사를 공동 대리인으로 선임할 수 있다.

관련 당사자들은 법원에 중립적인 기술 전문가 선임을 요청할 수 있고, 이를 통해 조사관 및 전문가 증인이 소송 절차에 참여할 수 있다. 이러한 접근 방식은 피해 당사자의 입증 부담 완화에 도움이 될 수 있다.

특허권 또는 컴퓨터 프로그램 저작권을 침해한 혐의로 기소된 당사자가 침해의 특정 측면은 인정하면서도 전반적인 책임을 계속 부인하는 경우, 법원은 해당 당사자에게 구체적인 방어책을 제시하도록 요구할 수 있는 권한을 부여하여 피해 당사자의 입증 문제를 덜어줄 수 있다. 이는 침해 혐의가 있는 경우에 증거 제시 어려움을 해결하기 위한 것이다.

IP 소송 준비

분쟁에서 입증 책임은 IP 소유자에게 있다. 침해 혐의자를 상대로 법적 조치를 취하기 전에 침해 행위를 파악하고 증거를 수집하기 위한 조사는 통상적인 과정이다.

원고는 침해 증거 수집을 위해 증거보전신청을 제기하여 법원의 강제 집행력을 통해 증거를 보존할 수 있다.

침해 혐의자는 집행 조치 후 특허청에 상표 또는 특허에 대한 취소 소송을 제기하거나 법원 심리 전에 상표 또는 특허의 유효성에 대해 이의를 제기할 가능성이 많다. 이러한 경우에는 상표 또는 특허의 유효성에 대한 평가가 있어야 한다. 이의 제기를 뒷받침하기 위해서는 법무법인이나 제3자 전문가 또는 전문 기관이 작성한 평가 보고서가 필요하다.

침해행위 중지요청 서신 발송이 소송 제기에 필요한 전제 조건은 아니지만, 서신 발송 후에도 침해 혐의자가 계속 침해하는 경우에는 고의적인 침해 입증에 도움이 될 수 있다. IP 소유자는 증거를 수집한 후에 서신을 발송할 수 있다.

다른 한편으로는, 이렇게 서신을 발송하면 침해자에게 경각심을 주어서 관련 조사와 증거 수집이 매우 어려워질 수 있다. IP 소유자는 이러한 서신 발송으로 인하여 부정경쟁 문제가 발행하지 않도록 하는 것이 중요하다.

원고가 대만에서 인정받지 못한 외국 회사인 경우, 법원은 피고의 신청에 따라 2심 및 대법원 수준의 법원 비용(청구 금액의 약 3.3%) 및 대법원 수준의 변호사 비용(NTD500,000[$15,650] 이하)에 대한 보증금 지불을 명령할 수 있다.

IP 소송 동향

민사, 형사, 행정 등 IPCC에서 진행되는 재판은 평균적으로 1년 이내에 완료되며, 2022년 재판의 평균 완료 기간은 219일이었다. 평균 재판 기간은 소폭 증가했다.

2008년 3분기부터 2023년 2분기까지, 민사 사건은 1심에서 평균 208일, 2심에서 평균 283일이 소요되었다. 1심 행정 사건의 평균 소요 기간은 171일, 2심 형사 사건은 136일이었다. 영업비밀 사건은 평균 1년 가까이 시간이 소요되었고, 특허 사건은 8~9개월이 걸렸다.

1심과 2심 항소심에서 원심 판결이 유지될 확률은 2013년부터 2022년까지 매년 약 73%에서 95%에 달할 정도로 매우 높은 것으로 나타났는데, 이를 통해 1심 판결의 중요성과 이에 대한 충분한 대비가 필요하다는 것을 알 수 있다.

기술심사관이 특허 소송에 참여하는 사건 유형에 대한 통계는 있으나, IP 소송이 빈번하게 발생하는 산업이나 관련 분야에 대한 공식적인 통계자료는 없다. 현재 IPCC에서는 기술심사관을 지정하여 전문적인 의견을 제공하고 있다.

10년 전에 지식재산법원이 설립된 이래, 지식재산법원에 접수된 각종 사건의 재판성과지표와 2008년부터 2017년까지 관련 소송제도의 재판 실태를 분석한 결과, 기술심사관이 배정된 특허 사건 중 기계 부문의 사건이 48%로 가장 많았고, 전기/전자 부문의 사건이 25%로 그 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났다.

재판부가 기술보고서를 직접 채택하거나(53%) 기술심사관의 수정 후 채택하는(47%) 비율이 높은 것은 기술심사관의 의견이 중요한 요소로 작용하고 있다는 것을 보여주는 대목이다.

2008년부터 2017년까지 외국인 원고가 있는 소송의 승소율은 민사 1심에서 54%, 상표 사건에서 79%, 특허 사건에서 32%로, 모두 평균보다 높았다. 1심 행정 소송의 경우 승소율은 27%였으며, 상표 소송이 28%로 가장 높았다.

IPCC에 따르면, 2008년 3분기부터 2023년 2분기까지 특허 소송에서 무효항변(無效抗辯)이 법원에서 받아들여질 확률은 49%에 달했다.

비즈니스 과제

따라서 한국 기업들은 대만에서 소송을 시작하기 전에 지식재산권의 효력을 평가하는 것이 바람직하다. 특히 원고는 먼저 권리의 소유권과 유효성을 확인해야 한다. 소송의 비용 효율성 또한 고려해야 한다.

상급 법원은 일반적으로 1심 판결을 유지하기 때문에, 1심 재판이 특히 중요하다.

발명 및 실용신안 특허와 달리, 디자인 특허는 취득이 쉽고 침해 입증이 용이하다. 디자인 특허의 유효기간은 출원일로부터 15년이다. 따라서 한국 기업들은 지식재산권 강화를 위해 더 많은 디자인 특허를 출원하는 것이 좋다.

기업들은 권리 집행 사실을 공개적으로 발표하거나 고객에게 통지하고 싶어한다. 그러나 한국 기업들은 대만 공정거래법 위반의 위험성을 인지하면서 발표 또는 통지가 중립적이고 충분한 증거에 근거하는지 확인해야 한다. 그렇지 않으면, 거래 상대방이 해당 발표가 거래 질서에 영향을 미칠 수 있는 불공정 행위라고 주장할 위험이 있기 때문이다.

한국 기업이 대만의 지식재산권 관련 기업에 투자하는 경우, 투자 대상에 대한 철저한 실사를 통해 특히 투자 대상 기업이 소유 또는 사용하고 있거나 라이선스를 제공한 지식재산권 관련 사항 즉, 출원 중인 지식재산권, 투자 대상 기업과의 지식재산권 관련 라이선스 제공 양도 계약, 지식재산권 관련 분쟁, 타인의 지식재산권 침해와 관련하여 투자 대상 기업에 제기된 소송 등을 확인해야 한다.

직원이 권리를 개발했거나 외부 업체와 공동으로 또는 위탁을 통해 권리를 개발한 경우에는 특히 소유권에 주의를 기울여야 한다.

Lee and Li

LEE AND LI
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Taipei 11072, Taiwan
전화l: +886 2 2763 8000
이메일: attorneys@leeandli.com
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