일본 IP 고등법원, 국내 특허가 미국 서버에 적용되는 것으로 판결

저자: Aki Ryuka 그리고 Yichen Liu,Ryuka & Partners
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본 특허가 해외 서버에 적용되는지 여부는 Dwango v. FC2 사건에서 쟁점이 되었다(2023년 5월 26일, IP 고등법원, 전원합의체). 특허를 받은 시스템에는 서버와 사용자 단말기가 있다. 미국 회사인 FC2가 미국에 있는 서버에서 실시간 사용자 댓글을 제공하는 스트리밍 미디어 서비스를 제공했지만, Dwango가 승소했다.

이 시스템은 단말기가 서버에 접속할 때 “완성되었다”. 단말기가 서버에서 파일을 받으면 서버와 단말기가 연결되고, 사용자 단말기의 브라우저에서 동영상에 댓글을 덧씌울 수 있다. 이 시점에서 청구의 모든 요건을 충족하는 기능을 갖춘 새로운 시스템이 “완성된다”.

서버가 해외에 있는 경우에도 일본 특허를 침해할 수 있다.

1부: 국내 행위 가이드라인

IP 고등법원은 법정 조언자의 의견서(amicus briefs)를 받은 후 국내 행위에 대한 가이드라인을 제시했다. 서버가 국외에 있는 경우, 어떤 행위(완성)가 일본에서 이루어졌는지 여부를 분석할 때에는 다음과 같은 네 가지 요소를 고려해야 한다.

법원 분석

Aki Ryuka, Managing Partner Patent Attorney Certified to practice IP litigation
Aki Ryuka
Ryuka & Partners (도쿄)
대표 파트너/특허 변호사

일본 내 IP 소송 수행 자격 취득

Ryuka & Partners (캘리포니아), 변호사
T: +81 3 5322 6375
info@ryuka.com

(1) 행위의 구체적인 방식. 각 파일은 미국에 있는 서버에서 일본에 있는 사용자 단말기로 전송된다. 송신과 수신(송수신)이 동시에 이루어지고, 일본의 사용자 단말기가 각 파일을 수신하는 시점에 피고의 시스템이 완성되므로, 이러한 송수신은 일본에서 이루어진 것으로 간주한다.

(2) 일본 내 요소들의 기능과 역할. 일본 내 사용자 단말기는 동영상에 표시되는 댓글이 겹치지 않도록 ‘판단 장치’와 ‘표시 위치 제어 장치’에 필요한 기능을 수행하여 본 발명의 주요 기능을 구현한다.

(3) 발명의 효력이 미치는 경우. 피고의 시스템은 사용자 단말기를 통해 일본 국내에서도 사용할 수 있고, 댓글을 이용하는 소통의 즐거움이라는 가치를 높이는 것이므로 발명의 효력은 일본에서 구현된다.

(4) 시스템의 이용이 특허권자의 사업에 미치는 영향. 위에서 언급한 일본에서의 국내 사용은 항소인이 발명의 국내 사용을 통해 얻는 경제적 이익에 영향을 준다.

그 결과, 법원은 시스템을 완성하는 행위가 일본에서 이루어진 것으로 판단하여 특허 침해를 인정했다.

이전 사례

IP 고등법원은 동일한 당사자들에 대해 또다른 판결을 내린 바 있다(2022년 7월 20일, No. (ne)10077 of 2008) (특허: 4734471 및 4695583).

이 판결에서, 법원은 외국 서버에서 일본 사용자에게 프로그램을 배포한 것이 프로그램 특허 침해라고 판단했다. 또한 해당 프로그램이 단말기 완성에만 사용되었으므로 단말기 청구항을 간접적으로 침해한 것으로 판단했다.

그러나 법원은 단말기를 ‘완성’하기 위해서는 사용자가 프로그램을 설치해야 하고, 디스플레이 장치를 ‘사용’한 것도 사용자이기 때문에 단말기 청구항의 직접적인 침해는 인정하지 않았다.

전원합의체의 판결이 더 적극적이다.

제안 사항

Yichen Liu, Chinese Attorney at Law at Ryuka & Partners in Tokyo
Yichen Liu
Ryuka & Partners (도쿄)
중국 변호사
T: +81 3 5322 6375
cases.to.jp@ryuka.com

시스템 특허 획득. 특히, 단말기가 충분히 독창적이지 않다면 서버와 함께 시스템에 대해 청구할 것을 제안한다.

서버가 일본 이외의 국가에 있는 경우, 서버에 접속하여 구현되는 단말기 작동 부분을 청구항에 기재할 것을 제안한다. 일본 내 단말기가 수행하는 기능이 작고 대부분의 기능을 서버가 구현하는 경우에는 시스템을 일본산으로 간주하지 않을 수 있기 때문이다.

단말기 특허 취득. 서버와 단말기로 구성된 시스템은 특정의 과정을 거쳐 “완성”된 것으로 확인되었다. 단말기도 이렇게 “완성”된 것으로 판명될 것이다. 따라서 단말기가 범용 PC나 휴대폰에 불과하고 특정 서버에 접속해야만 발명이 구현되는 경우에도 단말기에 대한 권리를 적극적으로 취득하는 것이 바람직하다. 그 이유는 국내 행위에 대한 가이드라인을 고려하지 않더라도 침해를 한층 용이하게 입증할 수 있기 때문이다.

서버와 단말기 간의 기능 이동 고려. 시스템 발명은 서버와 단말기 간에 기능이 이동하더라도 작동하는 경우가 많다. 이러한 결정에 대응하여, 경쟁업체들은 서버와 단말기 간에 기능을 전환하여 침해를 피할 수 있다. 단말기나 서버가 하는 일을 명시하지 않고 시스템이 하는 일을 주장하도록 한다.

2부: 실효 복원

2023년 4월 1일부터, 실효된 특허 출원의 복원 요건이 “정당한 사유”에서 “고의가 없는 경우”로 완화되었다. 이제부터는 별도의 증거 자료없이 간략하게 설명하면 된다.

복원 대상

복원 대상 절차 (P: 특허, D: 디자인, U: 실용신안, T: 상표):

    • PCT 국가 출원 및 번역 (P, U)
    • 파리 우선권 (P, D, U, T);
    • 심사 요청 (P)
    • 6개월 유예 기간 후 연금/갱신 (P, D, U, T)

우선순위 복원 시간 제한

    • 파리 노선 신청의 경우 우선순위 부여일로부터 14개월
    • PCT 노선의 경우 번역 마감일로부터 1개월

신청서의 번역본을 적시에 제출하지 않은 경우에는 번역본 복원을 별도로 요청해야 한다.

기타 복원의 경우에는 다음 중 빠른 날짜를 적용한다.

    • 복원 조치를 취할 수 있는 날로부터 2개월
    • 원래 기한으로부터 1년 (상표의 경우 6개월)

2023 4 1일부터, 실효된 특허 출원의 복원 요건이정당한 사유에서고의가 없는 경우로 완화되었다

복원된 권리의 제한

6개월의 유예 기간 내에 연금 납부/갱신 불이행으로 인해 특허/상표권이 복원된 경우:

  • 6개월의 유예기간이 경과한 후 및 복원되기 전에는 일본으로 수입되거나 일본에서 생산 또는 취득한 제품에 대해 특허권의 효력이 없다.
  • 상표권은 6개월의 유예기간이 경과한 후 및 복원되기 전에는 상표 사용에 대해 상표권의 효력이 없다.

의도하지 않은 상황

다음의 상황은 의도적이지 않은 것으로 간주되어 복원이 가능하지 않다.

  • 실효 후 회사 정책이 변경되는 경우
  • 현지 에이전트의 결제가 지연되는 경우
  • 사업 폐쇄 후 승계인이 사업 재개를 결정하는 경우
  • 공동 소유주와 조율이 부족한 경우
1년 이내
2년 이내
2023년 4월 1일 원래 결제일 복원 조치를 취할 수 있는 일자
실효 복원 시간 제한

Ryuka & Partners, TokyoRYUKA & PARTNERS
22F, Shinjuku L Tower,
1-6-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1522
전화: + 81 3 5339 6800
이메일: info@ryuka.com
www.ryuka.com

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