온라인 결제 앱인 PhonePe와 BharatPe의 배후에 있는 회사들 간의 오랜 분쟁이 격화되었다. 양측은 각각 PE와 Pe의 상표와 접미사에 대한 소유권을 주장하며 서로에 대한 오용 혐의를 제기하고 있다. 2019년 PhonePe는 BharatPe를의 주장에 대하여 델리 고등 법원에 고소했다. 그러나 2021년 4월 법원은 지속적인 오용 혐의 주장을 방지하기 위하여 PhonePe가 BharatPe를 상대로 제기한 가처분 신청을 기각하였다.
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가장 최근의 충돌은 Flipkart 소유의 PhonePe는 봄베이 고등 법원에 BharatPe의 PostPe 디지털 카드 핀테크 상품에 대하여 BharatPe의 소유주인 Resilient Innovations를 상대로 소송을 제기한 사건이다. PhonePe Pvt Ltd v Resilient Innovations Pvt Ltd에서 PhonePe는 BharatPe를 상대로 PostPe 상표 사용을 금지하는 가처분 신청을 하였다. PhonePe는 해당 상표가 자사 등록 상표인 PhonePe를 침해했다고 주장했다. 법원은 PhonePe가 PE나 Pe를 등록하지 않았지만 힌디어 사용되는 데바나가리 문자에서 Pe라는 단어를 이용하여 상표로 등록하였다고 판결했다. 이 이의제기는 PhonePe 상표에 대한 침해를 주장하였지만 원고측은 PE와 Pe 단어에 대한 독점권을 가지고 있다고 강조하였다. 다 제쳐두고 원고측은 PhonePe와 PostPe의 상표가 전체적으로 고려되어야 한다고 주장했다.
법원은 상표권에 대하여 전체적으로 고려해야 하는 것은 기존의 법이라 판결하였다. 그러나 원고가 제기한 사건은 PE와 Pe의 단어에 대한 독점권의 주장과 관련한 것이었다. PhonePe는 Phone이라는 단어에 중점을 두지 않았으며 상표를 전체적으로 고려해야 한다는 원칙을 수용하지 않았다.
고등 법원은 전체적으로 볼 때 원고와 피고의 상표가 매우 유사하다고 볼 수 있지만 독점권의 대상이 될 수 없는 각각의 요소를 채택하여 가처분 신청을 하는 것은 별개라고 판시하였다. 원고는 PE와 Pe 상표를 등록하지 않아 해당 상표 및 단어에 대하여 독점권이 없었다. 따라서 PhonePe의 주장은 지지를 받을 수 없었다.
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이에 원고는 소송 취하를 위한 휴정을 요청하고 가처분 신청 및 PhonePe라고 전체적으로 표시된 상표에 대한 권리 주장을 제한하는 새로운 소송 제기를 진행하였다. 법원은 조건부로 휴정을 부여했는데 피고가 앞으로의 사건에 대해서도 자신의 주장을 지속적으로 주장할 수 있게 해주었다. 뿐만 아니라 피고가 새로운 소송이나 가처분 신청에 대하여 반대할 때 판결 자체와 법원의 명령에 의탁할 수 있도록 해주었다. 이를 통하여 피고는 원고가 동일 사건에 대하여 서로 다른 시기와 법원에서 서로 다른 사건을 진행했다고 변호할 수 있었다.
델리 고등 법원이 BharatPe를 상대로 낸 Pe 상표권 사용 금지 가처분 신청을 기각한 데 이어 이번 봄베이 고등 법원의 판결은 PhonePe에 두 번째 타격이 될 것으로 전망한다.
흥미롭게도 2021년 10월 PhonePe가 봄베이 고등 법원에서 소송을 취하한 지 며칠 만에 BharatPe는 델리 고등 법원 지적 재산권 부서에 PhonePe Pvt Ltd가 소유한 데바가나리 문자로 된 접미사 Pe 상표의 복수 등록에 대하여 6건의 무효 신청서를 제출하였다. 2021년 11월 12일 델리 고등 법원은 이 신청을 기각했다.
PhonePe와 BharatPe는 현재 동일한 문제로 다른 두 법원에서 소송을 진행중이다. PhonePe가 어떤한 근거로 침해를 주장할 지, 최종적으로 어느 쪽이 Pe 상표에 대한 독점권을 취득할 지는 두고 볼 일이다.
양측이 법원의 판결을 각자의 주장을 지지한다고 보는 만큼 오직 대법원만이 이 문제에 대하여 결정을 내릴 수 있을 것으로 예상한다. 결과와 무관하게 이 사건들을 통하여 지적 재산권 시행에서 작은 접미사 하나가 휘두르는 힘을 볼 수 있었다.
Manisha Singh(왼쪽)과 Malyashree Sridharan은 LexOrbis의 파트너 변호사이다.
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