특허권의 내용 추가에 따른 해외 출원 라이선스(FFL) 신청 요건

인도 특허법의 독특한 점은 발명자가 인도 거주자일 경우 인도특허청(IPO)의 허가 없이는 해외 출원이 불가능하다는 것으로, 1970년 <특허법>의 제39조에 이러한 내용이 제정되어 있습니다. 인도에서 먼저 출원이 된 특허권의 경우, 인도특허청은 6주간 해당 발명이 원자력과 같이 민감한 기술과 관련이 있어 해외 출원이 될 경우 국익에 악영향을 미치는지 여부를 판단합니다. 이러한 경우 인도특허청은 인도 밖으로의 출원을 통제하기 위해 기밀 명령을 내릴 수 있습니다. 인도특허청이 아무런 문제를 제기하지 않은 경우, 해당 발명은 해외 출원 신청이 가능합니다.

특허권 신청인이 해외 출원을 우선적으로 하길 희망하는 경우에는 인도특허청으로부터 해외 출원 라이선스(FFL)를 발급받아야 합니다. 이는 인도에서 먼저 특허 출원을 했으나, 인도특허청의 6주 검토 기간 안에 해외 출원을 원하는 경우에도 적용됩니다. 해당 발명이 민감한 문제를 포함하지 않는 한 일반적으로 2~3주 안에 해외 출원 라이선스가 발급됩니다. 민감한 기술과 관련된 발명일 경우에는 국방부의 심의를 받아야 합니다.

인도 외 국가에서 먼저 정규 출원을 직접 하고자 하는 신청인의 경우, 반드시 사전에 인도특허청에서 해외 출원 라이선스를 발급받아야 합니다. 그러나 신청인이 인도 외 국가에서 먼저 임시 출원을 한 뒤 이후 정규 출원(CAP) 신청을 하는 경우에도 해외 출원 라이선스가 다시 필요한지 여부에 대해서는 불분명한 부분이 있습니다. 임시 출원 신청 전에 해외 출원 라이선스를 취득해야 하는 것은 분명하지만, 이후 정규 출원의 신청 시에도 해외 출원 라이선스를 다시 취득해야 하는지에 대해서 의견이 분분합니다.

임시 출원 이후 정규 출원 시, 발명의 설명, 청구 범위 및 도면 등에 관해 정보를 추가하는 행위 또한 빈번하게 발생합니다. 그리고 이와 같은 내용의 추가가 발생한 정규 출원 신청 시에도 해외 출원 라이선스를 다시 신청해야 하는지 여부가 신청인들을 혼란스럽게 하고 있습니다.

우선 현행 특허법은 해외 출원 라이선스 신청 시 해당 발명에 대해 완전한 정보의 공개를 요구하지는 않는다는 점에 주목해야 합니다. 실제로, 발명의 요약이나 제목과 같은 간략한 발명 정보만으로도 인도특허청은 충분히 해당 발명이 민감한 기술과 관련 있는지를 결정할 수 있습니다.

즉, 신청자가 인도특허청에 해외 출원 라이선스를 신청할 때 발명에 대해 완전한 정보를 공개할 필요는 없는 것입니다. 이에 따라 이후 정규 출원 시 해당 특허권에 내용 추가가 발생한 경우에도 다시 해외 출원 라이선스를 취득해야 할 필요가 없습니다. 이는 물론 내용 추가의 범위가 민감한 기술과 관련 없으며, 정규 출원 신청의 전반적인 내용이 사전에 인도특허청으로부터 해외 출원 라이선스를 받았던 임시 출원 범위에 포함되어 있어야 한다는 것을 전제로 합니다.

정규 출원 신청 시 추가된 내용이 임시 출원 신청 시에 승인받은 분야 외의 내용이며, 추가된 내용이 민감한 분야에서 사용될 수 있다는 점이 직접적으로 암시되는 경우에는 해외 출원 라이선스를 다시 받아야 합니다. 이는 특허권의 추가 등록 시 해외 출원 라이선스를 다시 취득해야 한다는 것과 동일한 맥락입니다.

보다 명확한 이해를 위해 예를 들어보도록 하겠습니다. 신청인은 차량 추적 시스템과 관련된 해외 출원 라이선스 취득을 위해 인도특허청에 발명에 관한 정보를 제공하고, 인도특허청은 해외 출원 라이선스를 발급했습니다. 이후 신청인은 정규 출원 신청을 준비하며 해당 발명이 교전 시 탱크의 움직임을 추적하기 위한 목적으로 군용 차량에 사용될 수 있다는 사실을 알게 되고, 이러한 내용을 정규 출원 신청에 포함했습니다. 해당 내용은 국방과 관련되어있으므로 인도특허청의 검토를 받아야 하며, 정규 출원의 신청 전 해외 출원 라이선스를 다시 발부받아야 합니다.

즉, 정규 출원 신청 내용이 기존 임시 출원 범위에 포함되고, 추가적인 내용이 민감한 기술 분야와 관련이 없는 경우, 신청자는 해외 출원 라이선스를 다시 취득하지 않아도 됩니다. 이러한 전략은 정규 출원 신청 시 발생하는 전반적인 비용 감축에 도움이 될 것입니다. 동시에, 해외 출원 라이선스의 재발급을 위해 기다리는 시간을 단축함으로써, 정규 출원 신청 시 지연을 줄일 수 있을 것입니다.

Piyush Sharma는 LexOrbis의 매니징 어소시에이트입니다.