총탄대신 단어로 싸우는 전쟁: 상표 침해에 맞서 싸우기

당신의 회사 이름을 도용하는 사람들 – 사례를 통한 대응 전략

상표 침해

2016년 초, 저자들은 1998년부터 법률 서비스를 제공하고 있는 고객사 Subway의 상표를 침해한 31개 매장을 발견했다. 세계 최고의 레스토랑 프랜차이즈 브랜드 중 하나인 Subway는 가장 많은 가맹점을 보유하고 있고, 중국의 중소 도시에 진출하여 지금도 탄탄한 성장세를 이어가고 있다. Subway의 중국어 이름인 ‘赛百味’는 1995년 Subway가 중국에 처음 진출했을 때 창의적으로 번역한 것으로, 중국 표현 규범을 따른 것이다.

저자들은 상표를 침해한 31개 매장에 대해 Subway 측에 알려주었다. Subway는 해당 매장에 침해중지명령통지서를 보내야 한다는 우리의 제안을 수락했다. 먼저 EMS로 통지서를 보냈고, 18개 매장(대략 58%)에 정히 전달되었다. 나머지 13곳은 수신을 거부했다. 통지서를 받은 18개 매장 중 3개 매장(9.67%)은 긍정적인 반응을 보이면서 상호 또는 간판을 변경하거나 ‘赛百味’를 삭제하기로 동의했고, 이미 변경했거나 삭제한 사진을 보내주었다.

긍정적인 답변을 보내지 않은 28개 매장에 대해서는 여러 특송(特送) 서비스를 통해 교차 배송으로 2차 공문을 발송했다.

세 번째 공문을 발송하기 전, 저자들은 회사의 대리인들에게 31개 매장 모두의 사진을 찍어서 앞선 두 차례의 공문 결과를 확인하도록 지시했다. 사진을 통해 확인한 바 12개 매장은 문을 닫았고, 14개 매장은 침해를 중단했으며, 5개 매장은 여전히 상표를 침해하고 있었다.

상표를 침해한 매장 다섯 곳에 대해서는 현지 시장 감독국에 민원을 제기했고, 결국 3개 매장이 침해 행위를 중단했다. 마지막 2개 매장에 대해서는 법적 소송을 제기했다. 법원의 조정 과정에서 한 곳은 침해 행위를 중단하기로 합의했고, 다른 한 곳은 시장 감독국의 벌금이 부과된 상태에서도 침해 행위를 중단하지 않았으나 결국 법적 다툼에서 패소했다.

이 과정에서 알 수 있듯이, 대부분의 매장(83.86%)에 대해서는 침해중단명령 통지만으로도 침해 행위를 중단시킬 수 있었다. 나머지 9.67%는 시장 감독국에 민원을 제기하여 처리되었다. 침해 사례의 6.45%만문제 해결에 법적 소송이라는 최종 단계가 필요했다.

우리와 협조한 특송 업체는 침해 매장이 시정한 사항을 현장에서 확인할 수 있었다. 이를 통해 고객사는 경제적으로 비용을 절감할 수 있었다.

상호와 상표

중국 상표법 및 기타 관련 법률/행정 규정(국가지식산권국(國家知識産權局)에서 발표한 상표권 침해에 대한 판단 기준 및 상표 관련 민사 분쟁 심리 시 법률 적용에 관한 최고인민법원의 특정 문제에 대한 해석 등)에 따르면, 다음과 같은 경우에는 단어로 구성된 등록 상표를 사용할 때 저작권을 침해할 수 있다:

• 다른 사람이 해당 단어를 자신의 상호로 사용하는 경우
• 현행 상호 등록 규정에 따라 합법적으로 등록된 회사 이름에 해당 단어가 포함된 경우

이러한 단어가 타인의 상호에 ‘눈에 띄게’ 사용된 경우에는 상표권 침해로 간주될 수 있고, 정상적인 방식으로 회사 이름에 사용되었지만 시장에서 혼동을 초래하는 경우에는 부정경쟁행위로 간주될 수 있다.

이러한 시나리오는 상표와 관련하여 중국에서 가장 흔하게 발생하는 지식재산 침해 사례 중 하나이다.

여기에 부합되는 몇 가지 사례 연구를 소개하면 다음과 같다.

소극적 사용

사례1: Nanjing Color-shade-in-snow Co Ltd v Shanghai Color-shade-in-snow Co Ltd 및 Nanjing에 등록된 지사 사건. 원고의 기존 등록으로 인하여 지사는 Nanjing에서 동일한 상호로 등록할 수 없었다. 양사는 모두 웨딩 사진을 촬영하는 회사였고, ‘Color-shade-in-snow’는 원고의 등록 상표였다. 원고는 다음과 같이 주장했다:

• 피고가 원고의 상표와 동일한 상호를 ‘눈에 띄게’ 사용함으로써 상표법 제57조 7항에 의거하여 상표권 침해가 발생했다.
• 피고가 등록 상표를 상호로 사용하여 상표법 제58조 및 부정경쟁방지법에 의거하여 일반 대중을 호도함으로써 부정경쟁행위가 발생했다.

법원은 피고의 간판, 주문서, 영수증, 홍보 전단지 및 기타 자료에 표시된 피고의 회사 이름에 다른 단어들과 동일한 글꼴, 크기 및 색깔로 “Color-shade- in-snow”라는 상호가 포함되어 있다는 것을 확인했다. 그러나 법원은 피고가 해당 상호를 ‘눈에 띄게’ 사용하지 않았으므로 원고의 상표를 침해하지 않았다고 판단했다. 그러면서 법원은 피고가 “Color-shade- in-snow”를 상호로 사용한 것은 상표법 및 부정경쟁방지법 제58조에 따라 동일한 서비스에 대한 부정경쟁행위에 해당한다고 판시했다.

인지도

사례2: Li Huiting v Dalian Wang Jiang Co Ltd 사건에서, “Wang Jiang”은 원고가 2003년에 등록한 상표였다. 이러한 등록은 2005년 Japan Wang Jiang Co Ltd가 Dalian Wang Jiang Co를 설립하기 전에 이루어졌다. 최고인민법원은 피고가 전체 회사명을 사용하지 않고 간판, 게시물, 식기 등에 “Wang Jiang”이라는 상호를 ‘눈에 띄게’ 사용했고, 이러한 사용은 제품 및 서비스의 출처에 대해 사람들이 오해할 가능성이 있다고 판시했다.

Dalian Wang Jiang Co는 상호를 계속 사용할 수 있게 되었지만, Japan Wang이 투자할 당시 Wang Jiang 상표가 Dalian에서 그렇게 유명하지 않았다는 점을 고려하여 적절한 방식으로 사용해야 한다는 단서가 붙었다.

친숙성

사례3: 전국 체인점인 Beijing Qingfeng Baozi Store는 Shandong Qingfeng Restaurant Co라는 지방 체인점을 상대로 소송을 제기했다. 이 사건에서, “Qingfeng”은 원고의 등록상표이자 상호였고, 피고는 “Qingfeng”을 상호로 사용했다.

최고인민법원은 피고의 웹사이트에 “Qingfeng에 입장하기”, “Qingfeng의 문화”, “Qingfeng의 자랑거리”, “Qingfeng 뉴스” 등의 섹션 헤드라인이 포함되어 있고, 레스토랑에 “Qingfeng 임직원 모두 여러분을 환영합니다”라는 현수막이 걸려 있기 때문에 사람들은 피고가 “Qingfeng”을 (단순한 상호가 아닌) 제품이나 서비스의 출처를 구별하는 ‘심볼’로 사용하는 것으로 생각할 수 있다고 판단했다. 법원은 피고가 “Qingfeng”을 ‘눈에 띄게’ 사용했기 때문에 상호가 아닌 상표로 사용했다고 판시했다.

원고가 침해 발생 후 수년이 지나고 피고가 이미 산동성에 자체 체인점 시스템을 구축한 상태에서 피고를 제소한 이유는 피고의 기존 상호 때문에 산동성의 수도에서 동일한 상호로 전국적인 체인점을 개발하려는 원고의 계획이 무산되었기 때문이다. 법원은 피고의 대표가 베이징에서 요식업 경영을 공부한 적이 있으므로 요식 업계에서 Qingfeng의 상호를 알고 있었을 것이라고 판단했다. 결국, 해당 상호의 등록은 선의에 의한 것이 아니었다.

적극적 사용

사례4: 레스토랑 브랜드 이름이면서 또한 Beijing Donglaishun Group Co의 등록 상표이자 상호인 “Donglaishun”과 관련한 행정 사건에서, 상표 침해 매장인 Chenzhou Yonggen Donglaishun Restaurant은 다음과 같이 행동했다:

• “Donglaishun”을 상호로 사용했다
• 자사 로고에 “Donglaishun”을 사용했고, 메뉴판, 냅킨 케이스, WeChat 계정에 로고를 표시했다.
• “Donglaishun”이라는 이름으로 온라인에서 자사를 홍보했다.

조사를 받는 동안 행정 처벌을 받을 처지가 된 침해자는 상호 변경에 동의했다. 그러나, 현지 시장 감독국은 상표 침해의 다른 측면을 근거로 침해자에게 5만 위안(미화 6,900달러)의 벌금 납부를 명령했다.

교훈

이번 사례 연구에서 확인한 것처럼, 사업체가 타인의 등록 상표와 똑같은 상호를 사용하면서 (1) 광고를 위해 해당 상호를 간판에 사용하거나, (2) 회사 이름보다 상호가 눈에 잘 띄도록 글꼴과 크기 및 색깔을 다르게 사용하거나 또는 (3) 법원에서 ‘눈에 띄게’ 사용한 것으로 간주할 수 있는 기타 방식으로 사용하면 ‘눈에 띄게’ 사용했다는 기준(test)이 충족된다.

또한, 상표 침해에 해당하지 않더라도 정상적인 방식으로 사용된 상호가 제품이나 서비스의 출처에 혼동을 초래하는 경우에는 부정경쟁행위에 해당할 수 있다(사례1).