NCLT의 콜카타 재판부가 뒤집은 등록상표 양도

저자: Manisha Singh그리고Anvita Sharma, LexOrbis
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1999년 상표법은 등록상표를 보호하고 명성을 쌓는 데 돈과 시간을 투자한 상표권 소유자의 권리를 보호한다. 이 법의 목적은 상표 부정 사용 및 타인에 의한 등록상표 등록을 방지하는 것이다. 등록상표는 사업자의 귀중한 무형 자산으로 장기적인 사업 성공 또는 실패에 핵심적인 역할을 한다.

Manisha Singh, Founder Partner at LexOrbis in New Delhi
Manisha Singh
파트너
LexOrbis

상표법은 기업의 선의 유무에 관계없이 등록상표의 양도, 즉 상표 소유권을 타인에게 이전하는 것을 허용한다. 등록되었거나 등록되지 않은 상표권의 고유한 소유자는 해당 자산의 자산과 권리를 판매, 양도, 사용권 허가 및 전송할 수 있다. 상표법의 5조 2(b)항과 37~45항은 양도와 전송을 다룬다.

국립회사법재판소(NCLT) 이전의 최신 판례인 Bell Finvest (India) Limited 대 Duckbill Drugs Private Limited에서는 지식재산권 무결성을 유지하는 기관이 지닌 등록상표의 부정 양도에 대한 관점을 잘 보여준다.

파산 기업인 Duckbill Drugs의 경영진은 경매를 통해 첫 번째 항소인인 Paul Brother에 매각되기 전 등록상표를 부정 양도했다. 항소인은 파산 기업을 회계계속기업으로 매각되었음을 증명하는 매각 증명서를 받았다. 해당 기업의 자산에는 핵심 자산으로 14개의 등록상표가 포함되어 있었다.

항소인은 매각받은 기업이 2017년 14개 중 7개의 등록상표를 세 번째 피항소인에게 양도(전송, 전달 및 양도)한 것을 발견했다. 피항소인은 매각받은 기업의 전 이사의 며느리였다. 추가로 밝혀진 사실은 양도 신청이 2022년 상표등록부에 등록된 것이다. 해당 양도가 발생한 것으로 추정된 지 5년 이후이다.

Anvita Sharma
Anvita Sharma
소속 변호사
LexOrbis

항소인은 사건의 또 다른 피항소인이기도 한 상표등록부가 2021년 NCLT의 청산 명령을 통보받은 이후 상표 양도 신청을 허용했어서는 안 된다고 주장했다. 어느 사안에서든 상표법 42조에 따라 양도는 이뤄진 후 9개월 내에 등록되어야 한다. 항소인은 피항소인의 행위가 2016년 제정된 지급불능 및 파산법 조항에 위배된다고 주장했다. 피항소인들은 강령에 따라 직무를 수행하는 청산인, 네 번째 피항소인의 지시를 위반했다는 혐의도 받았다. 당사자간 소송에서 콜카타 고등법원의 이전 판례와 명령에 따라NCLT는 2017년 양도 행위가 선의로 이루어진 것이 아니라고 판단했다. 해당 거래는 사기성이 있고 특별 대우로 간주될 수 있으며 저평가된 거래라고 밝혔다. NCLT는 이 거래를 무효로 판단했다. 문제의 7개 등록상표는 매각 전까지 청산 과정의 유일한 파산 기업이자 소유자인 청산인에게 귀속되었다. 항소인은 2017년 양도된 등록상표를 포함해 모든 14개 상표를 상업적으로 활용할 권리가 있었다.

이 사례는 지식재산권 프로세스의 무결성과 합법성을 유지해야 할 필요성을 보여준다. 등록상표 사기 양도는 남용과 오용의 가능성이 있다. NCLT는 양도의 전체 목적이 해당 파산 기업의 구매자가 지닌 거래 가치를 박탈하기 위함이라고 판단하는 데 아무런 문제가 없었다. 증거는 파산 기업의 전 이사들이 양도받았다고 여긴 등록상표 7개를 사용해 유사 사업체를 설립한 것이었다. NCLT는 또한 상표등록부 사무실에 대한 조사가 필요함을 시사했다.

이 판례는 분명한 사기성 양도 사례를 다룬다. 하지만 등록상표 소유자는 더욱 더 교묘해지는 공격으로부터 지식재산권을 보호하기 위해 노력해야 할 것이다. 공공기관 역시 포괄적인 감독 체제를 갖추어야 한다. 소송들은 상표가 파산 기업의 자산이며 법과 규정에 따라 엄격하게 관리되어야 함을 다시 한 번 알려준다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너이고 Anvita Sharma는 소속 변호사이다.

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