NCLT의 콜카타 재판부가 뒤집은 등록상표 양도

1999년 상표법은 등록상표를 보호하고 명성을 쌓는 데 돈과 시간을 투자한 상표권 소유자의 권리를 보호한다. 이 법의 목적은 상표 부정 사용 및 타인에 의한 등록상표 등록을 방지하는 것이다. 등록상표는 사업자의 귀중한 무형 자산으로 장기적인 사업 성공 또는 실패에 핵심적인 역할을 한다.

상표법은 기업의 선의 유무에 관계없이 등록상표의 양도, 즉 상표 소유권을 타인에게 이전하는 것을 허용한다. 등록되었거나 등록되지 않은 상표권의 고유한 소유자는 해당 자산의 자산과 권리를 판매, 양도, 사용권 허가 및 전송할 수 있다. 상표법의 5조 2(b)항과 37~45항은 양도와 전송을 다룬다.

국립회사법재판소(NCLT) 이전의 최신 판례인 Bell Finvest (India) Limited 대 Duckbill Drugs Private Limited에서는 지식재산권 무결성을 유지하는 기관이 지닌 등록상표의 부정 양도에 대한 관점을 잘 보여준다.

파산 기업인 Duckbill Drugs의 경영진은 경매를 통해 첫 번째 항소인인 Paul Brother에 매각되기 전 등록상표를 부정 양도했다. 항소인은 파산 기업을 회계계속기업으로 매각되었음을 증명하는 매각 증명서를 받았다. 해당 기업의 자산에는 핵심 자산으로 14개의 등록상표가 포함되어 있었다.

항소인은 매각받은 기업이 2017년 14개 중 7개의 등록상표를 세 번째 피항소인에게 양도(전송, 전달 및 양도)한 것을 발견했다. 피항소인은 매각받은 기업의 전 이사의 며느리였다. 추가로 밝혀진 사실은 양도 신청이 2022년 상표등록부에 등록된 것이다. 해당 양도가 발생한 것으로 추정된 지 5년 이후이다.

항소인은 사건의 또 다른 피항소인이기도 한 상표등록부가 2021년 NCLT의 청산 명령을 통보받은 이후 상표 양도 신청을 허용했어서는 안 된다고 주장했다. 어느 사안에서든 상표법 42조에 따라 양도는 이뤄진 후 9개월 내에 등록되어야 한다. 항소인은 피항소인의 행위가 2016년 제정된 지급불능 및 파산법 조항에 위배된다고 주장했다. 피항소인들은 강령에 따라 직무를 수행하는 청산인, 네 번째 피항소인의 지시를 위반했다는 혐의도 받았다. 당사자간 소송에서 콜카타 고등법원의 이전 판례와 명령에 따라NCLT는 2017년 양도 행위가 선의로 이루어진 것이 아니라고 판단했다. 해당 거래는 사기성이 있고 특별 대우로 간주될 수 있으며 저평가된 거래라고 밝혔다. NCLT는 이 거래를 무효로 판단했다. 문제의 7개 등록상표는 매각 전까지 청산 과정의 유일한 파산 기업이자 소유자인 청산인에게 귀속되었다. 항소인은 2017년 양도된 등록상표를 포함해 모든 14개 상표를 상업적으로 활용할 권리가 있었다.

이 사례는 지식재산권 프로세스의 무결성과 합법성을 유지해야 할 필요성을 보여준다. 등록상표 사기 양도는 남용과 오용의 가능성이 있다. NCLT는 양도의 전체 목적이 해당 파산 기업의 구매자가 지닌 거래 가치를 박탈하기 위함이라고 판단하는 데 아무런 문제가 없었다. 증거는 파산 기업의 전 이사들이 양도받았다고 여긴 등록상표 7개를 사용해 유사 사업체를 설립한 것이었다. NCLT는 또한 상표등록부 사무실에 대한 조사가 필요함을 시사했다.

이 판례는 분명한 사기성 양도 사례를 다룬다. 하지만 등록상표 소유자는 더욱 더 교묘해지는 공격으로부터 지식재산권을 보호하기 위해 노력해야 할 것이다. 공공기관 역시 포괄적인 감독 체제를 갖추어야 한다. 소송들은 상표가 파산 기업의 자산이며 법과 규정에 따라 엄격하게 관리되어야 함을 다시 한 번 알려준다.

Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너이고 Anvita Sharma는 소속 변호사이다.