자체적으로 등록상표를 심사하기로 한 법원 결정

저자: Manisha Singh그리고Omesh Puri, LexOrbis
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2023년 9월 11일 이뤄진 판결에 따르면 델리 고등 법원은 Nadeem Majid Oomerbhoy Sh. Gautam Tank의 사안에서 다른 사안과 비견할 수 없는 독특한 문제에 직면했다. 이번 상표권 분쟁의 쟁점은 식용땅콩기름에 대해 사용한 “SUPER POSTMAN”이라는 워드마크였다.

원고는 피고가 유사 상표 “SUPER POSTMAN”을 사용하여 자신의 등록상표 “POSTMAN”을 침해하였다고 주장하며 소송을 제기하였다. 사안이 더 복잡해진 것은 피고가 2004년에 “SUPER POSTMAN” 상표 등록을 신청했고, 해당 신청이 2023년 2월 13일 최종 등록이 승인되기 전까지 오랫동안 계류 중이었다는 사실이었다.

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원고는 피고가 “SUPER POSTMAN” 워드마크에 대한 등록을 취득했다는 사실을 알고 이 등록의 유효성에 대해 이의를 제기하는 신청서를 제출했다. 또한 원고는 피고의 상표에 대한 표시정정 절차를 시작하기 위해 진행 중인 소송에 대한 휴정을 요청했다.

그러나 원고는 1999년 상표법 제124(1)(b)조에 설명된 구체적인 법적 절차를 준수하지 않았다. 상표법 124(1)조는 상표권 침해 소송이 계류 중인 경우에 적용된다. 124(1)(b)조에는 이러한 경우 따라야 하는 다음 절차가 요약되어 있다.

피고는 30(2)(e)조에 따라 등록상표의 유효성을 주장하며 항변을 제기한다.

원고가 피고 상표의 유효성에 대해 이의를 제기하는 경우 법원은 이의가 유효한지 여부를 조사한다. 그리고,

법원이 이의 제기가 타당하다고 판단하면 전문가 설명을 의뢰하고 3개월 동안 휴정하여 원고가 피고의 상표에 대해 정정 소송을 제기할 수 있도록 한다.

이 소송에서, 피고인은 서면 진술서에서 30(2)(e)조의 항변을 제기하지 않았다. 이에 따라 법원은 124조에 따른 원고의 신청을 기각하였다. 원고는 피고를 상대로 상표권 침해 주장에 대해 금지 명령을 구제를 요청하였고, 이떄 피고는 유효한 상표 등록을 보유하고 있었다.

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구제를 승인하려면 법원은 피고의 등록이 무효라고 선언해야 하며 이는 상표법 29(1) 및 30(2)(e)조와 상충되는 것으로 보인다.

29(1) 및 30(2)(e)조에서는 등록상표의 소유자가 아닌 사람이 등록상표를 사용함에 따라 침해가 발생할 수 있다고 명시적으로 명시하고 있다. 상표가 기존 상표와 동일하더라도 이 경우에서는 침해 요건을 충족하지 못한다. 따라서 등록상표 소유자에 대한 침해를 규정하는 것은 법적으로 불가능하다.

법원의 판결: 델리 고등법원은 피고의 등록상표를 고려하지 않고 침해 소송을 진행할 수 있다는 원고의 주장을 기각했다. 재판부는 또 분명한 인식이 되는 바 불법적인 명령을 통과시킬 수는 없으며, 이는 법률 조항에 어긋난다고 강조했다.

또한, 상표법 제28(3)조는 등록상표 소유자가 동일하거나 기만적으로 유사한 상표를 가진 다른 등록상표 소유자에 대해 독점권을 주장할 수 없다고 규정하고 있다. 이 조항은 원고의 침해 주장이 28(3)조의 예외에 적용된다는 점을 잘 보여준다.

법원은 사건에서 양 당사자의 이익 균형을 맞출 필요성을 인식하고 대안적인 조치를 모색했다. 이는 법원이 당사자의 신청 없이도 상표 등록을 취소 또는 변경하고 등록을 수정할 수 있는 권한을 부여하는 상표법 57조(4)에 근거했다.

이 조항에 바탕으로 델리 고등법원은 57조 4항에 따라 자체적인 권한을 사용하여 피고의 상표 등록의 유효성을 조사하기로 결정했다 .

법원의 이러한 결정은 침해 소송에서 ‘등록’이 갖는 중추적 역할을 고려해 원고가 등록의 유효성에 대해 이의를 제기할 수 있는 공정한 기회를 갖을 수 있도록 하기 위함이다.

델리 고등법원의 판결은 등록상표를 포함하는 소송에서 등록상표 중 하나가 수년이 지난 후 획득되었고 해당 정보가 소송에서 언급되지 않은 경우 등록상표 소송이 복잡해질 수 있음을 잘 보여준다.

Manisha Singh 및 Omesh Puri는 LexOrbis 파트너입니다.

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