法院决定主动审查注册商标

在 2023 年 9 月 11 日作出的Nadeem Majid Oomerbhoy vs Sh. Gautam Tank 案的裁决中，德里高等法院遇到了一个前所未有的独特情况。这起商标纠纷与食用花生油使用”SUPER POSTMAN”文字有关。

原告提起诉讼，指控被告使用近似商标”SUPER POSTMAN”，侵犯了其注册商标”POSTMAN”。使案件变得复杂的是，被告早在 2004 年就申请注册了”SUPER POSTMAN “商标，但该申请直至 2023 年 2 月 13 日才最终获准注册。

原告在得知被告已获得”SUPER POSTMAN “文字商标的注册后，随即申请对该注册的有效性提出质疑。此外，原告还要求延期审理正在进行的诉讼，以启动针对被告商标的纠正程序。

然而，原告未能遵守 1999 年《商标法》第 124(1)(b)条规定的法律程序。《商标法》第 124(1)条适用于那些存在商标侵权未决诉讼的案件。第 124(1)(b)条列明了在此类案件中必须遵循的以下程序：

• 被告根据第30(2)(e)条提出抗辩，声称其注册商标有效；
• 如果原告质疑被告商标的有效性，法院将审查其质疑是否成立；以及
• 如果法院认为质疑成立，则该质疑将构成一个争议问题，法院会将诉讼延期三个月，允许原告对被告的商标提起纠正程序。

在本案中，被告没有在书面陈述中提出第30(2)(e)条的抗辩。因此，法院驳回了原告根据第 124 条提出的申请。在该起诉讼中，原告要求法院对被告的涉嫌商标侵权行为下达禁令，而与此同时，被告的商标注册有效。

为了提供禁令救济，法院需要宣布被告的注册无效，而这似乎与《商标法》第29(1)条和第30(2)(e)条的规定相冲突。

第29(1)条和第30(2)(e)条明确规定，侵权行为只能由注册商标持有人以外之人实施，使用注册商标，即便与现有商标相同，也不构成侵权。因此，任何针对注册商标持有人的侵权认定在法律上都是站不住脚的。

法院的裁决： 德里高等法院驳回了原告关于可以在不考虑被告注册商标的情况下认定侵权的主张。法院还强调，法院不能故意作出违法裁决，因为这有悖于成文法的规定。

此外，《商标法》第28(3)条规定，注册商标的持有人不得对拥有相同或欺骗性近似商标的另一注册商标持有人主张排他性。这一规定强化如下观点，即原告的侵权主张须遵守第28(3)条的例外规定。

法院认识到有必要平衡案件中双方当事人的利益，因此探讨了另外一种行动方案，即依赖《商标法》第57(4)条的规定。该条规定授权法院可以撤销或变更商标注册并更正注册簿，即使当事人没有提出申请。

根据这一规定，德里高等法院决定利用第 57(4)条规定的权力（法院在当事人没有提出任何请求的情况下主动采取行动的权力），主动审查被告商标注册的有效性。

考虑到商标注册在侵权索赔中的关键作用，法院作出这一决定是为了确保原告有公平的机会对商标注册的有效性提出质疑。

德利高等法院的判决凸显了商标纠纷的复杂性，尤其是当纠纷涉及注册商标时，而且其中一个商标注册是在多年后获得的，而诉状中没有提及任何此类信息。

Manisha Singh和Omesh Puri均为LexOrbis合伙人。