최근 Kamdhenu Ltd v The Registrar of Trade Marks 사건에서 델리 고등법원은 Kamdhenu Ltd의 항소를 심리하여 Kamdhenu 상표를 주지상표로 지정하려는 신청 거부에 이의를 제기했다. 법원은 진술서를 증거로 제출할 필요가 있는지를 명확히하고 항소인에게 진술서 및 주장을 뒷받침하는 기타 서류를 제출할 기회를 부여했다.
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항소인인 Kamdhenu Ltd는 자사 상표인 Kamdhenu를 주지상표로 등록하기 위해 출원했다. 상표 등록관은 항소인이 해당 상표의 명성을 입증하는 증거로 진술서를 제출하지 않았다는 점을 이유로 신청을 기각했다.
항소인은 상표법 규정 2017 124조가 진술서를 통해서서만 증거를 제시하도록 명시적으로 요구하지 않는다고 주장했다. 항소인은 사법 명령, 계약서, 청구서 및 미디어 자료와 같은 증빙 서류를 제출했다. 1872년 인도 증거법과 1999년 상표법 129조의 관련 조항을 언급했으며, 해당 조항들은 진술서에서 제공하는 증거에 추가할 용도 또는 이를 대체할 용도로 기타 서류 증거의 승인을 허용한다.
피고인 상표 등록관은 특허, 디자인 및 상표 총감독관실이 발행한 공고를 언급하면서 주지상표를 증명할 수 있는 증거가 진술서를 통해 제시되어야 한다고 언급했다. 피고인은 진술서가 없기 때문에 다른 증거를 채택할 수 없다고 주장했다.
법원은 증거법 11조와 규정 124조 사이의 관계를 분석했다. 규정 124조는 주지상표를 선언할 때 절차를 간소화하고 통일성을 확립하는 것을 목표로 한다. 법원은 규정 124조가 법원이 선언한 주지상표와 등록청이 결정한 상표를 구별하지 않으며 두 절차가 모두 동일하다고 판단했다.
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법원은 진술서가 증거로 간주될 수 있지만 상표의 주지성을 확립하는 데 의무사항은 아니라고 판결했다. 해당 상표와 관련된 동시적이고 지속적인 사용, 평판 및 영업권을 보여주는 서류 증거만으로 충분할 수 있다는 것이다. 법원은 넓은 지역에서의 상표 사용, 판촉 및 광고 자료, 전시회 및 무역 박람회 참가, 상표와 관련된 법원 결정, 소비자 기반 정보, 전자 상거래 플랫폼 노출, 수상 또는 표창을 보여주는 송장 및 회계 서류를 예로 들었다.
법원은 등록청의 주지상표 결정에 적용되는 규정 124조가 증거 및 서류 요건을 설명하며, 여기에 진술서가 포함된다고 판결했다. 그러나 충분한 증거가 제시되는 한 규정은 진술서를 필수로 간주하지 않는다.
상표의 맥락에서 증거를 정의할 때 법원은 해당 법의 129조를 언급했다. 129조에서는 증거가 진술서를 통해 제공되어야 한다고 규정하고 있지만 증거법 3조에 명시된 대로 증거가 구두 증언이나 진술서로 제한된다는 의미는 아니다. 증거법 3조는 법원에서 이루어진 진술과 전자 기록을 포함한 문서, 구두증거와 문서증거 모두에 적용된다.
증거법 제3조는 구두증거와 서면증거를 모두 다룬다. 이 해석은 등록청에 의한 주지성 결정이 본질적으로 문서 증거의 제출을 포함한다는 것을 보여준다. 진술서는 필수 사항은 아니지만 상표 채택 이유, 상표 제작 방식, 사용 이력 등 추가 세부 정보를 제공하는 것이 도움이 될 수 있다. 법원은 일부 사실은 진술서를 통해서만 제공될 수 있지만 다른 문서가 공개적으로 인정 및 검토될 수 있다고 판단했다. 진술서 제출을 요구하는 엄격한 규정은 없었다. 공고문에는 그러한 요구 사항이 구체적으로 언급되지 않았다.
법원은 등록관이 필요하다고 판단하는 경우 신청인이 특정 문서를 뒷받침하는 진술서를 제출하도록 허용할 수 있다고 판결했다. 진술서가 없다고 해서 신청서가 완전히 기각되어서는 안 된다.
이 판결은 상표의 주지성 결정하기 위한 증거로서 진술서의 필수 여부에 대한 판단을 명백히 보여준다. 즉, 진술서를 대신할 수 있는 서류 증거가 허용될 수 있다.
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