성공적인 특허 전략 정복

저자: Manisha Singh그리고Neha Ruhela, LexOrbis
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최근 Novartis AG 대 특허관리자 사건에서 델리 고등법원은 1970년 특허법 제16조(법률)에 따라 특허 관리자가 분할 신청을 거부한 것에 대해 항소를 허용했다. 이 결정은 이 절이 적용되기 위해 존재해야 하는 조건에 대한 명확성을 제공하였다. 제10조 5항의 단일 발명 개념에 대한 복수성을 설명하였다.

골격 화학 구조를 포함해 56건의 주장을 포함하는 안구건조증 치료를 위한 특허 출원은2007년에 제출되었다. 특허청의 2013년 첫 번째 심사 보고서(FER)는 청구항들에서 다수의 명백한 발명을 발견하였다. 항소인은 청구를 수정하고 세 가지 특정 화합물로 제한했다. 수정된 모출원은 2017년에 허가되었다.

Manisha Singh
파트너
LexOrbis

모출원의 수정 이후 이에 대한 허가 전 항소인은 2014년에 분할을 위한 신청서를 제출하였고, 26개의 청구가 광범위한 복합물에 적용되었다. 2018년 FER는 분할 청구가 이미 모출원에서 승인되었다고 결론지었다. 2019년, 항소인은 해당 청구를 수정하여 원래 제출된 모 출원을 제54조에 포함된 화합물 중 하나로 제한하였다. 특허관리자는 부여된 모출원의 주제와 동일한 광범위한 종류 및 발명군에 속하는 분할청구권이 단일한 발명적 개념과 연결되었다고 결론짓고 이를 기각하였다.

항소인은 2013년 FER에서 모출원에 포함된 복수의 발명에 대한 청구항을 거의 발견하지 못했음을 주장하며 골격 구조에서 치환기의 수가 단일한 발명적 개념에 속하지 않는 변이를 보였다고 말했다 . 따라서 항소인은 분할을 신청하였다. 신청서는 제16조의 요구사항을 준수하였고, 관리자는 이를 잘못 거부하였다.

관리자의 반대 이유는 주로 중복이었다. 분할 신청서에 주장된 특정 화합물은 원래 제출된 것과 같이 모출원 제54조의 일부로 파악되었고 2013년 FER에서 복수성이 식별되지 않았다. 분할에 포함된 화합물은 모출원의 원래 골격 화학 구조 일부로, 모출원에서 삭제되었다. 동일한 화합물에 대한 분할 신청은 유지할 수 없다.

Neha Ruhela
수석 변호사입
LexOrbis.

법원은 Boehringer Ingelheim International GmbH v 특허관리자 의존하여 분할 출원은 제16조의 모든 부분을 충족해야 한다고 판결했다. 분할 출원에 대한 두 가지 요건은 1. 출원이 모출원에 이미 출원서에 개시된 발명에 관한 것이어야 하고, 2. 특허 출원서와 분할 출원서 주장에 중복이 없어야 한다는 것이다.

법원은 분할 출원의 일부를 구성하는 사항이 원출원서의 주요 핵심 구조에서 공개되었다고 보았다. 그러나 주요 핵심 구조는 상위 응용 분야에서 허용된 주장에 포함되지 않았다고 판결했다. 분할 출원에서 주장된 구체적인 화합물은 원래 제출한 출원서에 이미 사양과 주장이 충분하나 특허 출원이 허용되지 않았다고 보았다. 섹션 16의 첫 번째 요건이 충족되었다. 재판부는 핵심 구조의 변화에서 파생된 화합물의 차이를 보면, 분할 출원서에 기재된 특정 화합물이 모출원에서 허가된 특허권에 기재된 것 중 하나가 아님을 분명히 알 수 있다고 판단했다. 주요 핵심 구조가 특허에서 유지되지 않았으므로, 분할에서 주장한 화합물은 출원된 특허 범위에 포함되지 않았다. 섹션 16의 두 번째 요건도 충족되었다.

분할 신청을 거부할 때, 특허관리자는 법 제3조 (d)에 따른 치료 효과의 부족에 의존했다. 법원은 치료 효과 테스트가 유지관리 가능성 단계에서 그러한 응용 분야에 적용되지 않았다고 판단했다. 법원은 분할 출원이 성공할 수 있는 것이므로 특허청은 신규성, 진보성 및 비특허성에 대한 장점에 대해 이를 재검토해야 한다고 판단했다.

Boehringer의 핵심은 분할 신청이 유지되는 경우는 특허 출원 주장이 복수의 발명을 공개하는 경우일 때만이라는 것이다. 이러한 결정을 지지하며 Novartis는 해당 신청에서 두 가지 요건을 충족했다. 델리 고등법원 지적재산권 부서의 모범적인 결정은 법의 복잡성을 다루는 준사법 당국의 결정 방향을 잘 안내하고 있다.

Manisha Singh는 LexOrbis의 파트너이며 Neha Ruhela는 LexOrbis의 수석 변호사입니다.

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