在最近的诺华公司诉专利审查官一案中，德里高等法院允许针对审查官拒绝根据1970年《专利法》第16条提出的分案申请这一情况提出上诉。该判决明确了适用这一条款必须具备的条件，并针对第10(5)条的单一发明概念解释了发明的多元性。
该治疗干眼症的专利申请于2007年提交，包括56项权利主张，涉及骨骼化学结构。专利局2013年的第一次审查报告在权利主张中发现了多项不同的发明。上诉人修改了权利主张，将其限制在三种特定的化合物上。修改后的母案申请于2017年获得批准。
合伙人
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在修改母案申请之后但在其获得批准之前，上诉人于2014年提交了一份分案申请，其中有26项权利主张，涵盖大量的化合物。2018年的第一次审查报告的结论是，在母案申请中已经批准了分案主张。2019年，上诉人修改了其权利主张，将其限定为母案申请的权利主张54中包含的一种化合物。专利审查官驳回了分案申请，认为已批准的母案申请的主题和分案权利主张属于同一大类和同一组发明，它们一起构成一个发明概念。
上诉人辩称，2013年的第一次审查报告发现少数权利主张包含了母案申请中包含的多项发明，并且骨骼结构中取代基的数量显示出不属于单个发明概念的变化。因此，上诉人申请分案。申请符合第16条的要求，被申请人错误地驳回了申请。
被申请人的主要反对意见是重复。分案申请中主张的特定化合物是最初提交的母案申请的权利主张54的一部分，并且在2013年的第一次审查报告中没有确定其多元性。该分案中主张的化合物是母案申请中原始骨骼化学结构的一部分，已从母案申请中删除。对同一化合物进行分案申请没有正当性。
法院依据Boehringer Ingelheim International GmbH诉专利审查官案，认为分案申请必须满足第16条的所有要求。提交分案申请的两个要求是，该申请涉及已经在母案申请中提交的说明书中公开的发明，并且在原说明书和分案说明书中没有重复的权利主张。
为该所资深律师
LexOrbis.
法院认为，构成分案申请一部分的事项已在原说明书的主要核心结构中披露。然而，主要核心结构不在母案申请中授予的权利主张中。分案申请中主张的特定化合物，在说明书的正文和原始提交的权利主张中完全公开，但在母案申请中没有授权。第16条中的第一个要求得到了满足。法院认为，源自主要核心结构变化的化合物之间的差异清楚地表明，分案申请中的特定化合物不是母案申请中授予的权利主张中的化合物之一。由于主要核心结构没有保留在母案申请中，该分案中主张的化合物不被认为包含在母案申请中授予的权利主张中。第16条中的第二个要求也得到满足。
在驳回分案申请时，被申请人依据的是《专利法》第3(d)条规定的缺乏疗效。法院认为，疗效的测试不适用于正当性阶段的此类申请。法院认为，分案申请是能够成功的，因此专利局应根据其新颖性、创造性和非专利性的优点重新审查该申请。
Boehringer案的关键在于，只有当母案申请的权利主张公开了多项发明时，分案申请才是正当的。在坚持这一决定的同时，诺华强化了该等申请的双重要求。德里高等法院知识产权庭的这些示范性裁决对准司法机关处理《专利法》的复杂性给与了很好的指导。
Manisha Singh为LexOrbis律师事务所合伙人，Neha Ruhela为该所资深律师。
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