고등법원의 모양 상표와 등록 정복

저자: Manisha Singh그리고Vibhuti Sharma, LexOrbis
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일반 소비자가 제품의 독점적 출처를 나타내는 브랜드와 모양을 연관시키기 시작하면 제품은 시장에서 자리를 잡게 된다. 토블러론 초콜릿, 코카콜라 병, 킷캣 초콜릿, 고르바초프 보드카 병, 브블가리 서펜티 보석 등이 그 소수의 예이다.

제품의 모양이나 형태는, 충분히 독특하다면, 단어 상표나 로고와 비교했을 때, 평균적인 소비자의 기억에서 훨씬 더 오래 지속될 수 있다. 1999년 인도 상표법은 상품의 모양을 상표로 등록하는 것을 명시적으로 허용했다. 그러나 상표법에 따르면 ‘제품의 모양이 출처 식별자가 될 수 있다는 것을 입증하는 책임’은 소유자에게 있으므로 제품의 모양에 대한 독점적 권리에 대한 충분한 증거를 확립하는 데에는 어려움이 많다.최근 Knitpro International 대 상표등록부 델리 고등법원 사건에서 이를 살펴볼 수 있다.

Manisha Singh
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뜨개질 바늘 모양의 등록에 대한 상표 출원을 거절한 상표 수석 심사관의 명령에 대해 항소가 제기되었다. 수석 심사관은 그 표시가 어떠한 독특한 특징도 없었다고 진술했다. 법원으로부터 바늘의 특징적인 요소가 무엇인지에 대한 질문을 받자, 항소인의 변호인은 항소를 철회했다. 항소는 결국 취하되었고 기각되었지만, 고등법원은 인도의 모양 상표에 대한 법적 입장을 표명하기로 결정했다.

법원은 인도에서 모양 상표 등록에 대한 법적 견해를 밝히기 전 Wal-Mart Stores, Inc. Samara Brothers, Inc.(미국)와 같은 여러 국제 판결을 참조했는데, 여기서 법원은 제품 디자인의 배타성이 부여되려면 원고가 항상 디자인이 시장에서 이차적 의미를 생성했음을 입증해야 한다고 판결했다. 즉, 시장에서 고유한 의미를 가지며 본질적으로 고유한 것으로 분류될 수 있음을 증명해야 한다. 법원은 또한 Société de Société des Produits Nestlé SA Cadbury UK Ltd. 사건을 참조하며,”일반 소비자들은 그래픽이나 단어 요소가 없는 상태에서 제품의 모양이나 모양에 근거하여 제품의 원산지를 추정하지 않으며 그러므로 단어 또는 비유적 상표와 관련된 3차원 상표 등과 비교할 때 배타성을 확립하는 것이 더 어렵다.”라고 밝혔다. 재판부는 또한 상표가 사용성 또는 이차적 의미 측면에서 독창성을 확립했는지 여부를 평가함에 있어 관련 증거와 관련 대중이 상표를 보았을 수 있는 상황을 모두 고려해 종합적인 평가를 해야 한다고 봤다. 소유주들이 구매 대중을 대상으로 조사를 수행해야 한다는 것을 의미할 수 있다.

Vibhuti Sharma
변호사입
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이 사건에서 델리 고등법원은 모양 상표가 등록되려면 문제의 모양이 제품의 일반적인 모양이 아님을 입증해야 한다고 밝혔다. 이름이나 로고와 같은 추가적인 추가 사항 없이 마크를 소스와 자체적으로 연결하는 고유한 모양이어야 한다. 따라서 모양은 상표의 일반적인 기능, 즉 출처의 식별 가능성을 증명해야 한다. 델리 고등법원이 항소인의 상표 모양에 대한 상표 출원을 거부하는 상표 등록부의 명령을 인정하였으나, 법원은 향후 상표가 이차적 의미와 독창성을 확립하기 위해 법원의 보호를 받는데 불이익을 주려는 의도가 없음을 밝혔다.

인도의 상표법 해석은 시대가 변하고 시장에서 비전통적인 상표의 사용이 증가함에 따라 진화하고 있다. 이제 법원은 소유주들이 이름과 로고에 대해 상표 출원을 할 수 있도록 지원하고 모양 표시와 같은 파격적인 상표에 대한 출원도 장려하고 있다. 그러나, 더 높은 기준, 엄격한 등록 관행, 그리고 모양의 고유성을 증명하는 것의 어려움 때문에, 모양 표시에 대한 상표 보호를 얻는 것은 쉽지 않다. 따라서 소유자들은 등록에 어려움을 겪을 수 있다. 모양 표시가 상표 보호를 누리기 위해서는 소유자들이 기발한 광고, 홍보 및 그에 따른 판매를 통해 모양의 독창성을 확립했음을 보여주는 증거를 획득해야 함을 보여준다.

Manisha Singh은 LexOrbis 파트너이며 Vibhuti Sharma는 LexOrbis 변호사입니다.

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