AMPM Fashions Pvt Ltd v Akash Anil Mehta, Partner of AMPM Design and Anr 사건에서, 원고는 자사의 상표를 침해하였다는 이유로 AMPM Designs의 파트너였던 피고들을 상대로 Delhi 고등법원에 임시 구제를 신청했다. 원고는 아울렛과 전자상거래 플랫폼을 통해 판매하는 패선 의류와 액세서리를 디자인했다. 원고의 상표 AMPM은 상표 소유자인 Ankur와 Priyanka Modi의 이니셜을 의미하는 것이었다. 원고는 2009년 초 AMPM 상표를 여러 사용 분야(class)에 등록했고, 2002부터 사용하기 시작했다고 주장했다. 또한, 해당 상표가 인도는 물론 해외에서도 잘 알려져 있다고 주장하면서 이를 뒷받침하는 수익 명세와 홍보 비용을 제시했다.
인테리어 디자인과 조명 분야 사업을 운영하는 피고들의 상표 AMPM 또한 그들의 이름 Akash와 Poonam Mehta의 이니셜로 만든 것이었다. 피고들은 해당 상표를 42류(類) 상표로 등록하여 2014년부터 사용하기 시작했다고 주장했다.
변호사
LexOrbis
2020년, 피고들이 원고의 상표를 사용한다는 것을 확인한 원고는 디자인에 단어가 추가되어 있기는 하지만 해당 상표를 사용함으로써 원고의 영업권이 희석되거나, 훼손되거나 침해될 수 있다는 주장을 펼쳤다. 피고들의 인터넷 도메인 www.ampm-designs.com 또한 원고의 도메인 www.ampm.in과 비슷하여 혼동할 가능성이 많았다. 원고는 인테리어 디자인 분야에서는 사업 활동이 활발하지는 않았지만 이 또한 원고의 사업과 연관이 있는 영역이기 때문에 am:pm이라는 상표를 42류(類) 상표로 등록하기 위해 신청했다고 주장했다. 두 상표의 ‘판매 전(前) 혼동(initial interest confusion)’ 요소는 상표 침해 또는 ‘사칭통용(passing-off)’ 행위에 넉넉히 해당할 수 있었다.
피고들은 폰트(font), 디자인에 추가된 단어 및 자신들의 실명(full name)이 다르기 때문에 현재 사용하는 상표 또한 다를 수밖에 없다는 논리를 펼쳤다. 특허청에도 다양한 형태의 AMPM 상표가 등록되어 있고 사명(社名)에 AMPM을 사용하는 수많은 회사들이 등록되어 있기 때문에, 통상적으로 사용하는 AM이나 PM이란 단어의 조합은 특정인만 사용할 수 있는 상표가 될 수 없었고, 원고와 피고 양방의 고객들 또한 두 회사가 서로 다른 회사라는 것을 충분히 구별할 수 있었다. 피고들은 자사의 웹사이트와 광고에 ‘Akash Mehta & Poonam Mehta의 인테리어 디자인’이라는 설명을 붙여 놓았고, 이전 웹사이트를 방문하는 사람들에게는 새로운 주소 www.ampmdesigns-interiors.com를 안내해 주었다고 진술했다. 이들은 AMPM이라는 이름으로 패션 디자인이나 의류와 관련이 있는 사업은 수행하지 않을 것임을 확인했다.
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법원은 원고가 AMPM 상표를 먼저 사용했지만 원고와 피고의 영업 채널이 다르다고 판단했다. 피고들이 제공하는 서비스를 혼동할 가능성이 크지 않다고 본 것이다. 두 회사가 경쟁하였다는 것을 원고가 입증할 필요는 없었지만, 공통적인 활동 분야가 없다는 것은 중요하면서도 상당한 관련이 있는 고려 사항이었다. 원고와 피고가 서로 다른 영업 채널을 이용하면서 서로 다른 소비자 층을 상대했기 때문에 ‘판매 전 혼동’이 발생했다는 것은 설득력이 없었다. 법원은 ‘연관 가능성’이 ‘혼동 가능성’을 의미하지 않을 뿐만 아니라 ‘혼동 가능성’이 있는 것으로 판단할 근거가 될 수 없다는 것을 설명하기 위해 유럽사법재판소의 Sabel BV v Puma AG 사건을 인용했다. ‘혼동’이 ‘기만’이나 ‘허위사실’과 동일한 의미가 아니기 때문에, 원고는 인테리어 디자인 및 조명 관련한 서비스를 위해 상표를 사용하여 허위사실로 인한 피해가 발생하였거나 발생할 가능성이 있었다는 것을 입증해야 했다.
법원은 원고의 AMPM 상표가 널리 알려져 있다는 주장 또한 받아들이지 않았다. 판매 규모나 매출액과 같은 요소를 보더라도 해당 상표가 원고하고만 연관되어 있다는 것이 입증되지 않았다. 특정 상표가 해당 분야의 소비자로부터 널리 인정을 받고 있는 경우에만 이를 ‘잘 알려진 상표’라 할 수 있다. 그러나, 원고는 관련 분야에 대한 조사 결과(해당 상품의 실제 고객과 잠재 고객의 수 또는 유통 채널에 연관된 사람들의 수)를 제시하지 않았다. 법원은 “특정 상표가 사람들의 입에 오르내리면서 어느 정도 알려질 수 있다 하더라도 이것을 ‘잘 알려진 상표’라 정의할 수는 없다”고 판단했다. 자신의 상표를 침해하였다고 주장하면서도, 정작 원고는 AMPM 상표를 실제로 사용하고 있는 다른 사람들에 대해서는 별다른 조치를 취한적이 없었다.
법원은 원고의 금지명령 신청을 받아들이지 않았다. 그러나, 피고들에 대해서는 진술서의 내용을 인정하여 ‘Akash Mehta & Poonam Mehta의 인테리어 디자인’이라는 문구를 상표와 함께 영구적으로 표시할 수 있도록 판결했다. 피고들은 해당 상표와 관련한 분기별 매출액을 법원에 제출해야 한다.
Aprajita Nigam는 LexOrbis의 매니징 어소시에이트이고, Aarushi Mishra는 소속 변호사이다.
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