特許の不実施と遅延が阻む仮処分申立て

Conqueror Innovations Private Limited and Anr対Xiaomi Technology India Private Limited事件において、知的財産権は商業上の現実と向き合うことになりました。Conquerorは、ユーザーが紛失した携帯電話を見つけることを可能にする自社の特許をXiaomiが侵害しているとして、差し止める仮処分を申請しましたが、デリー高等裁判所はこの救済を認めませんでした。

裁判所は、Conquerorが、仮処分を認めるに足る十分な立証をしていないと判断しました。最高裁判所のBiswanath Prasad Radhey Shyam対Hindustan Metal Industries事件に依拠し、裁判所は特許出願の明細書全体を検討しました。Conquerorは、紛失した携帯電話の発見および監視、窃盗犯が消去する可能性のあるソフトウェアの自動再インストール、セキュリティモードの起動、端末が密かに管理拠点に通信することを可能にするという必須の構成要素を主張しました。Xiaomiの出願は、ユーザーが紛失した携帯電話を見つけて、データ消去などの特定の操作を行えるようにするものでした。原告は両者の出願を比較し、３つの要素において容認できない類似点があると主張しました。

裁判所は、Sotefin SA対Indraprastha Cancer Society and Research Center & Ors事件の同位合議体の判決に基づき、構成要素の詳細かつ逐語的な分析を行う必要があると判断しました。また、独立請求項1に依拠する従属請求項は、特許権者が主請求項について侵害を立証できなければ成立しないという判例を支持しました。裁判所は、両者の主請求項の追跡目的が異なると認定しました。一方は追跡と監視、他方は追跡とユーザー操作の許可を目的としていました。２つの従属請求項も認められませんでしたが、裁判所はいずれにしても、Xiaomiの従属要素がConquerorの従属請求項と無関係であると判断しました。

裁判所は、Conquerorが2010年に特許を取得していたものの、その保護がほとんど活用されていなかったと認定しました。原告は2015年４月～19年３月の間に１年契約のオンライン・サブスクリプションを約１万5000件、2017年４月～20年２月の間には他社と提携して3000件を販売したに過ぎませんでした。裁判所は、Franz Xaver Huemer対New Yash Engineers事件を引用して、実施されていない特許の権利者には仮処分が認められないと判断しました。裁判所が検討した第３の要素は、著しい遅延でした。特許取得後の2015年に、Conquerorは特許庁への提出書類で、複数のメーカーが類似システムの製造を試みていることを認識していたと認めていました。したがって、原告が2023年になって初めて侵害を発見したと主張するのは不合理であると裁判所は判断しました。Xiaomiは2014年からインドで製品を販売しており、消費者の間でよく知られていました。遅延自体は仮処分を拒否する理由にはなりませんが、遅延が大きいほど納得のいく説明が必要となります。本件では原告から理由の説明はありませんでした。

裁判所は、原告が主請求項の根拠を立証できず、実施していない特許を有し、請求の主張が遅延した理由も説明しなかったため、仮処分を認めるに足る十分な予備的主張を立証できなかったと判断しました。本件は、特許権者が十分な主張を立証するために示さなければならない要素を改めて認識させる好例となりました。

特許権者は、争点となっている使用が、主たる独立請求項をどのように侵害しているかを具体的にかつ詳細に示すことが不可欠です。その他の請求項についても、主請求項に依存しており、問題となる使用がそれらも侵害していることを示さなければなりません。

特許は、実際に使用されていることを示す必要があります。法律は、知的財産を放置する権利者に対しては援助することなく、パテント・トロールであるとの疑念を抱きます。パテント・トロールとは、何も製造せず、訴訟を起こす、または訴訟すると脅すことで利益を得る特許権者のことです。特許は、一定期間、競争を恐れずに発明を活用することを認めるものですが、実際に使用されなければなりません。

特許権者は、わずかな遅延を除いて、遅延についても説明しなければなりません。裁判所が怠慢を見逃してくれると期待することはできません。

裁判所は今回、原告の主張を認めませんでしたが、その判断が本審理において裁判所を拘束するものではないと注意を促しました。被告に対しては、問題となる機器の製造記録および販売に関する会計記録を完全に保存し、半年ごとに裁判所に会計報告書を提出するよう命じました。

DPS Parmar氏はLexOrbisのスペシャル・カウンセルです。