특허 불사용과 지연으로 인한 가처분 신청 기각

Conqueror Innovations Private Limited and Anr v Xiaomi Technology India Private Limited 사건에서, 지식재산권과 상업적 현실이 대립하고 있다. Conqueror는 휴대폰 분실 시 위치를 찾을 수 있는 특허를 침해하지 말라며 Xiaomi를 상대로 가처분(임시 금지명령)을 신청했으나, 델리 고등법원은 이를 기각했다.

법원은 Conqueror가 가처분을 받을 만큼 충분한 소명을 하지 못했다고 판단했다. 대법원의 Biswanath Prasad Radhey Shyam v Hindustan Metal Industries 사건을 인용하여, 법원은 특허 출원 사양 전체를 검토했다. Conqueror는 잃어버린 휴대폰을 찾고 모니터링하며, 도둑이 지울 수 있는 소프트웨어를 자동 재설치하고, 보안 모드를 실행하며, 은밀히 기기로 하여금 원 소유자에게 신호를 보내도록 하는 핵심 요소를 주장했다. 반면 Xiaomi의 애플리케이션은 데이터를 삭제하는 등 사용자가 직접 조치를 취할 수 있도록 잃어버린 휴대폰을 찾는 기능과 관련되어 있었다. 원고는 두 애플리케이션을 비교하여 세 가지 요소에서 용납할 수 없는 유사성이 있다고 주장했다.

법원은 Sotefin SA v Indraprastha Cancer Society and Research Center & Ors 사건에서 동일부가 요구한 것처럼 세부적이고 문자적인 요소 분석을 적용했다. 법원은 독립 청구항 1에 대한 침해를 입증하지 못하면 그에 종속된 청구항도 실패한다고 하는 기존 판례를 재확인했다. 법원은 두 메인 청구항의 추적 목적이 다르다고 보았다. 하나는 추적과 모니터링이 목적이었고, 다른 하나는 추적 후 사용자의 조치를 허용하는 것이 목적이었다. 두 종속 청구항 역시 기각되었으며, Xiaomi의 종속 요소들은 Conqueror의 종속 청구항과 무관하다고 판단된 것이다.

또한 법원은 Conqueror가 2010년에 특허를 부여받았음에도 거의 사용하지 않았다는 점을 지적했다. Conqueror는 2015년 4월부터 2019년 3월까지 약 15,000개의 1년 온라인 구독을 판매했으며, 2017년 4월부터 2020년 2월까지 파트너사와 함께 3,000개를 판매한 것에 불과했다. 법원은 Franz Xaver Huemer v New Yash Engineers 판례를 근거로, 실제로 활용되지 않는 특허의 소지자는 임시 금지명령을 받을 자격이 없다고 보았다.

세 번째 요인은 과도한 지연이었다. Conqueror는 특허가 부여된 후 2015년에 특허청에 제출한 문서에서 여러 제조업체들이 유사한 시스템을 개발하고 있다는 사실을 알고 있었다고 인정했다. 따라서 2023년에야 침해를 발견했다고 주장하는 것은 납득하기 어렵다고 법원은 판단했다. Xiaomi는 2014년부터 인도에서 제품을 판매해왔으며, 소비자들 사이에서 널리 알려져 있었다. 단순한 지연만으로 가처분이 기각되는 것은 아니지만, 지연이 클수록 그에 대한 합리적 설명이 요구된다. 이 사건에서 원고는 어떠한 이유도 제시하지 않았다.

결국 법원은 원고가 가처분을 받기 위한 충분한 소명을 하지 못했다고 보았다. 즉, (1) 메인 청구항의 침해를 입증하지 못했고, (2) 특허를 실제로 활용하지 않았으며, (3) 청구 제기 지연에 대한 설명도 제시하지 못했기 때문이다.

이 사건은 특허권자가 충분한 사례를 입증하기 위해 보여주어야 할 요소들을 상기시키는 시의적절한 판례다. 특허권자는 분쟁 대상 사용이 어떻게 독립 청구항을 침해하는지를 구체적으로 설명해야 하며, 다른 청구항도 독립 청구항에 종속되어 있음을 입증하고 그 역시 침해당했음을 보여야 한다. 또한 특허는 실제로 활용되고 있어야 한다. 사용하지 않고 방치된 특허권자는 법적 보호를 받을 수 없으며, 이는 ‘특허 괴물’이라는 지적을 받기도 한다. 특허는 권리자가 일정 기간 경쟁을 두려워하지 않고 발명을 활용할 수 있도록 허용하지만, 반드시 사용되어야 한다.

또한 특허권자는 사소한 지연을 넘어서는 청구 지연을 합리적으로 설명해야 한다. 법원은 늦장 주장에 대해서 엄격히 판시했다.

다만, 이번 사건에서 법원이 원고의 주장을 배척했지만, 이는 본안 심리에 구속력을 갖지 않는다고 경고했다. 법원은 피고가 문제된 장치의 제조 및 판매 기록 전체를 보존하고, 반기마다 법원에 판매 내역을 보고할 것을 명령했다.

DPS Parmar은 LexOrbis의 특별 고문이다.