注册商标的合理使用

作者: 周斌、金恩汀,铸成律师事务所
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虽然中国《商标法》及其实施条例和相关司法解释采用列举方式明确规定了商标侵权行为的类型,但是在商标侵权诉讼实践中,侵权人常采用商标合理使用原则对商标所有权人的主张进行抗辩,且不乏抗辩成功的案例。

起源及国外实践

周斌 铸成律师事务所 高级律师 Robin Zhou Senior Attorney Chang Tsi & Partners
周斌
高级律师
铸成律师事务所

商标合理使用包括商业性使用和非商业性使用,本文所指合理使用仅限于前者。商标合理使用是一种平衡社会主体间利益关系的制度,指他人在生产经营过程中可以正当地使用权利人的商标,而不必征得权利人的许可且不必支付商标使用费。

商标合理使用原则的立法和司法实践在美国比较发达,最早的法律渊源来自美国1946年《Lanham法令》的法定合理使用原则。该法令第1115节(b)(4)规定,允许第三人善意、合理、描述性地使用他人的名称、短语、或图案来描述自己的产品或服务。

要援用法定合理使用原则,使用人需同时证明如下三个条件:

  • 其使用是描述性的而非商标意义上的使用,即其使用的目的在于描述自己产品或服务的质量和特征,而不是在于区别产品或服务的来源;
  • 使用人是为了描述自己的产品或服务;
  • 其使用行为是善意的、合理的。一个标记拥有第一含义和第二含义,而第三人以描述性而非商标意义上使用其第一含义之情形,通常可认定为法定合理使用。
  • 法定合理使用的立法依据在于商标的注册人或持有者不能将某一描述性的短语独占使用,从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。

后来的判例建立了指示性合理使用原则,指为了指示商品或服务而使用他人注册商标作为参考,往往是为了说明使用人的商品与他人注册商标的商品之间的某种联系,所使用的商标词汇可能是臆造词汇也可能是普通词汇。指示性合理使用的原则最初是在1992年的New Kids on the Block 诉 News America Publishing, Inc.一案中确立。根据这个案例及之后的相关案例,指示性合理使用需同时符合以下四个条件:

  • 如不使用商标,特定的产品或服务就无法被描述;
  • 使用该商标作出的描述是合理的和必需的;
  • 使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标持有人发起或得到其支持;
  • 不得暗示使用人与权利人之间存在赞助或许可关系。

中国立法和实践

金恩汀 铸成律师事务所 外籍律师 Angela Kim Foreign Counsel Chang Tsi & Partners
金恩汀
外籍律师
铸成律师事务所

中国《商标法》规定了商标权人享有积极使用商标和排除他人侵犯商标权的权利,但没有对商标专用权作出限制性规定。之后颁布的《商标法实施条例》第49条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人使用。”由此可以看出,该条对商标权作了较为原则的限制性规定。

但是,因《商标法实施条例》的规定较为原则和笼统,司法实践中各省高级人民法院总结此类案件的审理标准,并以解答、意见等形式颁布对辖区内法院的审判业务指导,其中尤以北京高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发〔2006〕68号,以下简称《解答》)最具代表性。《解答》既认可商标叙述性合理使用,也认可商标指示性合理使用,且叙述性合理使用的范围大于《商标法实施条例》第49条的规定。

根据《解答》,构成商标合理使用的行为,首先应当满足3项必要条件:

  • 使用出于善意;
  • 不是作为自己商品的商标使用;
  • 使用只是为了说明或者描述自己的商品。

同时,该使用行为还应当属于以下六种情形之一:

  • 使用注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号的;
  • 使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的;
  • 在销售商品时,为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标志的;
  • 规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的;
  • 使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的;
  • 其他属于正当使用商标标志的行为。指示性合理使用他人注册商标标志,可以是未加注册标记的相关标志,也可以是加注册标记的注册商标标志。

周斌是铸成律师事务所高级律师并上海分所负责人,金恩汀是铸成律师事务所外籍律师(纽约执业)

(Chang Tsi & Partners)

北京市西城区北展北街华远企业号A座7/8层

邮编:100044

电话: +86 10 8836 9999

传真: +86 10 8836 9996

电子信箱: davidlee@changtsi.com

www.changtsi.com

 

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