英文商标注册的几个技巧

作者: 李敏、刘和珍,润明律师事务所
0
856

中国经济与国际经济不断接轨,越来越多的中国企业或自然人在注册商标时,考虑选择英文商标或中英文组合的商标。同时,在中国进行投资或开展业务的外国企业,也更加倾向于直接适用外文商标。然而,国家商标局对于英文商标的审查非常严格,如何才能够选择一个适当的英文商标以顺利通过审查呢?

李敏 Li Min
李敏
合伙人
润明律师事务所

禁止性规定

《商标法》第10条对不得作为商标使用的标志作出了规定,但是这些规定比较概括和抽象,国内外企业理解起来可能会存在一定困难。根据笔者的经验,结合第10条的规定,在申请注册英文商标时应注意以下几点:

不得与国家名称、国际组织名称、红十字会“Red Cross”、红新月会的名称相同或近似,比如“France” (法国)、“UN”(联合国),除非经上述国家、国际组织的授权或同意,或不易误导公众;

不得带有民族歧视性或带有夸大性、欺骗性的词语,比如“masterwork”(极品)、“best-selling”(最畅销);

有害于中国社会主义道德风尚或有其他不良影响的英文,也不能作为商标使用,举例来说,“Formosa”(殖民者对台湾的称谓)因有损中国主权尊严或形象而不得作为商标使用,“Bin Laden”(本·拉登)因与恐怖组织领导人物姓名相同也不得作为商标使用;

公众知晓的外国地名也不得作为商标使用,如“Bavaria”(德国巴伐利亚州)、“London”(英国伦敦)等。但该英文地名含有其他含义的除外,如“Turkey”本来为土耳其的国名,但同时也有火鸡的含义,若将该单词与火鸡的图形组合起来使用,不会引起相关公众的误认,就可以作为商标注册了。

商标的显著性

《商标法》第11条规定,对于缺乏显著性的标志,不得作为商标注册。据此:

首先,用于表示商品通用名称、型号的英文,不得作为商标注册,如“truck”(卡车)不得注册在汽车商品上,“muller”(研磨机)不得注册在磨具(手工具)商品上,“XXL”(加大号)不得注册在服装商品上;

其次,仅表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的英文,也不得注册,例如:“fresh fruit”(新鲜的水果)注册于果汁饮料(表示商品主要原料),“beautiful”(美丽的)注册于美容工具(表示商品功能和用途),“50KG”(50公斤)注册于大米(表示商品重量、数量);

再次,仅由一两个普通表现形式的字母构成的英文标志,由于缺乏显著性而不得作为商标注册,比如英文“A”、“AO”等。但若上述英文标志经过特殊化设计或与其他商标要素组合之后整体具有显著特征的,可以注册;

最后,非独创的表示商品或服务特点的英语短语,比如显著性不强的广告用语不得作为商标注册,比如“to be number 1”(迈向第一)。

Liu Hezhen
刘和珍
知识产权顾问
润明律师事务所

臆造性或生僻词汇

中国商标审查遵循保护在先权利的原则,在商标申请时,商标局审查员除审查该商标是否违反《商标法》的上述禁止性条款外,还会对商标是否与在先申请或注册的商标构成相同或近似进行审查,若构成相同或近似,商标局将驳回在后的商标申请。

截至2010年底,中国有效注册的商标已达到460.4万件。要避开如此众多的在先商标权利,需要尽量选择一些臆造性的英文词汇作为商标。比如联想集团以自创的单词“Lenovo”代替原来的“Legend”(联想)商标,“Lenovo”中的“novo” 是一个古老的拉丁词根,代表“新意,创新”,“le”代表之前的“legend”,整个名称的寓意为“创新的联想”,这一独创性的词汇显然要比已有单词“legend”重复的几率低的多,从而大大提高了通过审查的几率。

商标申请人当然也可以直接选用英文单词作为商标注册,但建议尽量选择含义较为生僻、不常用的单词,除了重复率比较低之外,还有一个重要原因在于审查英文商标时,审查员也会就该英文单词的中文含义进行在先权利的审查,若英文单词的中文对应词汇是常见或常用的,则被驳回的几率也会相应增加。

根据现在的商标审查进度,从商标申请递交之日至下发驳回通知书或初审公告之日大约相隔12至18个月的时间,期限相对较长。若国内外企业在申请时没有选择一个恰当的英文商标,则可能被驳回申请,则其在长达一年以上审查期间内对该商标的一系列投入将付之东流。

李敏是润明律师事务所合伙人。刘和珍,原商标局审查七处处长,是润明律师事务所知识产权顾问

Run Ming logo

中国北京市朝阳区建国门外大街甲12

新华保险大厦1804

邮编:100022

电话: +86 10 6569 3511

传真: +86 10 6569 3512/13

电子信箱:

wangyd@runminglaw.com
liuhz@runminglaw.com

www.runminglaw.com