일본에서 상표권을 취득하려면 일본특허청(JPO)에 상표를 출원해야 한다. 2020년의 경우, 총 135,313건의 상표가 등록되었고 등록 완료에 소요된 시간은 평균 11개월이었다. 일본은 선출원주의(先 出願主義)를 채택하고 있고, 단일 출원으로 여러 국가에서 상표 보호를 받을 수 있는 국제 협약인 마드리드 의정서(Madrid Protocol) 회원국이기도 하다.
상표권이란 일종의 산업재산권으로, 상품과 서비스에 소유자의 재산으로 포함된 “마크”와 “이름”을 보호한다. 상표에는 캐릭터, 인물, 심볼, 3D 형상 및 이들을 조합한 것이 포함될 수 있다. 또한, 2015년 4월부터는 소리 표시, 동작 표시, 홀로그램 표시, 색깔 표시 및 위치 표시도 상표로 등록할 수 있다. 그러나 맛 표시, 향기 표시 및 점자 상표는 일본 상표법에 따라 등록할 수 없다.
요건 및 거부
출원서를 제출하면 JPO에서 요식 절차에 따라 구체적으로 심사를 진행한다. 등록 심사를 통과하기 위해 등록 거부 조건에 맞춰 상표를 작위적으로 조절하는 행위는 금지된다. 다음과 같은 상표는 등록할 수 없다.
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(1) 다른 사람의 것과 구별할 수 없는 상품 및 서비스와 관련하여 사용된 상표. 예를 들면 다음과 같다. 상표에 통상적으로 사용되는 상표 또는 서비스의 평범한 이름, 상품의 원산지 또는 품질 등의 표시로만 구성되어 있는 상표, 평범한 성(姓)이나 법인 명칭, 지극히 단순하고 평범한 표시, 소비자가 특정인의 사업과 연관된 상품이나 서비스로 인식할 수 없는 상표. 그러나 상표법 3(2)항에 예외 사항이 명시되어 있다.
(2) 공익(公益)에 반(反)하는 상표. 예를 들면 다음과 같다. 비영리단체(예: 적십자사)에서 사용하는 표시와 동일하거나 유사한 상표, 공공질서와 도덕성에 피해를 줄 수 있는 상표(예: 외설적이거나 분노를 조장하는 캐릭터), 상품이나 서비스의 품질을 호도(糊塗)할 수 있는 상표.
(3) 사익(私益) 측면에서 등록할 수 없는 상표. 예를 들면 다음과 같다. 다른 사람의 초상이나 이름이 포함된 상표, 다른 사람의 잘 알려진 상표와 동일하거나 유사한 상표, 먼저 출원한 다른 사람의 등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표, 다른 사람의 등록된 ‘방어 목적의 상표(defensive mark)’와 동일한 상표, 상품이나 서비스의 출처 또는 원산지를 혼동할 수 있는 상표, 부당한 목적을 위해 다른 사람의 유명한 상표를 사용하는 상표.
유효기간
상표권의 유효기간은 등록일부터 10년이 경과하면 종료되지만, 소정의 비용을 지불하고 만료일까지 갱신 출원서를 제출하거나 또는 만료일이 경과된 경우에는 추가 비용을 지불하고 6개월 이내에 제출하면 필요한 바 대로 갱신할 수 있다. 현재, 권리 보유자에게 출원 지연의 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 만료일이 6개월 경과된 이후에도 출원이 가능하다. 그러나 최근에 개정된 상표법에서는 이러한 요건이 완화되었다. 개정된 내용이 시행되면, 지정 일자 이내에 갱신 출원서를 제출하지 아니한 것이 의도적인 일이 아니었다는 사실만 입증하면 충분하다.
권리 및 제한 사항
상표권자의 허가를 득하지 않는 한, 사업을 위해 지정된 것과 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 필요한 등록 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하면 기본적으로 상표권 침해에 해당한다.
그러나, 원활한 경제 활동에 필요한 균형을 유지하기 위해 상표권 행사에는 몇 가지 제한 사항이 있다. 상표법 제26조에는 다음과 같은 상표에는 상표권의 효력이 발생하지 않는 것으로 명시되어 있다.
- 통상적으로 사용하는 방식으로 사람의 이름이나 잘 알려진 필명(筆名)을 표시한 상표.
- 통상적으로 사용하는 방식으로 상품이나 서비스의 평범한 이름, 제공 장소 또는 특정의 품질을 표시한 상표.
- 지정된 상품이나 서비스에 일반적으로 사용되는 상표.
- 특정 상품에 반드시 필요한 특징이나 장점(의회 명령으로 지정된 것)으로만 구성된 상표.
- 특정인의 사업과 관련이 있는 상품이나 서비스라는 것을 서비자가 인식할 수 있는 방식으로 사용되지 아니한 상표.
제3자의 상표 침해를 입증하려면 해당 상표가 제3자의 사업에 사용되고 있다는 것을 보여주어야 한다. 따라서, 상표권자는 등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 부착한 모방 제품을 비공식적으로 수입하는 사람을 상대로 자신의 권리를 행사할 수 없다.
외국기업이 일본 내 개별 소비자들에게 모방 제품을 직접 판매하는 것을 상표권 행사를 통해 차단하는 일 또한 매우 어려운데, 이는 수입자가 누구인지(즉, 상표를 사용한 사람이 누구인지) 판단하기 어렵다는 것도 그 이유 중의 하나이다. 국제 전자상거래가 늘어나면서 더 이상 이 문제를 그냥 넘어갈 수 없는 상황이 되었다.
문제 해결을 위해, 2021년 5월에 공포된 상표법 개정안에는 “수입 행위에는 외국에 거주하면서 다른 사람에게 외국의 제품을 일본으로 반입하도록 시키는 행위가 포함된다”고 명시된 조항인 2(7)항이 새롭게 추가되었다.
이 개정안에 근거하여 세관원들은 외국기업이 일본 내 개별 고객들에게 직접 판매하고(예: 소포 발송) 이미 등록되어 있는 상표와 동일하거나 유사한 상표를 부착한 모방 제품을 압류할 수 있게 되었다. 이 개정안은 공포 후 18개월 이내에 효력을 발생하게 된다.
미사용 상표 취소
상표법 50(1)항에 따라, 상표가 3년 이상 사용되지 아니한 경우에는 제3자가 JPO에 상표 등록 취소를 청원할 수 있다. 상표권자는 자신의 상표 또는 사용권이 부여된 사람의 상표가 실제로 사용되고 있다는 것을 입증해야 한다. 이에 더하여, 취소 청원 전 3개월 동안에만 상표를 사용한 경우(또한 청원이 진행될 것이라는 사실을 인지한 후에만 상표를 사용했다는 것을 청원인이 입증하는 경우), 상표권자는 등록 취소를 피할 수 없다.
침해에 대한 구제수단
상표권자는 침해 당사자에 대한 금지명령과 피해 배상을 요청할 수 있다. 상표법 제38조에는 상표권자가 침해로 인한 피해액을 입증해야 하는 어려움을 덜어주기 위해 피해 추정액이 명시되어 있다.
이러한 추정액에는 3가지 형태의 피해에 대한 배상액이 포함된다. (1) 침해 행위가 없었을 경우에 상표권자가 실현하였을 수익금, (2) 침해 행위를 통해 침해 당사자가 벌어들인 수익금, (3) 상표에 대한 정식 사용권이 부여되었을 경우에 침해 당사자로부터 받았을 것으로 예상할 수 있는 소위 “합리적인 로열티”(구체적인 내용은 38(1)항~(3)항 참고).
이번에 수정된 추정액이 2021년 4월부터 효력을 발생하면서 상표 보유자가 침해로 인하여 수령할 수 있는 배상 추정액이 늘어났다. 상기 (1)항과 관련하여, 이전에는 계산에 사용된 문제 제품의 수량이 상표권자의 판매 및 제조 능력으로 제한되었다. 그러나 이번 개정안을 통해 상표권자는 이런 능력을 벗어나는 금액에 대해 “합리적인 로열티”를 요구할 수 있게 되었다.
상기 (3)항의 경우에도, 이번 개정안에 의거하여 법원은 상표권이 침해되었다는 전제 하에 받을 수 있는 보상에 대해서도 고려할 수 있다. 달리 말하면, 침해 사실이 명백하게 확인되기 전에 당사자들이 합의한 것보다 많은 로열티 비율을 법원은 결정할 수 있다는 이야기다.
사용권의 형태
상표 사용권의 형태는 크게 ‘전용사용권(專用使用權)’과 ‘통상사용권(通常使用權)’으로 구분된다. 계약상의 합의에 해당하는 통상사용권은 크게 ‘독점적 통상사용권’과 ‘비(非)독점적 통상사용권’으로 구분된다.
전용사용권이 효력을 발생하려면 등록이 필요하다. 전용사용권이 확정되면 전용 사용 권리의 범위 내에서는 상표 보유자라도 상표를 사용할 수 없다. 또한, 전용사용권이 부여된 사람은 제3자의 침해와 관련하여 자신의 이름으로 사용권 합의의 범위 내에서 금지명령 및 피해배상을 모색할 수 있다.
통상사용권 확정에는 등록이 필요하지 않다. 그러나 특허권, 디자인권 및 디자인권에 필요한 사용권과 달리, 상표권이 제3자에게 양도되는 경우에는 거래 완성의 요건으로 상표권의 통상사용권 등록이 필요하다.
비독점적 통상사용권이 부여된 사람은 자신의 이름으로 금지명령이나 피해배상을 모색할 수 없지만, 비독점적 통상사용권이 부여된 사람은 자신의 이름으로 피해배상을 모색할 수 있는 것으로 간주한다. 다만, 비독점적 통상사용권이 부여된 사람에게 금지명령을 모색할 수 있는 권리가 있거나 이러한 금지명령이 필요한 것인지 여부는 분명하지 아니하다.
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