성문법(成文法) 국가인 중국은 완전한 구조와 엄격한 논리 등 성문법의 고유한 이점을 누리고 있다. 그러나 성문법은 그 자체에 한계가 있고, 이는 법의 보편적 집행 가능성과 개별 사건의 다양성 사이의 격차에 부분적으로 반영되어 있다. 또한 법은 필연적으로 히스테리시스(hysteresis; 처음에 가했던 힘을 없애도 그 영향이 남아 있는 현상) 특성을 가질 수밖에 없는 사회적 변화의 결과물이다.
이러한 측면에서, 판례 지도(case guidance) 시스템은 광범위한 법과 다양하고 구체적 판례 사이에서 어느 정도 가교 역할을 수행할 수 있다. 최고인민법원에서만 판례 지도를 선정하고 발표할 수 있기 때문에 새롭게 등장하는 모든 유형의 사회적 갈등에 시의적절하게 효과적으로 대응할 수 있다.
판례 지도는 특히 복잡한 분쟁이 수반되는 새로운 사회 발전에 대응하여 전국적으로 법 적용을 통일하는 데 있어서 분명히 중요한 역할을 담당할 것이다.
이번 기사에서는 저자가 처리한 몇 가지 구체적인 사례를 예로 들면서 지식재산(IP) 소송에서 판례 지도 제도를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보고자 한다.
법적 근거
최고인민법원은 2005년에 처음 판례 관련 제도를 도입할 가능성을 모색하기 시작한 것으로 알려져 있다. 이후 10년 동안 최고인민법원은 이러한 노력을 계속하여 판례 지도에 관한 여러 규정을 발표했다.
현재, 이해 당사자들이 인용한 판례는 전국 모든 단계의 법원에서 참고할 수 있다. 최고인민법원에서 발표한 판례를 지도하는 경우에는 이러한 판례 일부를 반드시 참고해야 하는데, 다음과 같은 네 가지 카테고리의 판례들이 재판의 판례 지도로 사용될 수 있다:
- 최고인민법원에서 발표한 판례 지도
- 최고 인민 법원이 발표 전형적인 사례와 최고인민법원에서 내린 유효한 판결
- 관할 구역 내 고등법원이 발표한 참고 사례 및 고등법원에서 내린 유효한 판결
- 관련 법원 또는 항소법원에서 내린 유효한 판결
최고인민법원이 발표한 판례 지도는 우선순위가 가장 높고, 법원에서 반드시 참고해야 한다. 재판에서 이해 당사자가 카테고리1의 판례를 인용하는 경우, 법원은 해당 판례에 동의하거나 동의하지 않는 이유를 판결문에 명시해야 한다. 다른 카테고리의 판례 지도의 경우, 법원은 판례에 대한 설명에 제한을 두지 않으면서 판례를 인용할 수도 있고 인용하지 않을 수도 있다.
IP 소송
중국의 경우에 IP 시스템이 비교적 완벽하게 구축되어 있는 편이기는 하지만, 대규모 IP 소송이 나타나기 시작한 것은 불과 10년 전의 일이다. 전통적인 민사 및 상사 분쟁과 비교할 때, IP 소송은 여전히 새로운 유형의 소송이다. 따라서 IP 소송에서는 새로운 유형의 분쟁과 논란의 여지가 있는 쟁점이 자주 발생하는데, 이로 인하여 법 적용에서도 차이가 발생하는 경향이 있다.
또한, 기술이 지속적으로 발전하면서 IP 소송에도 상당한 규모의 기술 소송이 포함되고 있다. 이러한 신기술이 사회 및 법률 시스템에 가져오는 ‘쉽지 않는’ 도전 과제가 무엇인지 갈수록 분명해지고 있다.
판례 지도 시스템의 장점은 과거의 판례를 통해 광범위한 범위의 법률 규정과 개별 사건에서 끊임없이 변화하는 세부 사항을 연결할 수 있다는 것이다. 판례 지도는 전국적인 법 적용의 통일성 확보에 도움이 된다.
IP 사건의 경우, 명백하면서도 부담스러운 사실을 법적 쟁점으로 끌어내고 각각의 쟁점에 대한 사실적, 법적 준비를 하는 것은 반드시 필요한 과정이다. 하지만, 모든 사실관계와 법률적 측면에 대해 일일이 판례를 검색해야 하는 것일까? 이번 기사를 통해 분명하게 대답하자면, “그렇지 않다”.
중국은 성문법이 있는 국가이다. 따라서 기존의 법과 규정에서 정확하고 적합한 규칙을 찾을 수 있다면 선례를 검색할 필요가 없고, 관련 법과 규정에 따라 사건을 진행할 수 있다. 판례는 사건의 쟁점이 복잡하고 논란이 많은 경우에 더욱 요긴하게 활용할 수 있다.
판례 검색의 필요성은 확인되었지만, 판례 검색은 여전히 신중하게 연구할 가치가 있는 문제이다. 현실 세계의 분쟁은 복잡하기 때문에 이를 글로 표현하는 일은 대단히 복잡하고 여러가지 해석이 나올 수 있다. 즉, 한두 개의 키워드로 최상의 결과를 얻지 못할 수 있다는 말이다.
특히 법과 규정이 방대하고 많은 변호사들이 판례 검색에 익숙하지 않은 국가에서는 소송 팀의 이해도가 더욱 요구된다.
검색의 핵심은 끊임없이 변화하는 명백한 사실관계 의거하여 관련 법적 요점을 정확하게 파악하는 데 있다. 저자가 담당한 사건을 예로 들면, 검색의 목적은 청구의 수치적(數値的) 특징에 적용할 때 등가(等價) 원칙을 적용하는 것이었다.
저자의 팀에서 최종적으로 확보한 것은 최고인민법원 판례였다. 재판에서 독립 청구항과 종속 청구항의 보호 범위가 일부 겹치는 경우 이를 어떻게 해결할 것인지에 대해 법원이 공식적으로 정리한 지침이었는데, 이는 등가 원칙과는 무관한 판례였다.
이 사건의 경우, 독립 청구항에서 수치적 범위의 등가에 대해 다루고 설명했기 때문에 이 사건을 관련 판례로 인용했다. 위 사례에서 보듯, 판례 검색에 있어서 사실관계의 본질에 대한 변호사의 이해도가 높아야 한다는 것을 알 수 있다. 물론 최고인민법원에서 발표한 판례를 숙지하는 것도 중요하다.
판례 활용
적절한 판례를 찾은 후에는 이를 올바르게 활용해야 한다. 몇몇 연구에 따르면, 실제 IP 소송에서는 출처가 불분명한 판례, 실효성이 없는 판례, 관련성이 없는 판례 등을 제출하는 것처럼, 판례 제출에 부적절한 행위가 많은 것으로 나타났다.
이러한 측면에서, 이번 기사를 통해 변호사가 판례의 출처와 효력을 먼저 명시한 후 세부적인 내용을 설명해야 한다는 것을 강조하고 싶다.
세부 분석에는 다양한 기법이 사용될 수 있다. 예를 들어, 중국 변호사는 관습법 체계를 참조하면서 판례를 활용하고 사실을 비교하여 적용 가능한 법을 적시하고 그 결과를 단계별로 주장할 수 있다.
또한 변호사는 사건의 핵심을 바로 파악하고 판례에서 내려진 판결의 요점에 맞춰 현재 사건이 바람직한 결과에 접근하도록 할 수 있다.
또한 유추논증(類推論證)도 활용할 수 있다. 저자가 담당한 또 다른 사건의 경우, 특허 출원에서 수치 모수(母數)의 범위를 어떻게 선택하느냐에 따라 예상치 못한 기술적 효과가 발생할 수 있다는 것이 핵심이었다. 이와는 대조적으로 참고 문헌에서는 다른 수치 범위를 제시했는데, 예상치 못한 효과는 나타나지 않았다.
그러나 심사관은 해당 수치 범위가 통상적이고, 숙련된 사람이 선행 사례에서 유사한 범위를 찾아낸다면 발명에 필요한 노력을 기울이지 않더라도 변경할 수 있다고 판단했기 때문에 참고 문헌에 대한 발명 단계가 부족하다고 이유로 특허 출원이 거절되었다.
저자가 검색한 판례에 따르면, 특허 출원에서 선택한 모수의 범위가 선행 문헌에 의해 개시된 범위 내에 속하더라도, 선택한 수치 범위가 예상치 못한 기술적 효과를 가져올 수 있다면 특허 출원은 여전히 특허를 받을 수 있는 것으로 나타났다.
위의 판례에 근거하여, 저자의 팀은 선행 기술 문헌의 모수 범위에 포함되지만 예상치 못한 기술적 효과가 나타날 수 있는 경우에 해당 특허 출원은 당연히 특허를 받을 수 있다는 주장을 펼쳤다.
이는 이러한 효과로 이어지는 모수의 범위가 이전에 공개되지 않았더라도 예상치 못한 결과가 나타날 수 있기 때문이다. 바로, “argumentum a maiore ad minus”이었다(즉, 광범위한 논증이 아니라 규모는 작지만 구체적인 논증으로 전환하였다는 의미이다). 저자의 팀에서 찾아낸 판례 덕분에 사실과 결과가 아주 명확해졌다. 특허 출원에 대한 불리한 판결이 뒤집힌 것이다.
결론
판례 지도 시스템은 일반 규칙을 개선하고, 판단 기준을 통일하며, 사법 자료를 축적하고, 분쟁 해결을 도모하며, 부적절한 판결을 제한하는 데 있어서 중요한 역할을 하는 것으로 입증되었다. 또한, 이 제도를 통해 당사자나 대리인이 실제로 자신의 권리와 이익을 한층 더 보호할 수 있다는 사실은 그 의미가 적지 않다.
(인용)
중국의 경우에 IP 시스템이 비교적 완벽하게 구축되어 있는 편이기는 하지만, 대규모 IP 소송이 나타나기 시작한 것은 불과 10년 전의 일이다.
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외국 출원 허가
인도의 특허법에는 해외출원허가(FFL)에 대한 조항이 포함되어 있으며 해당 조항은 사전 승인을 필요로 하고 미준수 시 형사처벌 대상이 될 수 있음을 명시한다. 특허 관련 다양한 이해관계자가 지속적으로 해당 조항의 처벌을 제외할 것을 논의해 왔지만, FFL 요구 사항은 여전히 유효하다.
인도에 거주하는 발명가는 해외에서 첫 번째 출원을 제출하기 전, 인도 특허청(IPO)에 발명에 대한 간략한 출원서를 제출해야 한다. 인도 특허청은 출원 내용이 국방 또는 원자력과 관련이 없는지 확인하기 위해 면밀히 조사하고 3 주 이내에 발명가에게 해외출원허가를 발행하여 제출을 진행할 수 있도록 한다. 또는 출원자가 IPO에서 FFL을 받는 대신 인도에서 첫 번째 출원서를 제출할 수 있다. 6주 이내에 IPO에서 이의가 없으면 신청자는 인도 이외의 지역에서 출원서를 제출할 수 있다. 해외 출원에 대한 우려가 있는 경우 IPO는 출원자에게 기밀 지침을 내릴 수 있지만 이는 드문 경우이다.
특허 출원 및 수정
인도특허청은 영어로 된 출원을 수락하므로 모국어로 번역할 필요가 없으므로, 번역이 필요한 해외 관할권에 비해 전체 특허 비용을 크게 절감할 수 있다. 인도의 특허 출원에 대한 공식 수수료는 전 세계 대부분의 특허청보다 현저히 낮다.
인도 특허법은 또한 출원인이 국내 단계에 진입할 때 특정 청구를 취하할 수 있도록 허용한다. 이러한 유연성은 초과 청구 수수료를 절약하고 인도에서 특허를 받을 수 없는 주제에 대한 청구를 제외하여 절차를 가속화하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 일단 출원서가 제출되면 모든 수정은 권리 신청 제외 범위 설정이나 설명 또는 정정 인증을 통해서만 이루어질 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요하다. 모든 수정은 명세서에 기록되어야 하며, 청구항은 일단 제출되면 원래 범위를 넘어 확장될 수 없다.
출원 절차
인도의 특허 출원 절차는 심사 요청으로 시작된다. 보류 중인 출원서를 처리하는 데 상당한 진전이 이루어졌고 그 결과 심사가 더 빨라졌으며, 일반적으로 요청일로부터 1년 미만이 소요된다.
첫 번째 심사 보고서를 받으면 제기된 모든 이의에 대해 답변할 수 있도록 출원자에게 6개월의 시간이 주어진다. 출원인이 모든 이의 답변을 성공적으로 마치면 특허가 바로 부여된다. 여전히 미해결 문제가 있는 경우 구두 청문회가 이어져, 출원자에게 사례를 발표할 기회를 제공한다. 청문회가 끝나면 결정이 내려진다. 구두 청문회 후 결정이 불리한 경우 출원자에게는 두 가지 가능한 구제책이 있다. 첫 번째는 특허청에 재심 청원서를 제출하여 재심을 요청하는 것이다. 두 번째는 고등 법원에 항소를 제기하여 추가 조사를 위해 고등 사법 당국에 사건을 제출하는 것이다.
분할 출원
인도의 분할 출원은 상위 출원의 승인 또는 거부 전에 언제든지 제출할 수 있다. 특허 출원의 처분에 대한 사전 예고가 없기 때문에 가능한 한 빨리 분할 출원을 제출하는 것이 좋다. 유효한 것으로 간주되기 위해서는, 분할 출원은 다수의 발명을 개시하는 모출원으로부터 발생하여야 하며, 별개의 청구항이 모출원의 청구항과 중복되지 않아야 한다.
분할 출원의 독립적인 청구항의 경우, 모출원에서 청구되지 않은, 하나 이상의 새롭고 독창적인 특징을 포함하는 것이 바람직하다. 또한, 이러한 청구항들은 모출원의 설명 내에서 적절하게 뒷받침되어야 한다. 분할 출원 결정은 자발적이거나 특허청의 일관성 부족 거절에 따른 대응으로 이루어질 수 있다. 인도에서 자발적 분할 신청의 유지 가능성에 대한 현재 입장은 다른 관할권에 비해 복잡해 보일 수 있다. 최근 Boehringer v Controller of Patents DHC(2022) 판례는 분할 출원을 규율하는 법률에 대한 제한적인 해석을 확립하여 분할 출원의 청구항이 모출원의 청구항에서 파생되어야 한다고 규정했다.
2023년 7월, 지적재산권 부서의 또 다른 판사는 앞선 법률적 판단이 법률 조항과 부합하지 않음을 발견하여 고등법원 대법원장에게 해당 문제를 회부했다. 2명의 판사가 자발적 분할신청 제출과 관련된 문제를 조사하도록 하기 위함이다.
언급된 문제는 여전히 고려 중이며 더 큰 규모로 구성된 팀이 인도 분할출원과 관련된 불확실성을 해소해 줄 수 있길 바라본다.
출원자는 분할 출원에 대한 청구를 모출원에 도입할 수 있다. Nippon A&L 대 Controller of Patents(2022) 및 Allergan 대 the Controller of Patent (2022) 사건에서 델리 고등법원의 최근 판결에 따르면, 발명이 명세서에 개시되어 있고 청구항이 공개 내용에 국한되는 한, 그러한 수정은 특히 허가 단계 전 심사 중에 거부되어서는 안 된다.
그러한 청구항이 모출원의 범위 내에서 허용되면 괜찮지만 그렇지 않은 경우 모출원이 일관성 부족이나 새로 추가된 주제 사안으로 거부될 수도 있다. 이러한 거부는 출원인이 분할신청을 통해 이의를 제기할 수 있는 정당한 근거가 된다.
해외 출원의 공개
인도 특허법에 따라 이 법적 요구 사항은 두 부분으로 나눌 수 있다. 섹션 8(1) 요구 사항으로 알려진 첫 번째 부분은 출원자가 자발적으로 그리고 요청할 때마다 인도 이외의 지역에서 제출된 모든 해당 출원서에 대한 종합적인 목록을 제공할 의무가 있다는 것이다.
해당되는 출원은 특허협력조약(PCT) 출원 또는 공통 우선권에서 기인한 출원, 모든 PCT 국내 단계, 계속출원, 부분계속출원, 동일한 특허군 내의 분할 출원을 포함한다. 필수 세부 사항은 인도 특허 출원 시 또는 6개월 이내에 양식 3에 제출해야 한다. 인도 이외의 지역에서 새로운 해당 출원서가 제출되는 경우 6개월 이내에 양식 3을 통해 특허청에 세부 정보를 즉시 제공해야 한다.
섹션 8(2)에 의해 규정되는 두 번째 부분은 요청 시에 한해 조사나 심사 보고서의 사본과 해당 출원에 대한 승인 청구를 IPO에 제공해야 한다는 것이다.
인도특허청이 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization)에 등록된 사무소로 조사 및 심사 시스템에 대한 중앙화된 액세스를 제공한다. 담당자는 시스템을 통해 해당 출원서에 대한 보고서에 액세스할 수 있다.
실시 상황에 대한 진술서(WORKING STATEMENT)
인도 특허법의 독특한 조항 중 하나는 특허 발명이 어떻게 사용되고 있는지에 대한 세부 사항을 설명하는 실시 상황에 대한 진술서 요구이다. 정부는 이 절차의 형식과 절차를 간소화했다. 새로운 양식 27은 더 이상 인도로 제조 및/또는 수입되는 특허 제품의 “비약적인 발전”에 대한 내용을 필요로 하지 않는다. 실시 상황에 대한 진술서에 특정 회계 연도에 발급된 권한에 대한 세부 정보를 제공하거나 특허 제품이 대중의 합리적인 요구 사항을 충족했는지를 기술할 필요가 없다.
연간 실시 상황 진술서 제출 기한이 3 월 31 일에서 9 월 30 일로 변경되었으며 적용 기간도 역년 (1 월에서 12 월)에서 회계 연도 (4 월에서 3 월)로 변경되었다. 특허가 부여된 회계 연도에 대한 실시 상황 진술서를 제출해서는 안 된다.
또 다른 주목할 만한 변화는 이제 여러 관련 특허에 대해 하나의 실시 상황 진술서를 제출할 수 있다는 것이다. 이는 특정 특허 발명에서 얻은 대략적인 수익 또는 가치를 관련 특허와 별도로 도출하는 것이 불가능하고 그러한 모든 특허가 동일한 특허권자에게 부여되는 경우에 적용된다.
공동 특허 소유자는 관련 특허에 대해 하나의 실시 상황 진술서를 공동으로 제출할 수 있다. 그러나 각 특허권 사용자는 특허 발명을 어떻게 활용하고 있는지 입증하는 진술서를 별도로 제출해야 한다. 최근 이해 관계자들은 SEP 관련 정보를 실시 상황 진술서 형식에 통합할 필요가 있는지 검토하기 위해 논의에 참여하고 있다. 특허권자는 이러한 논의의 진행 상황을 모니터링해야 한다.
지적재산권 사업부
인도 정부는 이전에 인도특허청 결정에 대한 항소를 심리하는 항소 기관으로 사용되었던 지적 재산권 항소 위원회(IPAB)를 폐지했다. 이에 따라 델리 고등법원은 IPAB에서 이전된 사건을 포함하여 모든 IP 관련 사건을 독점적으로 처리하기 위해 지적재산권 사업부를 최초로 설립하고 IP 부서 규칙 및 특허 소송 관리 규칙을 도입했다.
마드라스 고등 법원은 지적재산권 사업부를 만들었을뿐만 아니라 IP 부서 규칙 및 특허 소송 규칙을 통보하여 이러한 절차를 관리했다. 인도 전역의 다른 고등 법원도 비슷한 접근 방식을 채택할 것으로 예상된다. 전문 IP 부서의 창설과 규칙 정립으로 IP 문제를 더욱 효과적으로 해결할 수 있을 것으로 보인다. 해당 부서는 IP 분쟁을 해결하기 위한 보다 효율적인 전담 창구로 기능한다.
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