商標の準備的使用は正当な使用

不使用による商標の取り消しを防ぐには、所有者が所定の期間内に商標を使用する必要があります。1999年商標法第47条に基づき、不利益を被った当事者は、不使用を理由に商標の取り消しを申し立てることができます。これは、登録商標が、その登録の対象となる商品およびサービスに対して、所有者によって実際に使用されていない場合が該当します。登録商標は、登録付与の日、すなわち商標登録簿に登録された日から60カ月を経過すると、不使用取消の対象となる可能性があります。

最近のBurger King Corporation v Ranjan Gupta and Orsの訴訟において、デリー高等裁判所は2023年3月6日付の判決で、原告の商標Burger Kingに対する、被告側の無効の主張を棄却しました。原告は2014年に仮処分を受け、その後、最終裁決まで確認されました。被告側は控訴をしました。抗弁のひとつは、原告の登録商標であるBurger Kingを取り消すべきだというものでした。最初に判断すべきは、被告側の主張を支持できるかどうかという点でした。

裁判所は、支持可能性は、被告側が価値のない修正手続きを実施できないようにするための、法的ゲートウェイとして機能するとしました。このセーフガードがなければ、被告側は、根拠がなく、支持できない修正の申立をすることによって、原告の登録に異議を唱えることができます。したがって立法府は、侵害訴訟が提起された後に修正手続が行われる場合には、支持可能性を要求しましたが、訴訟前に修正手続が開始される場合には、そのような要件は存在しません。

被告側は、「Burger」という単語は一般的なものであり、「King」という単語は賛美の意味を含み、両者で特徴的な商標を作ることはできないため、原告の登録商標「Burger King」は取り消される義務があると主張しました。被告側は、原告の商標は、2014年の提訴時にはインドで使用されていなかったため、不使用を理由に取り消すべきであると主張しました。

原告は、1954年からBurger Kingという商標を使用しており、この商標は二次的意味を獲得し、原告と独占的に結びついていると主張しました。原告は、Burger Kingという商標は登録から60日以内に使用されており、放棄する意図はなかったとしました。原告は、2013年の取締役会決議で、インドで設立される会社による商標の使用を認めるなど、インド市場参入前に商標を使用したことを示す資料を提出しました。また、インドでレストランサービスを提供するBurger King Private Limitedの2013年付けの設立証明書も提供しました。インド市場参入の決定に関連する原告のウェブサイトに掲載された投稿や、新聞記事が示されました。

裁判所は、原告の市場参入前の準備的な使用を商標の有効な使用と認め、被告側は同一の商標を登録しようとしたため、原告の商標が一般的なものであると主張することはできないとしたのです。裁判所は、原告がインドにおいて商標Burger Kingを使用したこと、およびこの商標を維持する原告の意思が証明されたと判断しました。

被告側は、Burger Kingという商標は一般的なものであり、取引に共通するもので、登録することはできないと主張しました。しかし、原告は、被告側がこの商標及びそのデバイス・マークについて、商標を出願した点に注目しました。原告は、被告側が非登録性を主張することは禁じられると主張しました。裁判所は、被告側が商標Burger Kingが一般的で、取引に共通するものであることを主張することを禁じるとしました。商標Burger Kingは一般的で、取引に共通するものであり、登録することはできないとする被告側の主張は、裁判所によって却下されたのです。

この訴訟は、不使用を理由に登録商標を取り消そうとする試みを防ぐために、指定された期間内に登録商標を使用することの重要性を強調しています。裁判所は、原告が市場参入前に準備的な使用をしたことを正当な使用と認め、被告側が同一の商標を登録しようと試みたことが、原告の商標が一般的なものであると主張することを妨げたと結論づけました。この判決は、被告側による無効の主張が最初に実行可能でない限り、被告側が侵害訴訟に応じて修正手続を開始することを妨げる法的保護を強化するものです。

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