미사용으로 인한 상표 취소를 방지하기 위해 소유자는 지정된 기간 내에 상표를 사용해야 한다. 1999년 상표법 47조에 따라 이의를 제기한 당사자는 미사용으로 인한 상표 취소를 청원할 수 있다. 소유자가 등록된 상품 및 서비스에 대해 상표를 실제로 사용하지 않은 경우가 해당된다. 등록 상표는 상표가 등록된 날로부터 60개월이 지나면 미사용 취소에 취약하다.
최근 Burger King Corporation대 Ranjan Gupta 등 사건에서 델리 고등법원은 2023년 3월 6일자 판결에서 원고의 상표 ‘버거킹’에 대한 피고의 무효 주장을 기각했다. 원고는 2014년에 가처분 신청을 받았고, 이후 최종 판결까지 확정되었다. 피고인들은 항소했다. 항소 근거 중 하나는 원고가 등록 상표인 ‘버거킹’을 사용 취소해야 한다는 것이었다. 결정해야 할 첫 번째 쟁점은 피고의 주장에 대한 정당성(tenability)이다.
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법원은 정당성(tenability)이 피고인이 부당한 정정 절차를 제기할 수 없도록 하는 법적 관문 역할을 한다고 판단했다. 이러한 보호 장치가 없으면 피고는 근거 없는 수정 청원을 제출하여 원고의 등록에 이의를 제기 할 수 있다. 따라서 입법부는 침해 소송이 제기된 후 시정 절차가 제기되는 경우 정당성을 요구했지만 소송 전에 시정 절차가 시작된 경우에는 그러한 요구 사항이 존재하지 않았다.
피고들은 원고의 등록 상표 ‘버거킹’에서 버거라는 단어가 일반적이며 킹은 찬사의 용어이므로 두 용어의 결합이 독보적인 상표를 만들 수 없어 취소될 수 있다고 주장했다. 피고에 따르면 원고의 상표는 2014 년 소송이 제기되었을 때 인도에서 사용되지 않았기 때문에 미사용으로 취소되어야 한다.
원고는 1954년부터 버거킹 상표를 사용했고 상표는 2차 의미를 얻었으며 원고와 독점적으로 관련되어 있다고 주장했다. 원고는 버거킹 상표가 등록 후 60일 이내에 사용되었으며 이를 포기할 의도가 없었다고 주장했다. 원고는 2013 년 기업의 인도 설립을 허용하는 이사회 결의안을 포함하여 인도 시장에 진출하기 전에 상표 사용을 보여주는 문서를 제출했다. 버거킹 프라이빗 리미티드(Burger King Private Limited)가 인도에서 레스토랑 서비스를 제공하기 위해 제출한 2013 일자 법인 설립 증명서도 제공되었다. 인도 시장 진출 결정과 관련된 기사와 이와 관련된 게시물이 있는 원고의 웹사이트도 제출되었다.
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법원은 원고가 시장에 진입하기 전에 준비를 위해 상표를 사용한 것을 상표의 유효한 사용으로 인정하고 피고가 동일한 상표를 등록하려고 시도했기 때문에 원고의 상표가 일반적이라고 주장할 수 없다고 판시했다. 법원은 원고가 인도에서 버거킹 상표의 사용과 이 상표를 유지하려는 의도를 입증했다고 판결했다.
피고인들은 버거킹 상표가 일반적이며 거래에 일반적이며 등록할 수 없다고 주장했다. 그러나 원고는 피고가 상표 및 디바이스 상표를 위해 제출한 출원서에 이목을 집중시켰다. 원고는 피고가 미등록 상태를 바꾸는 것을 막았다고 주장했다. 법원은 피고가 버거팅 상표가 일반적이고 거래에서 흔히 찾아볼 수 있다는 항변을 막았다. 상표가 일반적이고 거래에 흔하며 등록할 수 없다는 피고의 주장은 법원에서 기각되었다.
이 사건은 미사용으로 인한 취소 시도를 방지하기 위해 지정된 기간 내에 등록 상표를 사용하는 것의 중요성을 보여준다. 법원은 원고가 시장에 진입하기 전에 상표를 준비해온 과정을 합법적인 사용으로 인정했으며, 동일한 상표를 등록하려는 피고의 노력으로 인해 원고의 상표가 일반적이라고 주장할 수 없다고 결론지었다. 이 결정은 초기의 무효 주장에 근거가 있지 않는 한 침해 주장에 대응해 시정 소송을 시작하는 피고를 보호할 수 있는 조치를 강화한다.
Manisha Singh과 Omesh Puri는 LexOrbis의 파트너 변호사이다
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