功能性特征判定中的例外情形

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称《解释（二）》）第八条第一款对功能性特征做了一般性的规定，即功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

司法实践中，判定某一争议技术特征是功能性特征还是非功能性特征往往是诉辩双方争议的焦点。原告方大多倾向于将争议技术特征解读为非功能性特征，以期获得较宽的保护范围，而被告方往往着力于将其解读为功能性特征，来达到实现不侵权抗辩的目的。笔者拟从当前的审判实践出发，对功能性特征的两种例外情形进行讨论。

“本领域普通技术人员阅读权利要求即可知其实施方式”类特征例外。《解释（二）》第八条第一款规定了：本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

在最高人民法院审理的ＳＭＣ株式会社、乐清市博日气动器材有限公司侵害发明专利权纠纷再审案中，ＳＭＣ株式会社提交了《中国电力百科全书》、《液压阀》、《油压技术》等证据，法院认为：“ＳＭＣ株式会社提交的上述证据足以证明实现争议技术特征的功能或效果的具体实施方式对于本领域普通技术人员属于公知常识，争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，因此不属于功能性特征。

值得注意的是，此处功能性技术特征的例外，其举证责任在于原告，而提供的证据最好是本领域公知常识类证据（教科书、工具书、技术词典等），以增强证据的说服力。

“方位或者结构+功能性描述”类特征的例外。最高人民法院在上诉人厦门卢卡斯汽车配件有限公司诉瓦莱奥清洗系统公司侵害发明专利权纠纷案中指出：如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。

在该案中，最高人民法院认为，关于涉案专利权利要求 1 中描述的技术特征既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且该方位和结构的具体内容需要综合理解以上元素才能确定。该技术特征虽有对功能的描述，但本质上仍是方位或者结构特征，不属于《解释（二）》第八条意义上的功能性特征。

需要注意的是，此种“方位或者结构+功能性描述”类特征的例外仅仅是一种原则性的例外，并非此类特征都不是功能性特征，理论上他们仍然有可能被认定为功能性特征。

在广东顺德顺泰自行车配件有限公司与株式会社岛野侵害发明专利权纠纷案中，原告认为争议技术特征对于第一操作部件与安装部件的结构关系和运动关系已作明确描述，因此不属于功能性特征。但法院经审理认为第一操作部件和安装部件的结构关系确实是被明确描述了，但是，第一操作部件的一项功能，与涉案专利所要解决技术问题有直接关系，即涉案专利的发明点所在，并不能从以上描述及说明书、现有技术的描述中直接获得。或者说，前述技术特征只明确能够实现某种功能，但具体实施方式并未在前述技术特征中直接披露。因此，前述技术特征属于功能性技术特征，需要说明书中必不可少的实施方式来进一步限定其内容。

综合以上两个案例，判定“方位或者结构+功能性描述”类特征是否属于功能性特征，其核心要点在于，本领域技术人员是否仅通过权利要求的描述，能够清楚地、毫无疑义地确定实现该功能或者效果的具体实施方式。如果可以，原则上可以将其排除在功能性特征之外，反之则不。

应诉建议

律师在代理专利侵权案件时，如果遇到涉案专利涉及的技术特征可能是功能性技术特征的情形，在案件的筹备阶段就应当仔细研读该特征，多与发明人沟通，并结合法条和司法实践对该特征被认定为功能性特征的概率进行研判，准备好相关支持证据，以有效应对庭审中可能遇到的各种情况。

作者：万瑞律师事务所律师耿云峰。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员