商标权滥用:应对之道

作者: 胡淼,万瑞律师事务所
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前,知识产权立法和司法实践对商标权利滥用的规制愈来愈重视。国家知识产权局在2023年发布的《商标法修订草案(征求意见稿)》诚实信用条款增加了禁止权利滥用的规定。2021年最高人民法院发布的《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》提到,在知识产权侵权诉讼中,如果原告起诉构成权利滥用,被告可以直接反诉要求赔偿,也可以另行起诉要求赔偿合理开支。本文拟通过对商标权权利滥用的常见表现形式和具体应对措施进行梳理,期待能给企业应对商标权权利滥用提供一些参考。

滥用情形

从目前的案例来看,典型的商标权权利滥用是抢注商标后恶意维权。例如抢注人取得商标注册后对权利人或其经销商恶意发起电商平台投诉、工商投诉、发送警告信甚至恶意提起侵权诉讼等,典型的如“确美同”案和“古北水镇”案等,这种情形下抢注人在权利取得和权利行使上均具有不正当性。另一种较为常见的情形是滥用行政程序恶意申请商标或者对权利人商标恶意提起异议、无效等,典型的如“碧然德”案等。

应对措施

Hu Miao
胡淼
律师
万瑞律师事务所

提起确认不侵权之诉。即收到侵权警告的一方向法院提起诉讼,请求法院确认其商标使用行为不构成侵权。例如在(2017)沪0115民初66480号“PAULA’S CHOICE”一案中,权利人一方面针对抢注商标“PAULA’S CHOICE宝拉之选”提起异议、无效,另一方面针对抢注人发起的平台投诉致使权利人经销商产品下架,提起确认不侵权之诉并主张赔偿。法院支持了原告的诉讼请求,认定其使用“PAULA’S CHOICE”等商标不构成商标侵权,并支持了原告的损害赔偿请求。

主张不正当竞争并索赔。即商标权人针对抢注人恶意维权行为提起不正当竞争诉讼。典型的如(2017)浙0110民初18627号“确美同”案等。此案中原告针对商标抢注人多次恶意平台投诉,提起了确认不侵权之诉和不正当竞争诉讼,并在不正当竞争诉讼中主张赔偿责任,得到了法院的支持。

提起反诉或以恶意诉讼为由索赔。针对滥用商标权的恶意诉讼,被告也可以直接提起反诉或另外以恶意提起知识产权诉讼为由要求赔偿。例如在(2018)鄂01民初4684号“颜值”案中,该案被告黑芝麻公司抗辩不构成商标侵权并在举证期限内提起反诉。法院审理后认为,黑芝麻公司的使用方式本身不构成商标性使用且商品本身不构成类似,不构成商标侵权,反诉被告提起诉讼构成权利滥用,并判决其承担反诉原告的合理开支。以恶意诉讼主张损害赔偿的典型案有“TELEMATRIX”案等。

针对恶意抢注和滥用行政程序提起不正当竞争诉讼。一般来说,单纯的恶意商标申请或恶意提起异议、无效不构成侵权或不正当竞争,但部分案例中,法院认定此类行为构成不正当竞争。例如前述(2017)沪0112民初26614号“碧然德”案中,法院认为被告恶意抢注、滥用异议程序等行为是其大规模、综合性侵权行为的一部分,构成不正当竞争。再如(2021)闽民终1129号“爱易适”案中,法院认为被告恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则,损害了原告的合法权益,构成不正当竞争,判决被告停止申请与原告商标相同或近似的商标并承担赔偿责任。

此外,还有部分商标侵权案件中,被告直接抗辩主张原告提起诉讼构成权利滥用,法院从原告权利取得存在不正当性等方面考虑,支持被告的不侵权抗辩,典型的例如“歌力思”案等。当然,以上不同的应对措施具体的构成要件和证据要求会有不同,受篇幅限制,此处不再详述。

一般来说,企业在应对权利滥用时,需要将行政确权和民事侵权诉讼程序相结合,针对被抢注的商标提起无效,同时针对恶意维权提起反诉或者另行提起确认不侵权之诉、不正当竞争诉讼或以恶意提起知识产权诉讼等为由主张赔偿,以维护合法权益。

给企业的建议

由于商标权权利滥用中涉及的确权及后续的行政诉讼程序和民事诉讼程序往往耗时较长,从预防的角度,建议企业结合商业规划尽早布局商标申请,尤其是核心类别的商标申请,并注意监控排查,及时对抢注商标提起异议、无效,避免因恶意抢注给正常商业经营造成影响。当然,如果不幸遭遇商标抢注甚至恶意诉讼,企业应充分搜集准备证据、积极应诉,并将行政和民事程序相结合,有效打击抢注和权利滥用行为,以维护自身合法权益。

万瑞律师事务所律师胡淼。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员

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