일반적으로, 발명품을 사전에 발표하면 ‘참신성’이 떨어지기 때문에 발명자가 이에 대한 특허를 출원할 기회가 없어진다. 그러나 모든 특허 관할지역에서, 명백한 남용과 해외 전시(展示)의 경우에는 발명자가 보호를 받을 수 있다. 명백한 남용의 경우, 발명자는 사전 발표의 영향은 물론 남용의 구체적인 내용을 입증해야 한다.
인도 특허법(1970) 29조에는 사전 발표에 의해 발명품을 예측할 수 없는 것으로 간주하는 경우가 명시되어 있다. 구두(口頭)로, 서면으로 또는 사용이나 출원서 제출을 통해 사전에 발표할 수 있다. 발표 내용이 29조의 조건에 부합되면 발명품의 참신성은 훼손되지 않는다. ‘명백한 남용’이란 표현이 29항에서 사용되고 있지는 않지만, 제3자의 나쁜 의도가 드러나거나 참신성을 훼손하는 제3자가 악의적으로 행동하는 경우를 다음과 같이 명시하고 있다.
이하에 명시된 바 대로, 특허권자나 특허 출원인이 다음의 사항을 입증하는 경우에 사양 관련 청구의 우선 일자 이전에 발명품이 발표되었다는 이유만으로 완전한 사양을 갖추고 청구된 발명품을 예측할 수 있는 것으로 간주하지 아니한다.
특별 자문위원으로
LexOrbis
(a) 발표된 사안을 특허권자나 특허 출원인으로부터 또는 (특허권자나 특허 출원인 자신이 진정한 1차 발명자가 아닌 경우) 특허권자나 특허 출원인에게 권한을 부여한 사람으로부터 입수하였고, 특허권자나 특허 출원인의 동의 없이 또는 상기인의 동의 없이 발표되었다.
(b) 특허권자나 특허 출원인 또는 이들에게 권한을 부여한 사람이 특허 출원일 전에 발표 사실을 인지한 경우 또는 조약 국가에서 보호를 받기 위해 출원일 전에 조약 출원을 하는 경우, 출원 또는 (경우에 따라) 조약 국가에서의 출원은 이후 최대한 빨리 진행되었다.
다만, 특허권자나 특허 출원인 또는 이들에게 권한을 부여한 사람이, 또는 특허권자나 특허 출원인 또는 이들에게 권한을 부여한 사람의 동의를 받은 기타의 사람이 합리적인 시험의 목적이 아닌 다른 목적으로 우선 일자 이전에 인도에서 상업적으로 발명품을 사용한 경우에는 본 하위 조항을 적용하지 않는다.
29조 (2)항은 무단 공개가 특허를 출원하는 발명자의 권리에 미치는 영향에 관한 것이다. 발명자의 동의가 없는 단순한 발표 행위는 29조의 목적상 남용을 충분하게 입증한다. 그러나 발명자의 동의 없이 발표했다는 구체적으로 증명하는 일은 출원인의 몫이다.
공동 발명자가 상대 발명자 모르게 또는 상대 발명자의 동의 없이 발명 내용을 공개하는 문서를 발표하는 경우에는 어떻게 될까? 반(反)하는 내용의 합의가 없는 상태에서는 원하는 바 대로 공동 발명자가 발명품을 처리할 수 있기 때문에 29조를 예측 예외 사항으로 적용하기 어렵다. 영국의 Accord Healthcare Limited v Research Corporation Technologies, Inc. 사건(항경련제 라코사미드 특허 사건)의 경우, 참신성을 훼손할 수 있는 사전 발표 문제는 미국에서 제출하는 우선 일자를 국제 출원서를 제출하는 이후의 일자로 변경하려는 시도에 관한 것이었다. 이렇게 되면, 졸업논문 발표를 사전 공적 발표로 간주할 수 있기 때문에 특허의 효력이 없어지는데 이러한 시도는 성공하지 못했다.
영국 법에서는 재산에 대한 법적 권한과 수익적 향유의 개념은 그 권리가 다른 것으로 인정하고 있다. 원고 또한 해당 일자에 특허 대상에 대한 두 개의 권리가 전부 특허 출원인에게 있었다는 것을 보여주기 위해 이러한 개념을 활용하려 하였으나 성공하지 못했다.
그러나 이 사건은 공동 발명자(이번의 경우는 대학교 연구팀)와 함께 작업할 때에는 위험이 따른다는 것을 여실히 보여주고 있는데, 공동 발명자는 언제라도 자신의 결과물을 자유롭게 발표할 수 있다. 판결이 달리 내려졌다면, 특허 출원 기간 중에 발명 내용을 마음대로 발표할 수 있는 공동 발명자가 있는 경우에 특허 보유자와 대학교는 심각한 타격을 입었을 것이다. 책임 발명자는 국내 출원 및 국제 출원 기간 동안 특허 사항의 세부 내용을 팀 구성원들이 발표하지 않도록 해야 한다.
DPS Parmar는 LexOrbis의 특별 자문위원으로, 인도 특허심판원의 기술위원(특허)을 역임했다.
LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India
Mumbai | Bengaluru
연락처 세부 정보
전화: +91 11 2371 6565
이메일: mail@lexorbis.com
