필리핀 ‘저명상표 등록부’에 대한 큰 기대감

현재까지 필리핀에서 상표가 ‘저명상표’ 지위를 부여받는 유일한 방법은 적대적 절차를 거치는 것이었다. 그러나 필리핀 지식재산청(IPOPHL)이 저명상표 등록부를 도입함에 따라 이러한 상황이 변화하고 있다. 새로운 규정은 더 명확한 지침을 제공하고 저명상표의 보호를 강화할 것으로 기대된다. 하지만 이러한 기록 시스템의 도입은 상당한 변화로, 약간의 우려도 불러일으키고 있다.

초안 규칙

IPOPHL은 2024년 9월 24일에 공청회를 열어 저명상표 선언 및 등록부 생성에 대한 새로운 규칙과 규정을 제안했다. 초안 규칙은 저명상표 지위를 결정하는 데 있어 더 엄격한 기준을 제시하고 있다. 제5조는 다음과 같은 세 가지 필수 기준을 포함하여 ‘12개 기준 중 과반수’를 충족할 것을 요구하고 있다:

• 필리핀 및 기타 국가에서 해당 상품 및/또는 서비스의 시장 점유율;
• 상표의 고유하거나 획득된 식별성의 정도;
• 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 유효하게 등록됐거나 사용 중인 동일하거나 유사한 상표의 존재 여부, 그리고 해당 상표를 저명상표로 주장하는 자가 아닌 다른 사람이 소유하고 있는지 여부.

과반수 요건은 신청자 또는 청구자가 해당 상표가 등록부에 포함되기 위해 명시된 기준 중 최소 7개를 충족해야 함을 의미한다. 이는 2017년 규정에서 요구했던 ‘기준의 임의 조합’을 충족하면 된다는 내용과 다르며, 당시에는 최소 2개만 충족해도 충분했다. 또한, 기준의 수보다는 증거의 질적 강도에 더 큰 중점을 두고 있다. 2017년 규정에서는 특정 기준에 대한 요구나 선호 사항은 없었다. 그러나 이러한 낮은 기준에도 불구하고, 많은 유명 브랜드가 저명상표 지위를 얻는 것은 이미 매우 어려운 일이었다.

초안 규칙에 따르면, 저명상표 선언은 10년 동안 유효하며, 10년마다 갱신할 수 있다. 단, 등록자는 선언 5주년 이후 1년 이내 및 각 갱신 시점에 필요한 증거를 제출하여 지속적인 사용을 입증해야 한다. 이 요건을 충족하지 못할 경우, 초안 규정은 저명상표 지위를 motu proprio(공식적인 통지 없이)로 철회할 것을 제안하고 있다. 이는 저명상표 보유자에게 지속적인 행정적 책임을 의미한다.

그럼에도 불구하고, 요구된 증거를 제출하지 않아 지위가 철회된 경우, 상표권자는 여전히 분쟁 소송에서 제123(e)항 또는 123(f)항의 보호를 받을 수 있다. 다만, 상표가 여전히 과반수 기준을 충족한다는 점을 입증해야 한다.

상표 확보

제안된 기록 시스템에 대한 우려에도 불구하고, 많은 사람은 이러한 등록부를 유지하는 데 여러 가지 이점이 있다는 데 동의한다. 상표를 공식적으로 저명상표로 등록함으로써 상표 소유자는 소유권과 독점성에 대한 더 강력한 법적 추정을 얻을 수 있다. 규칙 15에 따르면, 저명상표 선언은 해당 상표의 저명성을 입증하는 일응의 증거로 간주된다. 이를 통해 관련 소비자들 사이에서 혼란을 초래할 수 있는 유사한 상표의 사용을 방지하는 것이 더 쉬워진다.

따라서 저명상표 등록부는 침해와 불공정 경쟁에 대한 강력한 억제책으로 작용할 것이다. 이를 통해 국제 브랜드는 저명상표 지위를 보다 효과적으로 활용하여 침해자나 불공정 경쟁자가 불법 행위를 중단하도록 강제할 수 있을 것이다.

또한, 저명상표 지위는 브랜드 소유자가 경쟁 상표 출원자나 등록자가 악의적이거나 저명상표의 존재를 사전에 알고 있었다는 점을 입증하는 데 도움을 줄 수 있다. 이는 등록부에 포함된 것이 간접적인 통지로 작용하기 때문이다.

주요 요점

공식 등록부에 저명상표로 등재되는 것은 소비자, 비즈니스 파트너 및 투자자들에게 브랜드의 전반적인 가치와 신뢰도를 높여준다. 저명상표는 확립된 명성으로 인해 소비자 신뢰를 얻고 있으며, 등록부를 통해 공식적으로 인정받음으로써 상표의 시장 지위를 더욱 강화할 수 있다.

이는 또한 라이선싱, 프랜차이징 및 전략적 파트너십을 위한 더 많은 기회를 창출하는 데 기여할 것이다. 전반적으로, 이러한 등록부는 브랜드 소유자의 상업적 이익을 보호하는 데 도움이 된다.

저명상표 등록부 설립을 위한 제안된 규칙은 상표 등록 절차를 간소화하고 국가 내 지식재산권 집행을 강화하려는 광범위한 정책에도 부합한다.

이러한 규칙은 필리핀이 가입한 파리협약 제6조의 2 및 TRIPS 협정 제16조에 따라 저명상표가 광범위한 보호를 받을 수 있도록 보장할 것이다.

Ernest Luigi A Manzanares는 Federis & Associates Law Offices의 소속 변호사이다