시장 점유율을 전제로 한 저명 상표 보호

필리핀에서 저명 상표 신고에 관한 최신 규정은 12가지 기준을 제시하며, 이 중 4가지는 이제 필수적으로 요구된다. 이는 이전 규정에서 나열된 기준 중 ‘임의의 조합’만 충족하면 됐던 것과는 큰 변화이다. 강화된 기준으로 인해 저명 상표 소유자는 특히 시장 점유율과 관련된 필수 요건을 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

2025년 4월 28일부터 시행된 2025-009호 각서규정 제5조는 네 가지 필수 기준을 다음과 같이 열거하고 있다. (1) 해당 상표가 적용되는 상품 및/또는 서비스의 사용 및 홍보(광고, 선전, 박람회 또는 전시회에서의 소개 등)의 기간, 범위 및 지리적 영역 및 (2) 해당 상표가 적용되는 상품 및/또는 서비스의 필리핀 및 기타 국가에서의 시장 점유율 및 (3) 상표의 고유하거나 취득된 식별력의 정도 및 (4) 상표가 획득한 품질, 이미지 또는 명성이다.

접속사 ‘및’의 사용은 청구인 또는 신청인이 해당 브랜드가 다른 국가뿐만 아니라 필리핀 내에서도 시장 점유율을 보유하고 있음을 입증해야 함을 의미한다. 시장 점유율은 일반 대중이 아니라 관련 공중(公衆) 부문을 기준으로 평가된다.

‘시장 점유율’이라는 용어는 지식재산권법이나 그 시행 규정에서 명확하게 정의되어 있지 않다. 마찬가지로, 필리핀 판례 역시 저명 상표 선언을 위한 시장 점유율의 명확한 의미를 제시하지 않고 있다. 사전적 정의와 비즈니스 맥락에서 사용되는 의미에 따르면, 시장 점유율은 특정 시장이나 산업 내에서 한 기업이 창출하는 전체 매출 또는 수익의 비율을 의미한다.

시장 점유율이라는 개념 자체는 상표가 실제로 상업적으로 사용되고 있음을 전제로 한다. 또한 시장 점유율은 본질적으로 정량적인 개념이다. 그러나 규정에서는 정량적이든 정성적이든 필요한 기준치에 대해 명시하고 있지 않다. 단순히 브랜드가 시장에 존재한다는 사실만으로 이 기준을 충족하는지, 아니면 상당한 시장 점유율을 입증해야 하는지가 불분명한 것이다.

유명 상표의 소유자는 기밀 유지 문제나 더 넓은 사업적 고려 사항으로 인해 매출 수치를 공개하는 것을 꺼릴 수 있다. 시장 점유율을 입증하려면 독립적인 시장 조사나 업계 연구가 필요할 수 있으며, 이는 브랜드 소유자에게 추가적인 부담과 재정적 비용을 초래한다.

또 다른 문제는 선출원주의 또는 등록주의 제도를 악용하여 정당한 소유자보다 먼저 유명한 해외 상표를 선점 등록하는 악의적 상표 출원자와 관련이 있다. 규정에 따라 브랜드 소유자는 이제 필리핀에서 저명 상표 지위를 신청할 때 실제 사용뿐만 아니라 시장 점유율도 입증해야 한다.

이와 대조적으로, 이전 제도에서는 브랜드 소유자가 시장 점유율을 입증하지 않고도 지식재산권법 제123.1(e)조를 근거로 주장할 수 있었으며, 출원일로부터 3년 이내에 사용 증빙을 제출할 수 있는 기간이 주어졌다. 2011년 6월 Fredco Manufacturing Corporation 대 President and Fellows of Harvard College 사건에서 대법원은 피고의 ‘Harvard’ 상표가 필리핀에서 상업적 사용이 없었음에도 불구하고 저명 상표임을 인정했다.

Sehwani 대 In-N-Out Burger, Inc(2007년 10월) 사건에서 법원은 파리협약 제6조의2가 처음 부여한 보호 범위가 1999년 저명 상표 보호에 관한 공동 권고에서 확대됐다고 판시했다. 세계지식재산권기구(WIPO) 총회와 파리연합은 해당 국가에서 등록되거나 사용되지 않은 경우에도 저명 상표가 보호받을 수 있도록 하는 제안에 합의했다.

그러나 해당 조항은 구속력이 없었다. 파리협약 제6조의2는 회원국이 저명 상표 보호를 부여하기 전에 필리핀에서의 상업적 사용이나 시장 점유율 입증과 같은 더 엄격한 기준을 적용하는 것을 금지하지 않는다.

제6조의2는 단순히 상표가 보호를 요청하는 국가에서 잘 알려져 있어야 하며, 저명 상표 여부의 판단 권한은 해당 국가의 법률이 정한 관할 기관에 있음을규정하고 있다(Mirpuri 대 Court of Appeals 등, 1999년 11월). 이는 지식재산권법 제123.1(e)조에 반영되어 있다.

현행 제도는 이전 제도와 크게 다르지만, 저명 상표 보호를 강화할 것으로 기대된다. 특히, 브랜드 소유자가 저명 상표 인정을 요청할 수 있는 비대립적인 경로를 제공하며, 저명 상표 등록부의 구축을 통해 이러한 상표에서 발생하는 권리의 집행이 더욱 용이해질 것이다.

Ernest Luigi A MANZANARES 변호사는 Federis & Associates Law Offices의 소속 변호사이다