유명 브랜드를 위한 상표 희석 옵션

필리핀 지식재산법에 명시적으로 언급되지 않았고, 판례에서도 거의 언급되지 않지만, 상표 희석은 유명 상표 소유자가 이의 제기 및 등록 취소 소송을 제기할 수 있는 근거로 활용될 수 있는 실질적인 옵션이 될 수 있다. 상표의 독창성을 약화시키거나 명성을 훼손하는 방식으로 상표를 무단으로 사용하는 문제를 다루는 이 개념은 유명 상표에 대한 지식재산법 조항 외에도 브랜드 소유자에게 추가적인 보호를 제공할 수 있다.

지식재산법 제134조는 상표 등록으로 인해 피해를 입을 것으로 믿는 모든 사람이 이의를 제기할 수 있도록 허용하고 있다. 상표 등록을 금지하는 근거는 제123.1조에 열거된 13가지에 국한되지 않는다. 또한, Suyen Corporation 대 Danjaq LLC 사건에서 필리핀 대법원은 상표 희석이 발생할 경우 브랜드 소유자는 피해를 입게 된다고 분명히 판시했다.

지식재산법 제123.1(d)조에서 소비자 혼동 가능성으로 인해 피해가 발생하는 경우와는 대조적으로, 상표 희석에서 피해 개념은 더 광범위하며 상표 소유자의 이익과 관련이 있다.

미국에서 이해되는 상표 희석 개념은 많은 관할권에서 따르고 있다. 미국에서는 유명 상표와 동일한 상표가 전혀 관련 없는 상품이나 서비스에 사용되는 경우 상표 희석 개념을 적용하고 있다.

2005년 Levi Strauss 대 Clinton Apparelle 사건에서 필리핀 대법원은 상표 희석 개념을 채택한 바 있다.

법원은 상표 희석이란 혼동 가능성이 없더라도 다른 상표가 이를 모방함으로써 해당 상표가 사용된 상품을 식별하는 능력이 감소하는 것이라고 설명했다. 이는 유명 상표의 독창성을 흐리게 하는 후속 사용으로부터 유명 상표를 보호하기 위한 것이다. 상표 희석은 두 가지 형태로 나타날 수 있다: 독창성을 흐리게 하는 희석(blurring)과 명성을 훼손하는 희석(tarnishment)이다.

Suyen 사건에서는 미국 판례를 인용하여, 상표가 독창성을 흐리게 할 가능성이 있는지를 판단할 때 법원이 고려하는 모든 관련 요소를 명시했다. 여기에는 다음이 포함된다: (1) 상표 간의 유사성 정도; (2) 유명 상표의 고유하거나 획득된 독창성 정도;

(3) 유명 상표 소유자가 해당 상표를 실질적으로 독점 사용하고 있는 정도; (4) 유명 상표의 인지도 정도; (5) 상표 사용자가 유명 상표와의 연관성을 의도했는지 여부; (6) 해당 상표와 유명 상표 간의 실제 연관성 여부.

반면, 명성을 훼손하는 희석은 상표와 유명 상표 간의 유사성으로 인해 유명 상표의 평판을 손상하는 것을 말하며, 열등한 제품에 상표를 사용하는 것과 같이 유명 상표의 명성을 해치는 경우가 이에 해당한다.

유명 상표로 보호되는 상품이나 서비스는 문제된 상표의 상품이나 서비스와 동일하지 않을 수 있다는 점에 유의해야 한다. 경쟁이 없는 경우에도 상표 희석이 인정될 수 있다. 중요한 요건은 상표가 출원 시점 또는 문제된 상표의 사용이 시작된 시점에 이미 유명 상표로 인정받아야 한다는 점이다.

2008년 미국에서 일어난 Hershey Company et al 대 Art Van Furniture Inc 사건에서 미시간 법원은 Art Van이 초콜릿 브라운 소파가 포장지에서 나오는 모습을 묘사한 배송 트럭 장식을 사용한 것이 Hershey의 유명 상표의 독창성을 희석시킬 가능성이 있다고 판단했다. 이 판결은 2006년 미국 상표 희석 개정법이 제정된 이후에 내려졌다.

법원은 상표 간의 유사성 정도를 고려하는데, 유사성이 높을수록 유명 상표의 독창성이 훼손될 가능성은 커진다. 창조적이거나 독창적인 상표는 가장 강력한 보호를 받는 반면, 독점적 사용이 적은 임의적 상표는 상대적으로 낮은 수준의 보호를 받게 된다.

지식재산법은 20년 이상 거의 변하지 않은 상태로 유지되어 왔지만, 침해자들은 지배성 테스트와 혼동 가능성과 같이 확립된 기준을 회피하는 방법을 발전시켜 왔다. 상표 희석은 혼동 가능성이 없는 경우를 다룰 수 있는 메커니즘을 제공함으로써, 상표의 독창성과 명성을 위협하는 미묘한 위협을 해결할 수 있을 것이다. 이는 유명 상표를 무단 사용으로부터 보호하고, 품질과 명성을 나타내는 강력한 식별자로서의 역할을 강화할 것이다.

Ernest Luigi A Manzanares는 Federis & Associates Law Offices의 소속 변호사이다.