홍콩 지식재산권(IP) 보호 및 침해 사례

저자: Grace H W CHU, Venus W S MAN그리고Jasmine C K Wong, Fairbairn Catley Low & Kong
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홍콩은 지식재산권(IP) 보호를 위한 정교하고 강력하며 효율적인 제도를 정립했다. IP 보호와 관련된 다양한 국제 협정 및 협약의 서명국으로서, 홍콩은 IP 권리 보호와 관련해 성장하고 있는 국제 표준을 준수하기 위해 노력해 왔다.

홍콩은 포괄적인 IP 법률을 제정했다. 이를 통해 엄격한 글로벌 표준을 준수하고 투자자, 기업인 및 제작자의 법적 이익을 효과적으로 보호함으로써 이들의 권리를 보호하고 홍콩을 지식재산권 발전과 보호의 선도국으로 만들고자 한다. 이러한 표준은 특허, 저작권, 상표, 디자인, 식물 품종 및 집적 회로의 레이아웃 설계에 대한 보호를 포함한다. 다음은 홍콩에서 제공되는 주요 IP 권리 보호에 대한 간략한 개요이다.

상표

Grace H W CHU
Grace H W CHU
Fairbairn Catley Low & Kong (홍콩)
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gchu@fclklaw.com.hk

상표법(TMO)에 따라 상표가 등록되면 등록상표로 인정된다. 등록상표를 받으면 소유자는 상표법에 따라 권리를 누리고 보호를 받을 수 있다. 홍콩은 마드리드 협약에 가입하기 위해 준비 중이며, 협약에 서명할 경우 소유자는 홍콩을 포함해 여러 관할국에서 상표 보호를 신청할 수 있다.

또한 무역 설명 조례(Trade Descriptions Ordinance)는 무역 또는 비즈니스 과정에서 제공되는 상품과 관련된 위조 상표를 금지한다. 권리 소유자는 관세청에 침해에 대한 형사적 제재를 요청할 수 있다.

상표가 등록되지 않은 경우에도 미등록 상표 소유자는 여전히 관습법에 따라 사칭(passing-off)에 대해 소송하여 권리 보호를 받을 수 있다. 사칭 주장이 성립하려면 상표 소유자는 상표와 관련된 영업권, 기망 행위와 손해를 입증해야 한다.

특허

기존 특허 조례에 따라 홍콩에서는 두 가지 유형의 특허가 허용된다. 바로 (1) 표준 특허와 (2) 단기 특허이다. ‘표준 특허’는 최대 20년의 보호 기간을 제공한다. 표준 특허 신청은 홍콩 특허 등록소에서 발명에 대한 실질적인 심사를 수행하는 새로운 ‘원수특허제도(OGP)’를 통해 이루어질 수도 있고, 다음 날에 출원이 이루어지는 ‘재등록 제도’를 통해 이루어질 수도 있다. 재등록 제도의 경우, 지정 특허청에 이미 제출된 동일한 발명에 한 특허 신청에 대해 신청서를 제출하는 것을 말한다. 대신, 상업적 수명 주기가 짧은 발명이나 진보에 대해 보호가 필요한 경우 단기 특허를 제출해 최대 8년 동안 보호를 받을 수 있다.

저작권

Venus W S MAN
Venus W S MAN
Fairbairn Catley Low & Kong (홍콩)
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vman@fclklaw.com.hk

저작권은 저작물 창작과 동시에 발효되는 고유한 권리이며 저작권법에 의해 보호된다. 보호를 위해 등록이 필요한 특허 및 상표와 달리 홍콩의 저작권은 해당 지역의 법률에 따라 보호되기 위해 정식 등록이 필요하지 않습니다.

등록 디자인

홍콩 법률은 등록 디자인 조례에 따라 등록 디자인을 통해 제품이나 물품의 외관을 보호한다. 등록이 유효하려면 디자인이 제품 제조에 대한 신규성, 개성 및 산업적 이용가능성 기준을 충족해야 한다. 디자인의 새로운 특징이 영향력이 부족하거나, 일반적인 디자인과 상당 부분 유사하거나, 해당 산업 내에서 사소한 변형인 경우 디자인의 타당성 문제가 제기될 수 있다.

집행 옵션

홍콩은 지적재산권 집행을 위한 고도로 발전되고 포괄적인 법적, 행정적 체계를 갖추고 있다.

민사 집행. 홍콩에서 IP 권리 보호를 위해 사용할 수 있는 보다 비용 효율적인 집행 방법은 침해자에게 침해 활동을 중단하고 앞으로 침해 활동을 계속하지 않겠다는 약속을 요구하는 편지를 보내는 것이다.

침해에 대한 충분한 증거가 있는 경우 홍콩 고등법원에서 법원 소송을 시작할 수 있다. 2019년부터 고등법원은 IP 사건에 대한 심리 전문가 목록을 마련했다. 전문 판사가 이러한 사건을 처리하도록 배정되어 IP 사건 관리를 강화하고 IP 분쟁 해결을 촉진하고 있다.

세관을 통한 집행. 민사소송 외에도 개인이나 단체는 세관에 이의를 제기할 수 있다. 관세청은 홍콩에서 저작권 및 상표권 침해에 대한 형사 제재를 담당하는 유일한 정부 부처이다.

이의가 접수되면 세관은 해당 문제의 진위를 판단하고 문제를 진행할지 여부를 평가하며 잠재적으로 형사 기소를 시작할지 결정하기 위해 이의를 입증할 수 있는 증거를 요청한다. 관세청은 수색 및 압수 수행에 대한 광범위한 권한을 보유하고 있으며, 침해 방지를 위해 외국 집행 기관 및 저작권 보유자와 협력할 수도 있다.

사례 업데이트: 9¾ Cafe 사례

Jasmine C K WONG
Jasmine C K Wong
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jwong@fclklaw.com.hk

홍콩의 최근 사례는 9¼ Cafe 사례로, 해당 권리 침해자는 민사 집행을 통해 지적재산권을 보호하고 집행 조치를 이행했다.

사례 요약

2023년 8월 8일, 고등법원은 해리포터를 테마로 한 현지 카페가 해리포터 영화 시리즈의 등장인물, 이름, 관련 표시를 비롯해 홍콩의 모든 해리포트 관련 상표에 대해 저작권을 소유한 거대 엔터테인먼트 회사인 워너 브라더스 엔터테인먼트의 저작권과 상표권을 침해했다고 판결했다.

분쟁은 지역 해리포터를 테마로 한 카페 ‘9¼ 카페’를 중심으로 전개됐다. 레스토랑 내부는 반쯤 사라진 트롤리와 부엉이 우리로 꾸며져 있으며 해리포터 영화의 9½ 플랫폼과 유사하며 ‘분류 모자’와 같은 유사 영화 소품으로 장식되어 있습니다. 레스토랑에서는 워너 브라더스의 등록 상표인 이름(중국어로는 ‘해그리드’, ‘퀴디치’ 등)이 표시된 음식과 음료도 판매하고 있었다.

현지 언론 보도에 따르면 워너 브라더스는 2019년 9¼ 카페 주인과 이사들을 상대로 고등법원에 소송을 제기했다. 워너 브라더스의 주장은 간결하게 허위, 상표권 침해, 저작권 침해에 대한 것이었다.

워너 브라더스의 세 가지 주장을 모두 인정하면서 고등법원은 해리포터가 세계적으로 유명한 영화 프랜차이즈임을 인정하고 영화에서 가져온 이름, 요소, 그래픽 등을 사용하는 것이 워너 브라더스의 승인이나 인정을 받은 것으로 대중에게 혼란을 야기할 수 있다고 판결했다.

카페가 워너 브라더스로부터 상표 및 저작물 사용에 대한 라이센스나 동의를 받은 적이 없다는 점을 고려하여 고등법원은 피고가 워너 브라더스의 상표 재산과 저작권을 허가 없이 사용하는 데 있어 악의적인 행위를 했다고 판결했다.

고등법원은 피고들에게 카페 이름의 캐릭터와 장소, 장식, 메뉴 등을 포함한 워너 브라더스의 저작권이나 상표권의 사용을 즉각 중단하라고 명령했다(즉, 금지명령). 또한, 워너 브라더스는 수익금에 대한 청구권을 갖고 있으며, “9¼ Cafe”라는 카페의 등록 상표는 취소될 수 있다고 밝혔다.

시사점 및 참고 사항

고등법원의 결정은 표현의 자유와 공정 거래 관행이 억압되어서는 안 되지만, 무임승차가 아닌 지적재산권을 존중하고 타인의 성공과 평판으로부터 이익을 얻는 것이 중요하다는 생각을 뒷받침한다.

이 사례는 테마 레스토랑을 둘러싼 주요 문제와 법적 원칙, 그리고 홍콩의 IP 침해에 대한 의미를 살펴보는 데 유용하다.

권리 소유자

모든 원작 영화나 드라마에는 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 보호될 수 있는 다양한 IP 권리가 부여된다. IP 권리가 보호되도록 하려면 관련 IP 권리를 등록하고 IP 권리의 소유권 및 사용과 관련된 증거를 유지하려는 노력이 이루어져야 한다.

저작권 침해, 상표권 침해 및/또는 사칭에 대한 청구에서 승소한 경우, 손해나 이익 대해 보상을 받고, 관련 상표(변형 또는 유사 표시 포함)를 등록하거나 사용하는 것을 금하고 관련 저작권 작품(전체의 일부)을 어떤 자료 형태로든 복제 또는 표시하는 것을 금하는 금지 명령을 집행할 수 있다. 또한 이에 국한되지 않는 여러 가지 구제책이 열려 있다.

투자자 및 기업가

9¼ Cafe 사례에서 알 수 있듯이, 기업이 적법한 권리 보유자의 승인 없이 IP를 사용하는 경우 심각한 결과가 뒤따를 수 있다. 따라서 영화, 드라마, 애니메이션에서 영감을 얻어 사업을 진행할 때는 여러 IP를 고려해야 한다.

(1) 저작권. 영화의 아이디어나 개념을 차용하는 것 자체는 저작권을 침해하지 않지만, 영화의 요소를 복제하거나 상당한 수준의 복사가 있는 경우 그러한 행위는 잠재적으로 저작권 침해를 구성할 수 있다.

(2) 상표. 홍콩에서 상표로 등록된 이름 및 로고를 무단으로 사용하거나 이와 유사한 내용을 혼동하는 경우 상표권 침해 행위가 될 수 있다.

(3) 사칭이라는 관습법 소송에 따른 권리. 이름이나 로고가 홍콩에 등록되지 않은 경우에도 무단 사용으로 인해 권리 소유자의 영업권에 해를 끼치거나 피해를 입힐 경우 사칭 주장에 대한 책임을 질 위험이 있다.

결론

홍콩은 글로벌 비즈니스 및 혁신 허브로서 IP 보호국으로서의 명성을 지켜가고 있다. 강력한 법률 제도, 효과적인 행정 시스템과 포괄적인 집행 조치로 홍콩은 제작자, 기업인 및 투자자 모두가 번성할 수 있는 유익한 환경을 제공해 왔다.

FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG IN HONG KONG

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