2023년 6월 델리 고등법원은 New Balance Athletics Inc. 대 New Balance Immigration Private Limited 상표권 침해 사건을 심리했다. 법원은 피고가 New Balanace 및 NB 상표 사용을 금지하는 것을 골자로 하는 이전에 허가된 금지 명령을 어떤 형태로든 위반했다고 판단했다.
원고인 New Balance Athletics는 신발 및 의류 디자인, 생산, 유통을 전문으로 하는 글로벌 기업이다. 원고는 New Balance Immigration이 상표권을 침해하고 자사 상품/서비스를 사칭하여 기만적인 행위를 했음을 주장하며, 영구 금지 명령을 받고자 소송을 제기했다.
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혐의를 뒷받침하기 위해, 원고는 해당사가 New Balance 및 NB 상표를 사용하고 등록한 광범위한 기록을 증거로 제출했다. 원고는 1986년 인도에서 New Balance 상표를 사용하기 시작했으며 1995년 등록된 newbalance.com 도메인 이름과 더불어 클래스 25 및 기타 클래스에 속하는 해당 상표를 유효하고 지속적으로 유지 등록했다고 주장했다.
피고인 New Balance Immigration은 인도에서 이민 및 비자 조달 서비스를 제공했다. 2022년 5월 원고는 법적 고지와 독촉 알림을 보냈으나 피고는 답변하지 않았다. 이후 원고는 조사관 보고서를 의뢰하여 피고가 회사 이름의 일부로 New Balance 상표를 사용하고 회사 로고의 일부로 NB 도형상표를 사용하고 있음을 밝혀냈다. 또한 문제의 상표가 피고의 도메인 이름의 일부로 사용(newbalanceimmigration.com)되었음을 밝혔다.
소환장을 받았으나 피고는 법정에 출두하지 않았고 2022년 10월 원고에게 유리한 판결이 내려졌다. 이때 받은 임시 금지 명령은 피고가 광고를 포함하는 모든 방식으로 상표를 사용하지 못하고, 기업 이름이나 도메인 이름에도 사용하지 못하도록 한다.
이후 피고인은 소송 참여를 위한 신청서를 제출했다. 법원은 피고의 불출석 및 대리 불출석 사유를 고려해 2023년 1월 출석한 날로부터 소송에 참여하도록 허용했다.
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피고는 문제 상표가 다른 거래 채철에서 사용되므로 혼란의 여지가 없음을 주장했다. 하지만 법원은 추가 증거 서류를 제출하겠다는 원고의 요청을 고려했다. 제출된 증거에는 이전에 발효된 금지 명령에도 불구하고 피고가 침해 상표를 지속적으로 사용했다는 사실이 포함되어 있었다. 법원은 제출 서류를 허용하고 추가 서류를 증거로 인정했다.
법원은 원고의 주장을 분석했다. 그 내용은 New Balance 상표의 소유권, 해당 상표와 관련된 영업권과 명성, 원고와 피고 상표 간의 기만적 유사성을 포함한다. 법원은 유사성 주장을 상세히 살폈고 피고의 상표가 원고의 상표가 놀랍도록 유사하다고 판단했다. 또한 피고는 원고의 NB 상표를 완전히 포함하는 NB 도형 상표를 사용하여 원고와의 연관성을 형성했다고 판단했다.
법원은 피고의 도메인 이름이 원고의 것과 기만적으로 유사한 점을 확인하고 대중이 해당 상표가 원고와 연결되어 있다고 대중을 속일 수 있는 가능성이 있다고 판단했다. 법원은 피고가 상표명과 도메인 이름에 이러한 상표를 사용하는 것이 대중을 기만할 가능성이 있고 상표권 침해 및 사칭에 해당한다고 결론 내렸다. 또한 피고가 지정 기간 내 출석하지 않고 원고의 사안을 인정하거나 부인하는 서면 진술서를 제출하지 않은 것은 변호의 효과를 경감하는 결과를 초래했다고 지적했다.
법원은 피고가 사건의 주장을 방어할 수 있는 실질적인 가능성이 없다고 보았다. 청문회에서 피고인은 영구 금지 명령에 대해 이의를 제기하지 않았다. 2023년 4월 피고는 회사를 정리하고 새로운 회사를 통합하기로 결정했다. 하지만 피고는 비용 부담 명령이 부당하다는 뜻을 밝혔다.
법원은 임시 명령과 유사한 조건의 영구 금지 명령을 내렸다. 또한 피고가 문제의 상표를 채택한 것이 선의나 정직과 관련이 없으므로 원고에게 INR 400,000의 비용을 지불할 것을 명령했다.
Manisha Singh과 Omesh Puri는 LexOrbis의 파트너 변호사이다.
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