특허법의 발전

중국, 인도 및 일본에서는 기간, 영토적 범위 및 집행에 대한 관리감독을 개선하기 위한 규제 노력이 이뤄지고 있습니다

SEP 라이선스 요금의 동향 및 법원의 유사한 방법

우리가 전자 오디오 및 비디오 시대에 살고 있다는 것은 의심의 여지가 없는 일이다. 휴대폰, 헤드폰, 스테레오, 마이크, TV 및 기타 오디오 및 비디오 장치가 항상 우리를 둘러싸고 있다.

다양한 장치 간의 상호 운용성을 실현하기 위해, 소리와 이미지를 전송할 수 있는 모든 장치는 특정 코딩 및 디코딩 표준을 따라야 한다. 이러한 표준에서 사용되는 특허 기술은 표준 필수 특허(SEP)를 구성한다.

SEP는 기술 표준의 일부를 형성하므로 SEP 소유자는 FRAND 약속을 해야 한다. 이는 특허 기술이 표준으로 채택될 때 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 방식으로 특허를 라이선스하겠다고 약속하는 것을 말한다.

그러나 모든 텍스트는 본질적으로 모호하고 해석이 가능하다. SEP의 소유자와 구현자의 본질적으로 대립적인 입장을 고려할 때, 양측은 라이선스 협상 중에 상대방이 FRAND 원칙을 준수하지 않았다고 비난하는 경우가 많다. 그로 인한 소송이 전 세계적으로 증가하고 있다. 기술 발전이 빠르고 거대한 시장을 가진 중국도 예외는 아니다.

2024년 1월, 중국 최고인민법원(SPC)은 Advanced Codec Technologies LLC 대 OPPO Guangdong Mobile Communication Co. 사건에 대한 최종 판결을 내렸다. 이는 SPC가 판결한 두 번째 표준 필수특허 로열티 요율 관련 사건이지만, 오디오·비디오 코딩 및 디코딩 분야의 표준 필수 특허 로열티 요율에 관해서는 첫 번째 사건이다.

배경

이 분쟁은 2018년 11월에 시작됐다. Advanced Codec Technologies (ACT)는 OPPO가 6개의 SEP에 대한 라이선스 협상을 고의적으로 지연시켰다고 주장하며 난징 중급인민법원에 소송을 제기했다. ACT는 3억4200만 위안(약 4800만 달러)의 손해배상을 요구했다.

2019년 12월, OPPO는 법원에 반소를 제기했다. OPPO는 ACT가 라이선스 협상 중에 FRAND 의무를 위반했다는 것을 법원이 확인해 달라고 요청했다. 또한 OPPO는 중국에서 OPPO와 관련된 표준 필수 특허에 대한 로열티 요율을 법원이 판결해 줄 것과, ACT의 FRAND 의무 위반으로 인해 발생한 경제적 손실에 대해 ACT가 OPPO에 보상하도록 명령해 달라고 법원에 요청했다.

재판부는 이 사건에 관련된 여섯 개의 특허가 표준 필수 특허임을 확인하고, OPPO가 해당 라이선스 비용을 지불해야 한다고 판결했다. 양측은 모두 최고인민법원에 항소하기로 결정했다. (중국에선 기술 기반 지식재산권 사건의 2심은 바로 SPC로 넘어간다.)

판결의 요지

SEP의 라이선스 비용을 계산하는 일반적인 방법은 상향식 방법, 유사한 계약 방법, 하향식 방법 등이 있다. 따라서 이 사건에서 SPC가 해결해야 할 첫 번째 문제는 계산 방법을 선택하는 방법에 대한 규칙을 수립하는 것이었다. SPC가 수립한 규칙은 당사자가 제출한 증거를 바탕으로 법원이 계산 방법을 선택한다는 것이었다.

이 사건에서 ACT는 사건 외적으로 여러 당사자와 체결한 특허 라이선스 계약을 제출했고, 법원에 이 사건과 유사한 계약 방법을 적용해 줄 것을 명시적으로 요청했다. 제출된 계약과 그 데이터는 유사한 계약 방법으로 사건의 방향을 성공적으로 기울였고, SPC는 최종적으로 이 방법을 이 사건에서 사용할 방법으로 확인했다.

필자는 이것이 미래에 SEP 보유자와 구현자가 로열티 요율 계산에 적용 가능하고 적합한 방법에 대한 증거를 적극적으로 제공하도록 크게 장려할 것이라고 믿는다. 왜냐하면 당사자들이 증거와 사실을 통해 법원의 방법론 선택에 효과적으로 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

최적의 일치

계산 방법이 결정된 후 해결해야 할 다음 문제는 현재 계약 중 가장 적합하면서 유사한 계약을 선택하고 이를 해당 사건에서 특정 로열티율을 계산하는 기준으로 사용하는 것이었다. 이에 대해 SPC는 다음 네 가지 고려 사항을 제시했다:

• 라이선스 협상 환경;
• 라이선스 수취인의 유사성;
• 라이선스된 특허의 유사성;
• 라이선스 계약 조건의 유사성.

라이선스 협상의 환경은 구체적으로 거래의 두 당사자 간 협상 배경과 조건을 의미한다. 여기에는 유사한 계약이 자연스럽고 우호적인 협상을 통해 체결됐는지 여부가 포함될 수 있다. 예를 들어, 유사한 계약이 소송 또는 소송 위협, 법원의 가처분 명령 또는 가처분 명령의 실질적인 위험과 같은 상황에서 체결됐는지 여부가 포함될 수 있다.

즉, SPC는 비슷한 라이선스 계약을 선택할 때 합의에 따른 협상을 통해 체결된 계약에 더 큰 비중을 두겠다고 밝힌 것이다.

라이선스 수취인의 유사성을 비롯한 여러 요소에 관해서 SPCS는 사업 모델, 사업 범위, 라이선스 제공자와 해당 라이선스 수취인 간의 관계 등을 고려했다.

라이선스된 특허의 유사성은, 예를 들어, 유사한 계약에서 라이선스된 특허가 해당 사건의 특허와 동일하거나 적어도 이를 포함하는지, 그리고 유사한 계약에서의 특허가 문제된 사건에서의 특허와 동일하거나 유사한 양과 질을 가지고 있는지를 의미한다.

SPC는 판결문에서 라이선스 조건의 유사성은 로열티 요율의 계산 방법, 라이선스의 지리적 범위, 라이선스 기간, 라이선스 방식 및 로열티 지급 방식 측면에서 고려될 수 있다고 밝혔다.

특히, 첫 번째 요인(협상 환경)은 SPC가 판결에서 처음으로 자세히 분석한 부분이다. SPC는 소송, 또는 최소한 소송의 위협이 유사한 계약과 관련이 있는지, 아니면 유사한 계약이 공정하고 합리적인 분위기에서 이뤄진 계약인지 여부를 고려해야 한다고 명확히 밝혔다.

필자는 SPC가 이 요인과 관해 제시한 사고방식은 미국의 가상 협상 접근 방식과 어느 정도 유사하다고 생각한다. SPC는 당사자들이 상업적 관행에서 합의에 도달했을 가능성이 높은 라이선스 수수료를 선호한다.

이 사건에선 두 개의 유사한 계약이 SPC의 특별한 주목을 받았다. 이는 ACT가 다른 실행자들과 체결한 계약으로, 필자는 이를 계약 B와 계약 C로 지칭하겠다.

본 사건에 대해 SPC는 최종적으로 B 계약을 가장 적합한 유사 라이선스 계약으로 확인했다. 그 이유는 B 계약의 협상 과정에서 일부 진행 중인 소송이 있었지만, 해당 소송에서 사용된 특허는 본 사건에 관련된 특허와 중복되지 않았기 때문이었다. 또한, 해당 소송들은 B 계약 협상보다 훨씬 오래 전에 진행됐다. 따라서 SPC는 해당 소송들이 B 계약에 미친 영향은 미미하다고 판단했다.

다시 말해, 계약 B는 외부 소송의 영향이 없었으며 당사자 간의 자연스럽고 우호적인 협상의 결과였다. SPC는 계약 B가 상업적 고려 사항만을 바탕으로 당사자들이 도달했을 합의에 가장 가깝다고 판단했다.

이와 대조적으로, 계약 C는 특허 수, 라이선스 사용자의 프로필 및 계약 범위와 같은 몇 가지 중요한 요소 측면에서 현재 사례의 라이선스 계약과 크게 중복됐다. 그러나 계약 C의 협상은 독일과 미국에서 계약 C의 당사자들 간의 특허 침해 소송을 동반했다.

따라서, SPC의 견해에 따르면, 계약 C는 외부 소송이 병행되는 상황에서 체결된 계약으로, 단순히 라이선스 제공자와 수취인 간의 상업적 고려 사항을 반영한 것으로 볼 수 없다. 그 결과, 계약 C는 최종적으로 SPC에 의해 제외됐다.

이번 사건은 SEP, 라이선스 수수료 계산 방법, FRAND, FRAND 약속 위반 등 모든 주요 쟁점이 포함돼 있다. 이번 사건은 오랫동안 주목받을 것이다. 필자는 이번 사건에서 SPC가 SEP 로열티를 판결하기 위해 설정한 규칙과 방법론이 SEP 소유자와 구현자들에 의해 오랜 기간 동안 신중히 연구되고 인용될 것이라고 믿어 의심치 않는다.

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글로벌 특허 생태계에서 인도의 위치

인도의 지식재산권(IP) 환경은 글로벌 혁신 무대에서 국가의 위상이 높아짐에 따라 놀라운 변화를 겪고 있다. 견고한 법적 프레임워크와 최근 개정을 통해, 인도는 전 세계 특허 생태계에서 중요한 역할을 하는 국가로 자리매김하고 있다. 이 기고문은 인도 특허법의 중요한 측면에 대한 심층적인 개요를 제공하며, 최근의 발전, 절차적 세부 사항 및 특허 보유자와 신청자를 위한 전략적 고려 사항 등을 강조할 계획이다.

외국 출원 허가

인도에 거주하는 발명가가 해외에서 특허 출원을 하고자 할 경우 외국 출원 허가(FFL)가 필수다. 이 요구 사항은 글로벌 혁신 목표를 균형 있게 달성하면서 국가 이익을 보호하는 것의 중요성을 강조한다.

FFL을 취득하려면 인도 특허청(IPO)에 발명품에 대한 간략한 공개 내용을 제출하고 검토를 받아야 한다. IPO가 이의를 제기하지 않으면, 보통 3주 이내에 라이선스가 부여되고 발명가는 해외 출원을 진행할 수 있다. 또는 발명가는 초기 출원을 인도에서 하고, IPO가 비밀 유지 지시를 내리지 않는 한 6주 후에 해외 출원을 할 수 있다. FFL은 소급하여 취득할 수 없으므로 적시에 제출하는 것이 특허 출원에서 중요한 단계라는 점에 유의하는 것이 중요하다.

최근 특정 특허법 조항이 비범죄화 됐음에도 불구하고, FFL 요구 사항은 여전히 유효하며 이를 준수하지 않을 경우 상당한 처벌을 받게 된다.

IPO 또는 제3자가 위반 사실을 발견하면, 발명가는 최대 2년의 징역형, 벌금 또는 두 가지 모두를 처벌받을 수 있다. 또한, 인도 특허 출원이 포기될 수 있으며, 이미 부여된 특허가 취소될 수도 있다.

이는 특허 출원자와 소유자가 인도 규정을 이해하고 준수하는 것이 중요함을 보여준다.

특허 출원 및 수정

인도는 특허 출원에 있어 비용 효율적인 환경을 제공한다. 특히, 모국어 요구 사항이 비용을 증가시킬 수 있는 다른 관할 구역과 비교할 때 더욱 그렇다. 영어를 출원 언어로 하면 특허 출원의 복잡성과 비용이 크게 줄어든다. 인도의 공식 출원 수수료는 세계 평균보다 낮아, 특허 출원자들에게 매력적인 목적지가 되고 있다.

인도 특허법의 독특한 특징 중 하나는 출원 과정에서 제공되는 유연성이다. 출원자는 특히 특허성 기준을 충족하지 못할 수 있는 특정 청구항을 국내 단계에서 삭제할 수 있다. 이 전략적 선택은 비용을 절감하고 심사 과정을 간소화할 수 있다. 그러나 출원 후 수정은 엄격하게 규제되며, 원래 명세서에서 지원하는 면책 조항, 설명 또는 수정 사항으로 제한된다. 중요한 점은, 어떠한 수정도 청구항의 범위를 넓힐 수 없으므로 원래 출원의 무결성이 유지된다는 점이다.

심사 절차

인도의 특허 심사 절차는 효율적이고 출원자에게 친화적으로 설계되어 있다. 이 과정은 우선일로부터 31개월 이내에 심사 요청서를 제출하는 것으로 시작된다. 최근 개정안은 심사 시작 전에 심사 요청을 철회할 경우 상당한 수수료 환불 조항을 도입하여 출원자에게 더 큰 유연성과 비용 절감 기회를 제공하고 있다.

IPO는 특허 출원 적체를 줄이는 데 있어 상당한 진전을 이뤄 최근 몇 년간 기록적인 수의 특허를 부여했다. 첫 번째 심사 보고서가 발행되면 출원자는 제기된 모든 이의에 대해 6개월 이내에 응답해야 한다. 이의가 해결되지 않으면 구두 심리가 예정될 수 있으며, 출원자는 특허청에 직접 자신의 사례를 제시할 수 있다. 심리 후 결정이 내려진다. 출원이 성공적이지 못할 경우, 출원자는 IPO에 재심 청원을 제출하거나 고등 법원에 항소할 수 있는 선택권이 있다.

분할 출원

분할 출원은 인도 특허법에서 필수적이며, 출원자가 단일 특허 출원에서 공개된 여러 발명을 보호할 수 있도록 한다. 그러나 이러한 출원은 중복 특허와 관련된 이의를 피하기 위해 명확히 구별되는 발명임을 입증해야 한다. 입증 책임은 출원자에게 있으며, 분할 출원의 청구항을 모 출원의 청구항과 명확히 구별해야 한다.

심사 과정 중 청구항의 수정은 허용되지만, 특정 제한이 따른다. 따라서 분할 청구항은 처음부터 명확하고 구별되는 범위로 작성하는 것이 좋다. 분할 출원은 분할되는 출원이 계류 중일 때만 제출할 수 있으므로, 모 출원의 갑작스러운 승인으로 인해 기회를 놓치지 않도록 조기에 제출하는 것이 중요하다.

외국 출원의 공개

인도 특허법에 따라 출원자는 동일하거나 유사한 발명과 관련된 모든 외국 특허 출원의 세부 사항을 공개해야 한다. 이 공개는 인도에서 출원할 때 또는 출원 후 6개월 이내에 양식 3을 사용하여 이뤄져야 한다. 또한, 출원자는 첫 번째 심사 보고서를 받은 후 3개월 이내에 이 정보를 업데이트할 의무가 있다.

IPO는 최초 공개가 불충분하다고 판단할 경우 업데이트된 양식 3을 요청할 수 있다. 이 양식을 제출하는 데 3개월의 유예 기간이 제공되어 특허 과정에서 투명성의 중요성을 강조한다. 최근 간소화된 이 공개 요구 사항은 인도 특허 시스템의 무결성을 유지하는 중요한 측면으로, IPO가 모든 관련 국제 출원에 대해 완전히 파악할 수 있도록 하면서도 출원자에게 과도한 부담을 주지 않도록 한다.

작업 보고서

작업 보고서를 제출해야 하는 요구 사항은 인도 특허법의 독특한 특징으로, 승인된 특허의 실용적 유용성에 중점을 둔 것이다. 최근 개정으로 인해 이 보고서 제출 주기가 매년에서 3개 회계연도마다로 연장되어 특허권자의 행정적 부담이 줄었다.

개정된 규칙 131에 따라 도입된 새로운 양식 27은 판매 또는 수익 데이터를 공개할 필요를 없애 작업 보고서 절차를 간소화했다. 특허권자는 이제 해당 기간 동안 특허가 사용됐는지 여부만 선언하면 된다. 특허가 사용되지 않은 경우, 특허권자는 선택적으로 사용되지 않은 이유를 제공하고, 해당되는 경우 라이선스 연락처 정보를 제공할 수 있다.

이러한 간소화에도 불구하고 새로운 규칙에 따른 마감일 해석에 대해 약간의 혼란이 있었다. IPO는 이 문제를 명확히 하기 위해 FAQ를 발행했다. 2023년 3월 31일 이전에 승인된 특허의 경우, 작업 보고서 제출 기한은 2026년 9월 30일이다. 이 보고서는 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지의 기간을 다뤄야 한다. 연장은 2026년 12월 31일 또는 2027년 6월 30일까지 가능하며, 이에 따른 수수료가 부과된다. 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일 사이에 승인된 특허의 경우, 기한은 2027년 9월 30일이며, 추가 연장도 가능하다.

집행

특허권 집행은 특히 소송의 맥락에서 상당한 발전을 이뤘다. 인도 법원은 국제적인 모범 사례를 점점 더 많이 채택하면서 이를 현지 법률 및 문화적 맥락에 맞게 조정하고 있다. 최근의 주요 판결들은 인도가 특허권자에게 불리하거나 복잡한 특허 분쟁을 처리할 수 없다는 인식을 불식시키는 데 중요한 역할을 했다. 주목할 만한 부분은 표준 필수 특허(SEP)와 관련된 사례에서 인도 법원은 특허권자와 구현자 모두를 공정하게 대우하는 균형 잡힌 접근 방식을 보여줬다. 전문 상업 법원과 IP 부서의 설립은 특허 분쟁의 해결을 더욱 가속화하여 더 빠른 판결과 향상된 법적 확실성을 제공하고 있다.

앞으로 나아갈 길

인도의 특허 환경은 성장과 현대화의 명확한 궤도에 있다. 특히 집행 및 절차 효율성 분야에서 여전히 과제가 남아 있지만, 최근 몇 년 동안 상당한 진전을 이뤘다. 특허 신청 적체의 감소, 절차 요구 사항의 간소화, 투명성에 대한 강조 증가는 모두 더 강력하고 예측 가능한 특허 시스템에 기여했다.

인도가 특허법과 관행을 계속 개선함에 따라 이해관계자들은 법적 및 규제 프레임워크의 추가 개선을 기대할 수 있다. 이러한 발전은 인도가 혁신 및 기술을 점점 더 강조하는 것과 결합하여, 지식 재산을 보호하려는 특허권자들에게 세계에서 가장 크고 역동적인 시장 중 하나인 인도를 점점 더 매력적인 목적지로 자리매김하게 하고 있다.

결론적으로, 인도 특허법의 미묘한 차이를 이해하고 최근 발전을 지속적으로 파악함으로써 특허권자와 출원자는 글로벌 혁신 경제에서 중심적인 역할을 할 준비가 된 인도에서 귀중한 IP를 확보할 수 있을 것이다.

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일본 특허의 영토적 범위 확대

최근 일본 판례법에 따르면, 일본 특허는 상황에 따라 일본 외부의 인터넷 관련 활동을 포함할 수 있다.

2023년 5월 26일, 지적재산고등재판소는 서버와 터미널이 인터넷과 같은 네트워크를 통해 연결되고 유기적·전체적으로 작동하는 네트워크 시스템 발명에 대한 일본 특허권의 영토성에 관해 주목할 만한 전원합의체 판결(Dwango Co Ltd v FC2 Inc (Ne No. 10046))을 내렸다.

이 판결은 새로운 네트워크 시스템을 만드는 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당한다고 결론지었다. 네트워크 시스템의 요소 중 하나인 서버가 일본 외부에 위치하더라도, 아래 논의될 네 가지 요소와 기타 관련 상황을 고려하여 그 행위가 일본에서 수행된 것으로 간주될 수 있는 경우를 말한다.

이 결정에 따르면, 서버와 같은 청구 항목의 구성 요소가 일본 외부에 위치하더라도, 나머지 구성 요소가 일본에 위치해 있으면 일본 특허권이 여전히 적용될 수 있다.

사건 개요

항소인 Dwango(1심 원고)는 댓글 배포 시스템과 관련된 특허 번호 JP6526304의 소유자였다. 피항소인 FC2(1심 피고)는 인터넷에서 비디오 및 댓글 배포 서비스를 운영하고 있었다.

항소인은 피고가 운영하는 비디오 배포 서비스와 관련된 시스템(피고인의 시스템)이 특허 발명의 기술적 범위에 속하며, 피고가 미국에 위치한 서버에서 일본에 위치한 사용자의 단말기로 파일을 전송하는 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 시스템의 ‘생산’에 해당하며, 특허 발명을 침해한다고 주장했다.

이 사건의 쟁점

이 사건에서 피고의 시스템 일부인 서버가 미국에 위치해 있었기 때문에 일본에 위치한 사용자 단말기만으로는 본 특허의 모든 청구 요소를 충족할 수 없었다. 피고가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따라 피고의 시스템을 ‘생산’했는지, 그리고 이러한 경우 일본 특허권이 피고의 시스템에 미치는지 여부가 쟁점이었다.

속지주의 원칙

속지주의 원칙은 일본 특허에도 적용된다. 이 원칙은 각국의 특허권의 성립, 이전, 효력 등이 그 나라의 법률에 의해 결정되며, 특허권의 효력은 그 나라의 영토 내에서만 인정된다는 것을 의미한다.

피고의 시스템이 미국과 일본 모두에 존재하는데, 서버는 미국에 위치하고 사용자 단말기는 일본에 위치하기 때문에, 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당하는지 여부는 영토성과 관련된 문제였다.

법원 판결

위에서 언급한 문제와 관련하여, 도쿄지방법원은 원심법원으로서 일본 특허법 제2조 제3항 제1호의 ‘생산’에 해당하려면 속지주의 원칙에 따라 특허 발명의 모든 요소를 충족하는 객체가 일본에서 새로이 제작되어야 한다고 판시했으며, 피항소인(제1심 피고)이 일본에서 피고의 시스템을 ‘생산’하지 않았다고 결론지었다.

반면, 이번 항소심 판결에서는 피항소인의 미국에 위치한 서버에서 일본에 위치한 사용자 단말기로 파일을 전송하는 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당한다고 결론지었다.

이 판결은 다음 두 가지 이유를 고려하여, 네트워크형 시스템 발명과 관련된 특허권을 적절히 보호하는 관점에서 새로운 네트워크형 시스템을 만드는 행위가 법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당하는지 여부를 판단하는 방법을 확립했다.

첫째, 이번 판결은 네트워크 시스템에서 서버가 일본 외부에 위치하는 것이 일반적이며, 서버가 일본 외부에 위치하더라도 터미널이 일본에 위치하면 일본에서 시스템을 사용할 수 있고, 이러한 사용이 발명자가 일본에서 발명을 사용함으로써 얻어야 할 경제적 이익에 영향을 미칠 수 있다고 판시했다.

따라서, 서버가 일본 외부에 위치해 있다는 이유만으로 새로운 네트워크형 시스템을 만드는 행위가 법 제2조 제3항의 ‘생산’ 범위에 포함되지 않는다고 결론짓는 것은 속지주의 원칙을 지나치게 엄격하게 해석하는 것으로 적절하지 않으며, 이는 특허권 보호가 불충분해지는 결과를 초래할 수 있다.

둘째, 이 판결은 사용자의 단말기가 일본에 위치해 있다는 이유만으로 새로운 네트워크 시스템을 만드는 행위를 법 제2조 제3항의 ‘실시’로 해석하는 것은 부적절하다고 명시하고 있다. 이는 특허권의 과도한 보호를 초래하고 경제 활동에 지장을 줄 수 있기 때문이다.

이 두 가지 이유를 바탕으로, 이 판결은 새로운 네트워크 시스템을 만드는 행위에 대해 네트워크 시스템을 구성하는 요소 중 일부인 서버가 일본 외부에 위치하더라도, 법원은 다음을 고려해야 한다고 판시했다: (1) 행위의 구체적인 방식; (2) 발명에서 시스템의 국내 구성 요소가 수행하는 기능 또는 역할; (3) 시스템을 사용하여 발명의 효과가 얻어지는 장소; (4) 시스템 사용이 발명 특허권자의 경제적 이익에 미치는 효과 및 기타 관련 상황을 고려해야 하며, 법원은 해당 행위가 일본 영토 내에서 수행된 것으로 평가될 수 있다면, 이를 법 제2조 제3항에 따른 ‘생산’으로 간주해야 한다고 판시했다.

이 판결은 (1)에 관하여, 일본의 사용자가 파일을 수신하는 것은 미국에 위치한 서버로부터 파일을 전송하는 것의 필수적인 부분으로 수행되며, 이는 피고의 시스템을 완성하므로 전송 및 수신이 일본에서 수행된 것으로 간주될 수 있다고 명시했다.

(2)에 관하여, 이 판결은 또한 일본에 존재하는 사용자 단말기가 발명의 주요 기능을 실현하는 데 필요한 구성 요소의 기능을 수행한다고 명시했다.

(3)에 관하여, 이 판결은 피고의 시스템이 사용자 단말기를 통해 일본에서 사용될 수 있으며 발명의 효과가 일본에서 나타난다고 명시했다.

(4)에 관하여, 이 판결은 일본에서 피고의 시스템을 사용하는 것이 본 발명의 시스템을 일본에서 사용함으로써 원고가 얻을 수 있는 경제적 이익에 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

(1)부터 (4)까지를 고려하여, 이 판결은 이번 발명에 대해 피고가 시스템을 생산한 행위가 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당한다고 결론지었다.

판결의 영향

이 판결은 고려해야 할 요소를 (1)부터 (4)까지 나열하고, 네트워크 시스템을 구성하는 일부 요소가 일본 외부에 존재하더라도 네트워크 시스템을 새로 만드는 행위는 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따른 ‘생산’에 해당할 수 있다고 판시했다.

이는 일부 요소가 일본 외부에 존재하더라도 네트워크를 통해 일본에서 네트워크 시스템을 구축할 때 일본 특허를 침해하지 않도록 주의해야 함을 의미한다.

결론

이 판결에 따르면 네트워크 시스템과 관련된 사업을 수행할 때 일부 구성 요소가 일본에 존재하면 일본 특허를 침해할 가능성이 있다. 따라서 이러한 사업체들은 이제 이 판결의 (1)부터 (4)까지 고려해야 할 요소를 기반으로 일본 특허 침해 위험을 적절히 평가하는 것이 권장된다.

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