SEP 라이선스 요금의 동향 및 법원의 유사한 방법

우리가 전자 오디오 및 비디오 시대에 살고 있다는 것은 의심의 여지가 없는 일이다. 휴대폰, 헤드폰, 스테레오, 마이크, TV 및 기타 오디오 및 비디오 장치가 항상 우리를 둘러싸고 있다.

다양한 장치 간의 상호 운용성을 실현하기 위해, 소리와 이미지를 전송할 수 있는 모든 장치는 특정 코딩 및 디코딩 표준을 따라야 한다. 이러한 표준에서 사용되는 특허 기술은 표준 필수 특허(SEP)를 구성한다.

SEP는 기술 표준의 일부를 형성하므로 SEP 소유자는 FRAND 약속을 해야 한다. 이는 특허 기술이 표준으로 채택될 때 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 방식으로 특허를 라이선스하겠다고 약속하는 것을 말한다.

그러나 모든 텍스트는 본질적으로 모호하고 해석이 가능하다. SEP의 소유자와 구현자의 본질적으로 대립적인 입장을 고려할 때, 양측은 라이선스 협상 중에 상대방이 FRAND 원칙을 준수하지 않았다고 비난하는 경우가 많다. 그로 인한 소송이 전 세계적으로 증가하고 있다. 기술 발전이 빠르고 거대한 시장을 가진 중국도 예외는 아니다.

2024년 1월, 중국 최고인민법원(SPC)은 Advanced Codec Technologies LLC 대 OPPO Guangdong Mobile Communication Co. 사건에 대한 최종 판결을 내렸다. 이는 SPC가 판결한 두 번째 표준 필수특허 로열티 요율 관련 사건이지만, 오디오·비디오 코딩 및 디코딩 분야의 표준 필수 특허 로열티 요율에 관해서는 첫 번째 사건이다.

배경

이 분쟁은 2018년 11월에 시작됐다. Advanced Codec Technologies (ACT)는 OPPO가 6개의 SEP에 대한 라이선스 협상을 고의적으로 지연시켰다고 주장하며 난징 중급인민법원에 소송을 제기했다. ACT는 3억4200만 위안(약 4800만 달러)의 손해배상을 요구했다.

2019년 12월, OPPO는 법원에 반소를 제기했다. OPPO는 ACT가 라이선스 협상 중에 FRAND 의무를 위반했다는 것을 법원이 확인해 달라고 요청했다. 또한 OPPO는 중국에서 OPPO와 관련된 표준 필수 특허에 대한 로열티 요율을 법원이 판결해 줄 것과, ACT의 FRAND 의무 위반으로 인해 발생한 경제적 손실에 대해 ACT가 OPPO에 보상하도록 명령해 달라고 법원에 요청했다.

재판부는 이 사건에 관련된 여섯 개의 특허가 표준 필수 특허임을 확인하고, OPPO가 해당 라이선스 비용을 지불해야 한다고 판결했다. 양측은 모두 최고인민법원에 항소하기로 결정했다. (중국에선 기술 기반 지식재산권 사건의 2심은 바로 SPC로 넘어간다.)

판결의 요지

SEP의 라이선스 비용을 계산하는 일반적인 방법은 상향식 방법, 유사한 계약 방법, 하향식 방법 등이 있다. 따라서 이 사건에서 SPC가 해결해야 할 첫 번째 문제는 계산 방법을 선택하는 방법에 대한 규칙을 수립하는 것이었다. SPC가 수립한 규칙은 당사자가 제출한 증거를 바탕으로 법원이 계산 방법을 선택한다는 것이었다.

이 사건에서 ACT는 사건 외적으로 여러 당사자와 체결한 특허 라이선스 계약을 제출했고, 법원에 이 사건과 유사한 계약 방법을 적용해 줄 것을 명시적으로 요청했다. 제출된 계약과 그 데이터는 유사한 계약 방법으로 사건의 방향을 성공적으로 기울였고, SPC는 최종적으로 이 방법을 이 사건에서 사용할 방법으로 확인했다.

필자는 이것이 미래에 SEP 보유자와 구현자가 로열티 요율 계산에 적용 가능하고 적합한 방법에 대한 증거를 적극적으로 제공하도록 크게 장려할 것이라고 믿는다. 왜냐하면 당사자들이 증거와 사실을 통해 법원의 방법론 선택에 효과적으로 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

최적의 일치

계산 방법이 결정된 후 해결해야 할 다음 문제는 현재 계약 중 가장 적합하면서 유사한 계약을 선택하고 이를 해당 사건에서 특정 로열티율을 계산하는 기준으로 사용하는 것이었다. 이에 대해 SPC는 다음 네 가지 고려 사항을 제시했다:

• 라이선스 협상 환경;
• 라이선스 수취인의 유사성;
• 라이선스된 특허의 유사성;
• 라이선스 계약 조건의 유사성.

라이선스 협상의 환경은 구체적으로 거래의 두 당사자 간 협상 배경과 조건을 의미한다. 여기에는 유사한 계약이 자연스럽고 우호적인 협상을 통해 체결됐는지 여부가 포함될 수 있다. 예를 들어, 유사한 계약이 소송 또는 소송 위협, 법원의 가처분 명령 또는 가처분 명령의 실질적인 위험과 같은 상황에서 체결됐는지 여부가 포함될 수 있다.

즉, SPC는 비슷한 라이선스 계약을 선택할 때 합의에 따른 협상을 통해 체결된 계약에 더 큰 비중을 두겠다고 밝힌 것이다.

라이선스 수취인의 유사성을 비롯한 여러 요소에 관해서 SPCS는 사업 모델, 사업 범위, 라이선스 제공자와 해당 라이선스 수취인 간의 관계 등을 고려했다.

라이선스된 특허의 유사성은, 예를 들어, 유사한 계약에서 라이선스된 특허가 해당 사건의 특허와 동일하거나 적어도 이를 포함하는지, 그리고 유사한 계약에서의 특허가 문제된 사건에서의 특허와 동일하거나 유사한 양과 질을 가지고 있는지를 의미한다.

SPC는 판결문에서 라이선스 조건의 유사성은 로열티 요율의 계산 방법, 라이선스의 지리적 범위, 라이선스 기간, 라이선스 방식 및 로열티 지급 방식 측면에서 고려될 수 있다고 밝혔다.

특히, 첫 번째 요인(협상 환경)은 SPC가 판결에서 처음으로 자세히 분석한 부분이다. SPC는 소송, 또는 최소한 소송의 위협이 유사한 계약과 관련이 있는지, 아니면 유사한 계약이 공정하고 합리적인 분위기에서 이뤄진 계약인지 여부를 고려해야 한다고 명확히 밝혔다.

필자는 SPC가 이 요인과 관해 제시한 사고방식은 미국의 가상 협상 접근 방식과 어느 정도 유사하다고 생각한다. SPC는 당사자들이 상업적 관행에서 합의에 도달했을 가능성이 높은 라이선스 수수료를 선호한다.

이 사건에선 두 개의 유사한 계약이 SPC의 특별한 주목을 받았다. 이는 ACT가 다른 실행자들과 체결한 계약으로, 필자는 이를 계약 B와 계약 C로 지칭하겠다.

본 사건에 대해 SPC는 최종적으로 B 계약을 가장 적합한 유사 라이선스 계약으로 확인했다. 그 이유는 B 계약의 협상 과정에서 일부 진행 중인 소송이 있었지만, 해당 소송에서 사용된 특허는 본 사건에 관련된 특허와 중복되지 않았기 때문이었다. 또한, 해당 소송들은 B 계약 협상보다 훨씬 오래 전에 진행됐다. 따라서 SPC는 해당 소송들이 B 계약에 미친 영향은 미미하다고 판단했다.

다시 말해, 계약 B는 외부 소송의 영향이 없었으며 당사자 간의 자연스럽고 우호적인 협상의 결과였다. SPC는 계약 B가 상업적 고려 사항만을 바탕으로 당사자들이 도달했을 합의에 가장 가깝다고 판단했다.

이와 대조적으로, 계약 C는 특허 수, 라이선스 사용자의 프로필 및 계약 범위와 같은 몇 가지 중요한 요소 측면에서 현재 사례의 라이선스 계약과 크게 중복됐다. 그러나 계약 C의 협상은 독일과 미국에서 계약 C의 당사자들 간의 특허 침해 소송을 동반했다.

따라서, SPC의 견해에 따르면, 계약 C는 외부 소송이 병행되는 상황에서 체결된 계약으로, 단순히 라이선스 제공자와 수취인 간의 상업적 고려 사항을 반영한 것으로 볼 수 없다. 그 결과, 계약 C는 최종적으로 SPC에 의해 제외됐다.

이번 사건은 SEP, 라이선스 수수료 계산 방법, FRAND, FRAND 약속 위반 등 모든 주요 쟁점이 포함돼 있다. 이번 사건은 오랫동안 주목받을 것이다. 필자는 이번 사건에서 SPC가 SEP 로열티를 판결하기 위해 설정한 규칙과 방법론이 SEP 소유자와 구현자들에 의해 오랜 기간 동안 신중히 연구되고 인용될 것이라고 믿어 의심치 않는다.