逆パッシングオフの危険な坂道

逆パッシングオフ（RPO）は、無関係の第三者が権利所有者の製品を横取りし、商標を剥がし、または消去して、同製品を改装または再包装し、自分の商標で販売（明示的なRPO）、または商標なしで販売（黙示的なRPO）する場合に発生します。このような行為は、改装または再包装された製品を消費者がオリジナルと誤認することになり、信用は傷つき、権利所有者の損失を引き起こします。

ここで生じる疑問は、他人の製品を再販することに何の被害があるのかということです。簡潔に言えば、（他人のものと誤認されてしまった）製品の元の製造者は、そのブランドの広告価値を奪われ、ブランドが本来得られるはずの信用が失われます。

元のブランドを消去し、再販業者のブランドで置き換える行為は、無防備な消費者に誤った印象を与え、再販業者が正当なコストをかけずに、製造者がかけた努力から利益を得ることを可能にします。このような行為は、不正な取引慣行や虚偽の取引説明に該当し、権利保有者に商業上の損害を与えます。

混同の可能性に関して、標準的な理論を適用してRPOの事例だと主張することは困難です。商標法上における混同の可能性は、製品の性質に依存するもので、医薬品、化粧品、消費財などのカテゴリーには特別なテストが定められています。

消費者の性質も重要な役割を果たします。例えば、自動車業界のメカニックやIT部門の技術者のような専門技術を有する消費者は、いずれは製品の元の製造者と、改装された製品の品質の低さを発見するでしょう。改装された製品における混同の可能性を評価するためには、以下の要素を検討することになります。

1. 製品に施された変更の範囲と性質
2. 改装された製品のラベルの明瞭性と識別性
3. 改装された製品に付随する劣悪な品質が、一般な購入者によって元の製造者と関連付ける可能性の度合い

デリー高等裁判所は、Western Digital Technologies v Geonixにおいて、問題となっている改装された製品の出所が虚偽であり、その製品の状態が実質的に変更され、損なわれている場合、権利保有者はその製品のさらなる取引を制限できると指摘しました。

「消尽論（doctrine of exhaustion）」に関して、正当な販売と虚偽表示の重要性は適切であることから、逆パッシングオフの文脈に消尽の概念を適用することは、不自然なものに思えるかもしれません。「消尽論」が製品の改ざんや変質に正当性を与えることはできないことは、言うまでもありません。インドの法律は単に登録商標の効果に制限を課すだけで、商標法に存在する固有のコモンロー上の権利には適用されません。RPOの滑りやすい道を進んでいくと、消尽の原則を論じる際に無視できない以下の決定要素に遭遇することになります。

• 実質的な変更
• 製品の合法的な入手
• 他の既存の法律の違反
• 混同と誤解を招く主張
• 不正競争
• 製品の性質
• 商業上のつながり

ボンベイ高等裁判所はSheila Mahendra v Mahesh Naranjiにおいて、不正なパッシングオフの概念には、製造者の製品にのみ帰属するあらゆる品質を虚偽表示し、横取りすることが含まれると判示しました。

製品／顧客／販売チャネルの類似性と再販業者の意図は、製品に商標が使用されていない場合でも、RPOの問題を評価する上で重要な役割を果たします。商標が実際に使用されていなくても、信用と評判への損害が生じた場合、オッカムの剃刀の原理によって、それがRPOに該当すると考えられます。

RPOに対する課題には、商標法の下での具体的な規定の欠如と、司法上の判例の不足が挙げられ、それゆえに権利保有者は、不正競争と虚偽表示の一般的な原則に頼らざるを得ません。権利保有者は、自社のものであるかのように虚偽表示を行う当事者が、製品を改ざんし販売していることを証明する必要があり、これには専門家の証言が必要となることから、複雑さとコストがさらに必要になります。中小企業は長期にわたる訴訟を行う財政的、法的資源を欠いていることが多く、侵害者は最小限の影響のみでRPOを行うことが容易になっています。RPOの脅威に対抗するために、権利保有者は以下のことを行うべきです。

• 商標と著作権を登録する
• 消費者を教育するための広報活動を実施する
• 疑わしい動きを特定するために、消費者からのフィードバックの仕組みを構築する
• ホログラム、QRコード、RFIDタグなどの偽造防止策を製品に物理的に施す
• 強力な市場監視を行う
• 差し止め命令／訴訟などの強力な法的執行プログラムを実施する

Karan Kumar Kamraと Ashutosh UpadhyayaはAnand and Anandのマネージング・アソシエイトです。