역사칭판매의 미끄러운 비탈길

역사칭판매(RPO)는 관련 없는 제3자가 권리자의 제품을 도용하여 그 표식을 제거하거나 지우고, 이를 새로 단장하거나 재포장하여 자신의 표식으로 판매하는 경우(명시적 RPO) 또는 표식 없이 판매하는 경우(묵시적 RPO)를 말한다. 이러한 행위는 소비자들이 새로 단장하거나 재포장된 제품을 원래 제품으로 인식하게 하여 권리자의 신용에 손상을 입히고 손실을 초래한다.

누군가는 남의 상품을 재판매하는 것이 무슨 해가 되는지 물을 수 있다. 간단히 말하자면, 제품의 원제작자가 다른 사람으로 잘못 인식되면, 자신의 브랜드 광고 가치가 박탈되고, 그 브랜드가 얻었을 신뢰도 잃게 된다.

출처 브랜드를 지우고 재판매자의 브랜드로 대체하는 이러한 행위는 의심하지 않는 소비자에게 잘못된 인상을 주어 정당한 비용을 들이지 않고 제조업체의 노력으로부터 재판매자가 이익을 얻도록 한다. 이러한 행위는 불공정 거래 관행과 허위 거래 설명에 해당하며, 권리자에게 상업적 손해를 초래한다.

혼동 가능성에 대한 표준 원칙을 적용하여 RPO 사례를 주장하는 것은 어려운 작업이다. 상표 법리에 따른 혼동 가능성은 상품의 성격에 따라 달라지며, 의약품, 화장품, 소비재 등과 같은 카테고리에 대해서는 특별한 테스트가 마련돼 있다.

소비자의 성격도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 자동차 산업의 정비사나 IT 부문의 기술자는 결국 제품의 원래 제조업체와 재생품의 열악한 품질을 발견하게 될 것이다. 재생품의 혼동 가능성을 평가하기 위해서는 다음과 같은 요소들을 검토할 수 있다:

1. 제품에 가해진 변경의 정도와 성격;
2. 재생품의 라벨링의 명확성과 독창성; 그리고
3. 재생품과 관련된 열등한 품질을 일반 구매자가 원래 제조업체와 연관지어 인식할 가능성.

델리 고등법원은 Western Digital Technologies v Geonix 사건에서 문제가 된 재생품의 출처가 허위로 표시되어 있고 해당 제품의 상태가 실질적으로 변경되거나 손상된 경우, 권리자가 그러한 제품의 추가 거래를 제한할 수 있다고 언급한 바 있다.

역사칭판매의 맥락에서 소진의 개념은 정당한 판매와 ‘소진의 원칙’에 대한 허위표시의 중요성과 관련하여 착각을 일으킬 수 있다. ‘소진의 원칙’이 제품의 변조와 변형에 정당성을 부여할 수 없다는 것은 명백하다. 인도의 법은 등록된 상표의 효력에 제한을 둘 뿐, 상표 법리에 존재하는 고유한 관습법 권리에 대해서는 적용되지 않는다. RPO의 미끄러운 비탈길을 따라가다 보면, 소진의 원칙을 주장할 때 무시할 수 없는 다음과 같은 결정적인 요점에 부딪히게 된다:

• 중대한 변경;
• 제품의 합법적 취득;
• 기타 기존 법률 위반;
• 혼동 및 오해의 소지가 있는 주장;
• 불공정 경쟁;
• 제품의 특성; 및
• 상업적 연결.

봄베이 고등법원은 Sheila Mahendra v Mahesh Naranji 사건에서 불법적인 도용의 개념에는 제조업체 제품에 독점적으로 속하는 모든 특성을 허위로 표현하고 도용하는 사례가 포함된다고 판결했다.

상품/고객/거래 경로의 유사성은 재판매자의 의도와 결합하여 비록 상품에 상표가 사용되지 않았더라도 RPO 문제를 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 상표의 실제 사용 없이도 신용과 명성에 손해를 입히는 현상이 발생한다면, 오컴의 면도날 원칙에 따르면 이는 RPO를 구성한다.

RPO에 대한 도전 과제에는 상표법에 명시적인 조항이 없고, 사법 판례가 부족하여 권리자가 불공정 경쟁과 허위 진술의 일반 원칙에 의존해야 한다는 점이 포함된다. 권리자는 허위 진술을 하는 당사자가 자신의 제품을 변조하고 판매한 것을 입증해야 하며, 이는 전문가의 증언을 필요로 하여 복잡성과 비용을 증가시킨다. 중소기업은 장기 소송을 추구할 재정적 및 법적 자원이 부족한 경우가 많아 침해자가 최소한의 영향으로 RPO에 참여하기 쉽다. RPO의 위협에 맞서 싸우기 위해 권리자는 다음을 수행해야 한다:

• 상표 및 저작권 등록;
• 소비자 교육을 위한 정보 캠페인 조직;
• 의심스러운 활동을 식별하는 소비자 피드백 메커니즘 구축;
• 홀로그램, QR 코드 및 RFID 태그와 같은 위조 방지 조치 시행;
• 강력한 시장 감시;
• 중지 및 금지 명령/소송과 같은 강력한 법적 집행 프로그램 운영.

Karan Kumar Kamra 및 Ashutosh Upadhyaya 변호사는 Anand and Anand의 Managing Associates이다.